PTAの計算はNational Stageが開始した日から計算される
審査期間中に特定の遅延が起こると特許の有効期限が延長されるpatent term adjustment (PTA) という仕組みがアメリカにはあります。このPTAの日数の計算方法は、35 USC § 154(b)(1)(A)(i)(II)に明記されているのですが、今回このPTAの日数の計算に関して起きた訴訟を簡単に解説します。 Actelion Pharm., Ltd. v. Matal, Case No. 17-1238 (Fed. Cir., Feb. 6, 2018) (Lourie, J)は、PTAの４日間の延長を求めた訴訟です。この訴訟で、CAFCはアメリカ特許庁でPCTからnational stageに移行する際に、PCTの30-month dateが連邦の休日にあたる場合、出願人は§ 371(f) に書かれている“express request”を満たさなければ、national stageが次の営業日から開始されないとしました。 経緯： Actelion社は２００９年７月１６日にPCT出願を行いました。２０１２年、１月１２日、national phase entryの期限である３０ヶ月の４日前に、Actelion社はPCT出願に優先権を主張しUS national stage patent applicationをアメリカ特許庁に出願。特許庁は、法令で定められている期限までに拒絶理由通知書を送らなかったので、PTAに考慮される［遅延」とみなされ、PTAが加算されました。 権利化後、特許庁は「遅延」を41 日 (２０１３年３月１６日から４月２６日まで）と計算。しかし、Actelion社は、計算はUS national stage patent applicationが出願された２０１２年１月１２日を基準に計算されるべきであり、４５日が正しいと主張し、特許庁にPTAの再計算を求めました。再計算の結果、特許庁は「遅延」を40日 (２０１３年３月１7日から４月２６日まで）と元の数字よりも１日少ない日数を提示。 この計算を不服に思い、Actelion社は特許庁を相手に訴訟を起こしました。地裁は、特許庁のPTAの計算が正しいと支持し、summary judgmentを許可。Actelion appealed.Actelion社が上訴。 CAFCも地裁の判決を支持。CAFCは特許庁の「遅延」の計算を支持。３０ヶ月の期限前にnational stageを開始するのであれば、Actelion社は§ 371(f) に書かれている“express request”を満たさなければいけないとしました。Actelion社はそれを怠ったため、national stageは３０ヶ月の期限がすぎた２０１２年１月１６日から開始された。また、３０ヶ月期限が連邦の休日だったので、その次の営業日２０１２年１月１６日までnational stageは開始されなかった。このような解釈のもと、PTAの計算をすると特許庁が示す４０日となるとしました。 […]
モノに対するクレームに製法と解釈できる文言を加えない
原則、モノに対してクレームを書く時、製法に関する制約を加えるのはよくありません。製法に関する制約が加えられることによってクレームのスコープが狭くなるにもかかわらず、先行文献は、製法にかかわらず、クレーム対象のモノを開示していればいいので、モノに対するクレームに製法の制限が加えられていたとしても、特許権者にメリットはありません。この点について知っている人は多いと思いますが、今回は、もう１歩進んで、製法と解釈できる文言をモノに対するクレームに加えないというポイントについて考えてみたいと思います。 In re: Nordt Dev. Co., LLC, Case No. 17-1445 (Fed. Cir., Feb. 8, 2018)において、CAFCは、PTABにおけるクレーム解釈を棄却し、CAFCにおける解釈の元、再度審査をすることを命じました。 経緯： Nordt社は、elastic knee braceに関する特許出願を申請。その出願はモノに対するクレーム（apparatus claims）を含んでいて、OA対応時に、Nordt社は、製造に関わると解釈できる“injection molded” componentsという文言を追加しました。審査官は先行文献には“injection molded” によるものを開示していないが、先行文献は完成品を開示していればよく、どのようにその完成品が作られるかという方法に関しての開示は必要ないとして、拒絶を維持。その結果、PTABに上訴されました。 PTABにおいて、Nordt社は、“injection molded”という制限は、他の部品との構造的な関係を示すので構造的な制限（structural limitation)だと主張。しかし、PTABはNordt社はその製造手段によってどのような構造的な制限が与えられるのか十分な説明をしていないとして、Nordt社の主張を却下。Nordt社はCAFCに上訴しました。 CAFCによる再審判で、CAFCは “injection molded”という制限が構造的な制限であることを認め、適切にものに対するクレームを限定するとしました。 CAFCは“injection molded” が構造的な制限であるとした理由は、特許権者が異なることを言わない限り、曖昧な言葉の解釈は構造に対する制限として理解するべきであるという点と、明細書が“injection molded”が単体の部品を作る手段として説明されている点でした。ここで、CAFCは、“injection molded”という文言は構造的なものだとしましたが、それが意味することは何かは示していません。この案件はPTABに差し戻され、このCAFCの判決を元に、PTABにおいて再審査が行われます。その際に、“injection molded”が意味するものの定義を決め、“injection molded”が構造的な制限であるとした場合、クレームと先行文献の間に特許として成立するだけの差があるかが審議されます。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者： James Kritsas. McDermott Will & Emery https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba5b2a59-8e4e-4aa7-bf27-8f5fafc620f5
クレーム値の範囲と自明性に対するCAFCからのガイドライン
特許明細書のクレームで、温度、圧力、粘度、密度などの値をある一定の範囲でクレームすることが多いと思います。特に、物理的なモノに対する発明や、化学系の発明に対するクレームでは使用頻度が多いのではないでしょうか？しかし、このように一定範囲の値をクレームした場合、先行文献で示されている値が問題になることがあります。先行文献で示されている値と重なる場合は、クレームを補正する必要があります（明細書でのサポートが必要）ですが、重複指定内が値が値が近い場合はどのように扱われるのでしょうか？この問題に対して、CAFCが判決を下したIn re Brandtを通して、特許庁での扱われ方とその対策方法を考えていきたいと思います。 経緯： In re Brandtでは、屋根の建設に使われるhigh density polyurethane coverboardに関する発明がクレームされていました。re Brandt, No. 2016-2601, slip op. at 2 (Fed. Cir. March 27, 2018)。問題になったクレームでは、そのcoverboardの密度が以下のように示されていました。 “said coverboard having a density greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot”. このクレームに対して、審査官は、coverboardの密度が”between 6 lbs/ft3 and 25 lbs/ft3.”であるという先行文献を見つけ、そのクレームを拒絶。クレーム値の範囲と先行文献の値の範囲を見ると、重複はありませんが、6 pounds per cubic footというところで、末端の値が一致しています。結局この値の範囲の問題で審査官と出願人は平行線を辿り、PTABに上訴。PTABは審査官のクレーム拒絶を支持し、CAFCに上訴されることになります。 CAFCでは、PTABの判決を支持、出願人が主張した明らかな自明性（prima facie case […]
特許庁で自動先行文献調査の導入が検討されています
２０１８年３月１５日の米国特許庁の発表によると、特許出願の審査の早期段階の時点で関連先行文献を自動的に提供するツールの導入において進展があったとのことです。この企画は、特許庁で “Access to Prior Art Project”と呼ばれていて、特許審査の質と効率を高めるために、審査官に審査の初期の段階で関連する出願に関わる文献や調査報告へのアクセスを提供することを目的としています。 この企画は、２０１６年に始まり、 Federal Register Noticeで一般に意見を求めたり、roundtableを開催し、内外の関係者や専門家から意見を集めていました。まだ初期の段階ですが、特許庁は具体的にどのように関連する案件を特定するのか、審査官がすでに利用している電子情報をどう活用するのかなどを協議しているところです。システムは、審査官による独自の調査を助けるような関連性の高い情報に限り審査官に提供することによって、関連性の低い、重要ではない文献は排除するようになるそうです。 また、審査に貢献するだけでなく、自動化ツールは、出願人にもメリットがありそうです。現時点では、開示義務を満たすために、海外の関連出願に引用された文献や調査報告もIDSとして提出する必要があります。しかし、このような作業は常に海外の出願案件をモニターして、IDS書類の作成や、関連文献の原本の取得などが必要があり、手間がかかるものです。しかし、この自動化ツールの導入で、ある程度の情報は特許庁独自で入手できるようになるはずなので、出願人が提出する関連文献やIDS関連の作業が緩和されることが予想されます。 自動先行文献調査の範囲はまだ未定です。導入段階ではパテントファミリーの先行文献に情報は限定されるようですが、導入後、審査に役立つ他の情報も自動で提供することが計画されています。自動先行文献調査の導入は今年の秋を予定しているとのことです。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Caitlin M. Wilmot. Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, PC Patent Examiners Will Get a Head Start with Automated Prior Art Searches
PTOによるAntibodiesに関わるクレームのWritten Description条件
アメリカ特許庁は、Antibodiesに関わるクレームに対する35 USC § 112(a)下のWritten Description条件に関して審査官宛にメモを発行しました。このメモは２０１７年のCAFCにおけるAmgen v. Sanofiで問題になったAntibodiesに関わるクレームのWritten Descriptionがきっかけになっています。Amgenにおいて、CAFCは、35 USC § 112(a)下のWritten Description条件を満たすためには、Antibodyそのものの開示が必要としました。この判決は、MPEP 2163(II)(3)(a)に書かれている条件（ “disclosure of an antigen fully characterized by its structure, formula, chemical name, physical properties, or deposit in a public depository provides an adequate written description of an antibody claimed by its binding affinity to that antigen, if generating the claimed antibody is […]
ITCコミッショナーは細かなところまで見ている
ITCによる337条調査が特許侵害に対して行われる場合、行政判事（Administrative law judge, ALJ）が仮決定（Initial determination）を行い、その結果と理由をITCコミッションが再審議します。同じITCという組織の中のレビュープロセスですが、ITCコミッショナーは必ずしも行政判事の判断や分析を鵜呑みにするのではなく、時にとても技術的な点に関しても独自の判断で再審議を行う場合があります。 今回紹介するIn re Certain Single-Molecule Nucleic Acid Sequencing Systems and Reagents, Consumables, and Software for use with Same, Inv. 337-TA-1032では、ALJの仮決定は最終的にITCコミッショナーにより承認されましたが、クレームの解釈の部分でITCコミッションからの指摘がありました。 経緯： このITC調査は、Pacific Biosciences of California (“PacBio”) がOxford Nanopore Technologies Ltd.; Oxford Nanopore Technologies, Inc. and Metrichor, Ltd. (collectively “Oxford Nanopore”) が自社の”single-molecule sequencing”に関わる特許を侵害しているという申し立ての元、始まりました。ここでは詳しくは話しませんが、“single-molecule sequencing”にはいくつかの方法があるらしく、PacBioの”single-molecule sequencing”の方法が、Oxford Nanoporeの”single-molecule sequencing”の方法と一致するものなのかが焦点になりました。 ALJのPender判事は、クレームに使われていた用語“single-molecule sequencing”をOxford Nanoporeが採用している方法とは異なるtemplate-dependent synthesisの方法に限定されると解釈しました。判事は、明細書の開示（“The present […]
2018年２月のIPRとCBM の統計データ
２月PTABは５４件のIPRとCBMのFinal Written Decisions（最終判決）を下しました。この５４件には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内４２０クレーム（63.44%）を取り消し、２０９クレーム(31.57%)の取り消しを却下。特許権者は補正やdisclaimerを行うことで、33のクレーム（4.98%)を保持。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約７５％です。 案件別に見てみると、IRPやCBMが始まらなかった（no instituted）または、代替クレームが生き残ったケースは、２８件(51.85%)、すべての争われたクレームが生き残ったケースは、１４件(25.93%) で、その他の結果が１２件(22.22%)でした。その他の結果は、少なくとも１つのクレームが生き残り、少なくとも１つのクレームがキャンセルされたものを指します。 元記事のグラフを見ると、技術分野では、バイオ系が群を抜いてクレームを無効にするのが難しい（５１％）という結果になっています。他は、１４％から２５％の間に収まっています。 コメント： ２月の統計データや分野別のグラフ等は元記事に表示されているので、それを参照してください。また、Finnegan のブログAIA Blog（https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/america-invents-act/index.html?bc=22092 ）に行き、PTAB Statsというカテゴリーを選択すると過去の統計データも見れるようになっています。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Daniel F. Klodowski, David C. Seastrunk and Michael R. Galgano- Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/america-invents-act/ipr-and-cbm-statistics-for-final-written-decisions-issued-in-february-2018.html
棄却の申し立ての分析に対してクレーム解釈をするのは不適切
CAFCは、Nalco Co. v. Chem-Mod, LLC, Case No. 17-1038 (Fed. Cir., Feb. 27, 2018) (O’Malley, J)において、棄却の申し立ての分析に対してクレーム解釈をおこなうのは不適切だとして、地裁での申し立て段階での棄却を覆しました。 経緯： Nalco社は、石炭ベースの発電所から出る排煙から水銀を取り除く方法特許を持っています。Nalco社は、その特許をChem-Mod 社に権利行使。同社の“Chem-Mod Solution”が自社の特許を侵害していると主張しました。Chem-Mod社は、同社の方法は特許でクレームされている方法とは違うと主張し、訴訟の棄却を求め、地裁はChem-Mod社に同意。地裁はChem-Mod社の方法は、injecting stepにおいて、いつ薬品が投入されるのか、どのように投入されるのかという部分に対してクレームと違いがあるとしました。 Nalco社は、その後４回申し立て書を補正し、Chem-Mod Solutionに対する詳しい分析等を加えたり、クレーム自体がいつ、どこで、どのようにinjecting stepが行われるべきか何も制限していないと主張。しかし、地裁は、Nalco社の申立書はChem-Mod Solutionがクレームされている“injecting” stepを満たしているかを示していないとし、棄却しつづけ、４回目の補正申立書を棄却したときは、with prejudice（つまりもう同じことでは裁判を起こせない）で棄却しました。それをNalco社は不服に思い、上訴。 CAFCにおいて、Nalco社は、地裁は棄却の申し立ての分析をするために”injecting” という用語に対して暗黙の内に解釈をおこなっていた、つまり、侵害・非侵害の問題は、クレーム解釈に依存していると主張。CAFCはNalco社の主張を受け入れ、地裁におけるChem-Modの反論が典型的なMarkman argumentになっていたことや、問題の真相がNalco社が提案したクレーム解釈を採用するかしないかというところであるという認識から、Markman hearingにおけるクレーム解釈が終わっていない申し立ての時点で、クレーム解釈をするのは不適切と判断。その結果、CAFCは、地裁におけるNalco社の訴訟棄却を却下、地裁に差し戻しました。 ポイント： 特許訴訟において、Markman hearingなどクレームの解釈を行う手続きは重要な部分で、一般的にDiscoveryの後半に行われます。今回の事件では、申し立ての手続きをやっている訴訟の序盤で、暗黙の内にクレーム解釈が行われてしまったことが問題になりました。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Zachary Miller. McDermott Will & Emery https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=216f9fdd-73cf-429e-9810-04f57e2a1bc6
専用実施権における“Only”という文言に気をつける
専用実施権（exclusive license）は、特許権者が特定の会社のみ（つまり専用）に特許をライセンスするものです。このような専用実施権を与える場合、リスク分散の目的や自社の事業分野での使用を可能にするために、ライセンシーによる使用分野制限（Field of Use）を限定する場合があります。このように使用分野を制限することで、お互いの「住み分け」を行うことが目的ですが、ライセンスをおこなう際の使用分野制限の文言が適切でないと後で問題になる可能性があります。 今回は、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., Nitronex, LLC v. Infineon Technologies, et al., Case No. 17-1448 (Fed. Cir., Jan. 29, 2018) (Prost, CJ)という、ケースからどうCAFCが専用実施権を解釈したかを簡単に解説したいと思います。 経緯： Nitronex社がgallium-nitrideベースの半導体を開発し、その技術に対する特許を数件持っていました。後にNitronex社は、 gallium-nitride技術に対する特許をInternational Rectifier社に売却。それと同時に専用実施権（exclusive license）を結び、元特許権者であるNitronex社に特定の権利がライセンスバックされました。その後、両社ともに買収され、名前が変わり、専用実施権（exclusive license）のライセンシーのNitronex社はMACOM社となり、特許権者のInternational Rectifier社はInfineon社となりました。 この専用実施権では、Exclusive Field of Use（専用使用分野制限）が設けられていて、gallium-nitride-on-silicon technologyに関してMACOM社がライセンスされた特許を独占して使用することが認められていました。 しかし、技術が進歩するに連れて問題が生じて来ました。特許権者のInfineonは、ライセンシーのMACOM社がライセンスされた特許を独占して使用することの許されている分野（gallium-nitride技術）以外のgallium-nitride-on-silicon-carbide technologyという技術を使用していることに気づき、そのような行為はライセンスの重大な違反（material breach)だとMACOM社に指摘しました。 しかし、ライセンシーのMACOM社は反論。自社の行為はライセンス契約を解約するものではないとして、ライセンス契約を続行するよう地裁に仮差し止め（preliminary injunction）を申請。その申し立てを地裁は受け入れ、契約に関わる訴訟が行われている間、ライセンスを継続するよう仮差し止めを発行。その仮差し止めの命令において、地裁は特許権者のInfineon社の契約解約は無効で、Infineon社に契約に従うよう命令しました。これを不服としてInfineon社は上訴。 CAFCは仮差し止めの決定を支持、一部の差し止めについては棄却し、CAFCの判決を元に今後の手続きを行うよう地裁に命令しました。CAFCは、Ninth Circuitの法律を用いて（契約が問題なので、Federal Circuitではなく元の訴訟が起こった地裁を管轄しているNinth Circuitの法律が適用されています）、ライセンシーのMACOM社は仮差し止めに必要な条件を満たし、MACOM社がライセンスを受けている分野（gallium-nitride技術）以外のgallium-nitride-on-silicon-carbide technologyという技術を使用することは契約の重大な違反（material breach)に至らないと判断しました。 CAFCは、Exclusive Field of Use（専用使用分野制限）で使われている “only” という用語は、ライセンシーであるMACOM社がExclusive […]