審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 4年以上のものは全体の10%以下
元記事には２つのグラフがある。１つ目のグラフは２０１８年１月に権利化された特許の審査期間の分布を表していて、１つの曲線はPCTの出願日から権利化までの期間、もう１つは通常のアメリカ出願の最も早い出願日からまでの期間を表している。 ２つ目のグラフは上記と同じデータだが、累積データをグラフにしている。 米国特許庁における審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 審査に4年以上かかったケースは全体の10%以下。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Dennis Crouch. PatentlyO.com https://patentlyo.com/patent/2018/02/patent-pendency-snapshot.html
注目されていたWaymo vs. Uberの企業秘密訴訟が$245 millionで和解
２０１８年２月９日、Googleを参加に持つAlphabet社の子会社WaymoがUberとの企業秘密訴訟を和解。この訴訟は、Waymoが２０１７年にUberを相手に起こしたもので、Waymoの元エンジニアAnthony Levandowski氏がUberの自動運転プロジェクトに引き抜かれた際に、数千にも及ぶ機密書類を持ち出したという疑いがかけられていた。 情報によると、和解をするために、UberはWaymoに$245 million相当の自社株を渡すことで合意。公判の５日目が始まる前の出来事だった。このように公判の途中で、企業秘密訴訟の和解が行われるのは珍しいとのこと。 この民事訴訟とは別に、司法省が刑法の元、企業秘密の窃取があったか調査している。 Anthony Levandowski氏は、Waymoで数年自動運転車の開発のリーダーを努め、その後、Ottoという会社を設立し、長距離トラックの自動運転技術を開発するはずだったが、会社を起こした６ヶ月後にUberに買収され、Uberで自動運転車を開発するようになった。 Uberは実際にAnthony Levandowski氏が持ち出した企業秘密はUberでは使用されていないというコメントを出したが、テクノロジー企業を買収する場合、買収する企業の従業員が他社の企業秘密を使っているようなことがないよう十分調査する必要がある。従業員が以前の会社からファイルや情報などを持ち出していないことを調べることは必須。 競合他社の幹部を引き抜く場合、その求人の費用は、その後の企業秘密訴訟リスクを含むことになりかねないので、慎重に行うべきである。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者： Gene Quinn. IPWatchdog.com. http://www.ipwatchdog.com/2018/02/09/uber-settles-trade-secret-waymo/id=93563/
販売契約で特許無効
Court of Appeals for the Federal Circuit（略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)は、販売契約の提示のみでもOn-Sale Barになりえると判決した。 On-Sale Bar − 米国特許法102条(b)において、米国出願日の１年以上前に販売された発明は新規性を喪失します。これは通常、On-Sale Barと呼ばれ、新規性が失われるので特許が無効になってしまう。 この事件では、Hospira 社がthe Medicines Companyの売るAngiomaxという薬に関わる特許の無効を主張。The Medicines Companyは、購買契約書に則って配給業者のIntegrated Commercialization Solutions, Inc. (ICS)にAngiomaxの販売を提示（offer for sale)。この提示は、問題になっている特許の出願日より１年以上前に起こっていた。ここでは、この提示がOn-Sale Barになるかが問題になった。 地裁では、販売契約はICSがThe Medicines Companyのアメリカ配給業者になるという意味でしかないとし、購買契約書はAngiomaxの販売提示ではなく、米国特許法102条(b)のOn-Sale Barを満たさないとした。その後、CAFCに上訴。 ２０１８年２月、CAFCは、購買契約書の内容からThe Medicines CompanyとICSが商品の購買契約を結んだことが明らかだとし、地裁の判決を覆した。ここで問題になった契約書の条項が、１）The Medicines Companyが商品の販売をICSに望み、ICSが購入し、分配することを希望するという部分、２）商品の値段、３）購入スケジュール、４）The Medicines CompanyからICSへの所有権の移行などだ。 このような条項は、販売契約書が販売の提示（offer for sale）であることを示し、以前の関係を変え、品物が流通センターについた際に所有権がICSに移るということは、この行為がAngiomaxの販売の提示（offer for sale）を意味しているとした。 すでに世界規模の供給に関して適当な時間と料金が示されている契約は、販売の提示（offer for sale）を意味するものだという判例があり、今回はその判例を拡大したものになる。問題になっている販売契約は、ICSを一定期間The Medicines Companyのアメリカにおけるたった１社の購入者とするもので、The Medicines Companyは買われるかわからない任意の購買合意を結んでいたわけではないとした。もし買われるかわからない任意の購買合意（an optional sales […]
IPRでの発言には要注意
IPR手続きにおける主張は、地裁における特許侵害訴訟において、クレーム解釈を解釈する上で本質的証拠（intrinsic evidence）として扱われてしまう。 地裁におけるクレーム解釈に対して、本質的証拠（intrinsic evidence）はとても重要。クレームを解釈するために証拠が使われるが、外的証拠（extrinsic evidence）が参考程度であるのに比べて、本質的証拠（intrinsic evidence）であるクレームで使われている言葉、特許明細書、審査履歴などの本質的証拠（intrinsic evidence）はクレームを解釈する上で重要な情報源となる。また、本質的証拠の分析のみで問題になっているクレーム文言の意味が理解できるのであれば、外的証拠に頼るべきではないという判例もある。 今日の特許訴訟では、地裁での訴訟に並行して特許庁でIPR手続きが行われる場合が多い。地裁での被告側は、IPRで特許を無効にするのが狙いだが、IPRでの発言には注意が必要だ。IPR手続きが進むに連れ、特許権者、被告人、PTABが問題特許のクレーム範囲と意味について見解を述べる。このようなIPR手続きに関する情報が、地裁で参考程度の外的証拠（extrinsic evidence）として扱われるのか、クレーム解釈の鍵を握る本質的証拠（intrinsic evidence）として扱われるのかの違いは大きい。 地裁でのIPRに関する情報の扱いは均一ではないが、多数派はIPRに関する情報を本質的証拠（intrinsic evidence）として扱う。代表的な地裁では、the District of Delaware, Northern District of Texas, Western District of Tennessee, and Eastern District of Michiganなどがこのような見解を示している。また、CAFCもこの多数派の見解と同じ方針のようだ。 また、権利化後の再審査（post-issuance reexamination）は常に本質的証拠（intrinsic evidence）として扱われてきて、IPR手続きも仕組みは特許の再審査なので、IPRに関する情報を本質的証拠（intrinsic evidence）として扱うことは、再審査に関する情報の扱いとも整合が取れている。 このように地裁ではIPRに関する情報を本質的証拠（intrinsic evidence）として扱うことが多いため、IPR手続きにおいて、当事者のクレームに関する発言には細心の注意が必要だ。IPRでの発言は、地裁でのクレーム解釈に大きな影響を与えかねないので、地裁とIPRで異なるクレーム解釈に関する主張が起こらないよう配慮することをおすすめする。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：John C. Evans, Ph.D. Jones Day http://www.ptablitigationblog.com/ipr-proceedings-intrinsic-extrinsic-evidence-claim-construction/#page=1
税金法の改正が知的財産権にもたらす影響
アメリカの税金法改正 “Tax Cuts and Jobs Act of 2017” (the “TCJA”)は知的財産権にも大きな影響を与える。特に、法改正後は、自己創造知財の売買による利益・損失がキャピタルゲインとして扱われない。 法改正後は、特許、発明、（特許になっているなっていないに関わらず）モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどの売却から発生した利益・損失がその資産を作り出した納税者やその資産を譲渡された納税者に発生した場合、そのような利益・損失はキャピタルゲインとして扱われない。 法改正以前は、このような自己創造知財の売買による利益・損失はキャピタルゲインとして取り扱われていた。 また、トレードやビジネスに使われる資産として扱うことができれば、費用を回収した減価償却や償却（recaptured depreciation or amortization）に対する利益・損失は一般的にキャピタルゲインとして扱えるが、法改正後は、特許、発明、（特許になっているなっていないに関わらず）モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどはトレードやビジネスに使われる資産として扱えなくなり、 利益や損失はキャピタルゲインとして扱えなくなった。つまり、特許を持っていて、特許を減価償却した場合、費用を回収したあとの利益に対してキャピタルゲインよりもレートの高い通常税として税金を支払う必要がある。 例外として、特許の全ての実態的な権利（”all substantial rights” ）を譲渡した場合、キャピタルゲイン扱いになるのだが、その他の上で示した知的財産権（つまり発明、（特許になっているなっていないに関わらず）モデル・デザイン、秘密の法則やプロセス）は、この例外に当てはまらない。 税金法改正後の自己創造知財に関する税金対策： 個人の発明家、または、パートナーシップで構成されているスタートアップ企業の投資家が法改正後にキャピタルゲインの恩恵を受けたい場合、将来的に特許の全ての実態的な権利（”all substantial rights” ）を譲渡するべきか、また、その譲渡がビジネスの観点から容認できるものなのかを考える必要がある。 他の税金対策としては、会社の所有権を売るが、資産は売却しないようにする方法。この方法は不可能ではないが、他の点で、税金法上難しい。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Burr & Forman LLP – James M. McCarten http://www.burr.com/wp-content/uploads/2018/01/ALERT_Patent-Turmoil_Self-Created-IP-After-Tax-Reform_McCarten.pdf
Rule 130 宣誓について知っておきたい３つのこと
米国特許法において、Rule 130 宣誓（Rule 130 declarations）を使うことで、先行例を無効にできる場合がある。そこで、Rule 130 宣誓を使う際、注意する点を３つ紹介する。 Rule 130 宣誓は、AIA後の35 USC § 102(b)に関わる例外を適用するために用いるもの。 知っておきたいポイントその１：Rule 130 の条文の段落は、35 USC § 102(b)のそれぞれの段落に対応する。つまり、§ 102(b)(1)(a) または § 102(b)(2)(a)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37 CFR § 1.130(a)に準ずる必要があり、§ 102(b)(1)(b) または § 102(b)(2)(b)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37 CFR § 1.130(b)に準ずる必要がある。Rule 130 宣誓は、§ 102(b)(2)(C)に書かれている共同保有に関する例外を示すために使うべきではない。 知っておきたいポイントその２：もし発明者の宣誓証（oath or declaration）が特許庁に提出されていない場合、Rule 130 宣誓に、発明者の名前を記入しなければいけない。Application Data Sheet による発明者に関する記述だけでは十分ではない。 知っておきたいポイントその３：Rule 130 宣誓が受け入れられるものかは、primary examinerが証拠の優越（the preponderance of evidence）という基準で審査する。Rule […]
ITC調査において国内産業製品の証拠は早めに提出すべき
SonyによるFujifilmのITC調査において、行政判事であるALJ（Administrative Law Judge）は、特許権者でアメリカにおける国内産業要件を満たさないといけないSonyによる補足の国内産業製品の証拠を却下した。 ITC調査の予定表によると、両者は２０１７年８月２４日までに質問書に書かれている立証責任がある事柄について最初の答弁を行い、２０１７年１０月２７日までに補足することになっていた。Sonyは特許権者なので、ITC調査を申し立てる条件の１つである国内産業要件（Domestic industry requirement)を満たす必要があった。しかし、２０１７年８月２４日までに今回問題になったLTO-7 tape drivesという製品を国内産業製品として指定しなかった。そして、２０１７年１０月２７日、SonyはそのLTO-7 tape drivesを国内産業製品として追加しようとした。追加が許される理由として、２０１７年９月２８日にニューヨークで争われていたケースの仮差し止めが却下されたこと、また、予定表によると１０月２７日までに補足できることになっていたという２点をSonyは主張。 しかし、行政判事であるALJはCommission Rule 210.27(f)のもと、LTO-7製品の追加は、補足情報（supplementation）に該当しないとして、LTO-7製品の追加を却下。Commission Rule 210.27(f)には、質問書、書類提出要求 、自白要求への回答が重要な点において不完全、または、正しくなかった場合、以前の回答を迅速に改める責任を負うというもの。（ “[a] party is under a duty seasonably to amend a prior response to an interrogatory, request for production, or request for admission if the party learns that the response is in some material respect incomplete or incorrect. . .” […]
企業秘密（Trade Secret）を守る５つのポイント
企業秘密（Trade Secret Protection）とは、経済的に価値があり、一般的に知られておらず、所有者が秘密にしている情報。（information that derives economic value from not being generally known to the public and which its owner seeks to keep secret.）保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど技術的なものから、マーケティング戦略などビジネス系の情報も含まれていて幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。 ２０１６年、連邦議会は、Defend Trade Secrets Act (DTSA)を可決し、連邦レベルで企業秘密を取り締まる法律ができたが、元々あった州法による保護もDTSAと並行して認められるので、両方を有効活用した企業秘密の運用が求められる。 企業秘密を持っている企業としての一番の目的は、秘密を社内から漏らさないで、訴訟を回避し、経済的なダメージを回避することだ。１００％企業秘密を守る方法はないが、以下の５つのポイントを考慮することをおすすめする： １．企業秘密を特定し、守る： 守るには、まず企業秘密を特定しなければいけない。特定後、どのようにその企業秘密へのアクセスを制限していったらいいのかを考える。この制限は、自社の従業員からのものにとどまらず、第三者からのものも含む。また、企業秘密流通のトレンドを知ることも重要。USBドライブへのダウンロードやクラウドサーバーへのサイバーアタックなどへの対策は取れているか？ ２．会社全体のポリシーを作る：ステップ１で行なった保護システムの構築をここで文章化する。特に、どのような従業員が特定の機密情報にアクセスできるのかを明記し、該当する従業員がポリシーの内容を十分理解する必要がある。 ３．契約：新しい従業員には、働き始める際に、守秘義務、発明の譲渡に関する書類にサインさせる。既存の従業員にポリシーを説明するだけでなく、新しく入ってくる従業員にもポリシーを教え、契約を行う必要がある。特に、カリフォルニアの場合、 California Labor Code Section 2870を参照することが大事。また、会社の責任を回避するため、新しい従業員が前に働いていた会社から機密情報を持ち込んでいないことを保証させることも大切。もし、以前の会社に関わる情報を発見した場合、その情報を保管し、企業秘密調査専門の調査官に調査を以来することがおすすめ。 ４．退職時のアクション：従業員が退職届を出したらすぐに行動を起こす。実に７５％以上の企業秘密の盗難ケースは、従業員や元従業員による盗難が疑われて起こっている。このような背景から、企業秘密へのアクセス権がある従業員が、退職届を出した場合、すぐに行動を起こすことがとても重要。その従業員のパソコンへのアクセスを禁止したり、何も削除させない等の対策を早急に行う必要がある。更に、退職に向けた面接（exit interview）を行い、会社を去っていく従業員に以前署名した守秘義務契約を見せて、守秘義務の継続を思い出させることが大切。もし元従業員が、重要な開発企画に携わっていたり、競合他社に移ると思われる場合、その従業員のパソコンやメールのフォレンジックイメージを作り保管しておくこともいいアイデア。 ５．ビジネスパートナー：企業秘密が漏れる第二の原因は、ビジネスパートナーだ。約２０％の企業秘密訴訟には、ビジネスパートナーに対する不正流用が疑われている。サプライチェーンにかかる業者なのか、顧客なのか、その形は様々で、会社の必要に応じて、企業秘密を社外の人間と共有しないといけない場合は多々ある。少なくても、守秘義務契約（nondisclosure agreement ）を交わし、必要最低限の情報にしかアクセスできないように情報制限を行うべき。 訴訟は高額になるので、回避することが望ましい。 ２５％以上の企業秘密に関する訴訟では、暫定的差し止め命令（temporary restraining orders）や仮差し止め（preliminary […]
自動運転技術の知財保護戦略：単独から共存の世界へ
接続された自動運転車（connected and autonomous vehicles：“CAVs”）の技術を確立するには、様々な業界のプレヤーが必要になってくる。事実、自動車メーカーやその下請け業者は、自分たちの専門では担いきれないセンサー、バッテリー、通信、セキュリティ、AIなどの新技術の開発をテクノロジー企業とコラボレーションして行っている。また、投資もさまざまなところからあり、ビジネスの構造も複雑化している。 このようにビジネスが複雑になるにつれて、いままで一般的だった１つの会社で、研究開発を行い、その費用を賄って、自社製品を自動車メーカーに売り、研究開発や自社製品に関わる知財はすべてその会社が保有するというシンプルな構図が崩れつつある。また同様に、自動車メーカーが第三者に研究開発を委託し、その費用を全て賄うかわりに、すべての知財を保有するという形も壊れつつある。どちらの旧来のモデルも、自動運転技術の確立に必要な投資額と現状を見ると十分ではない。 自動運転技術開発において、共同開発、戦略的パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、買収などが増えている中、契約を結ぶ際に知財保護の観点でも以下の点を考える必要がある： コラボレーションにおけるデザインや開発の責任、リスクの分担が明確になっているか？この点については、どちらがシステム統合の責任を担うのか、設計ミスがあった時の責任、リコールや製造物責任のコストも含まれる。 継続したコラボレーションの必要性と共同開発製品に含まれる部品の将来的なアクセスと改良、将来のサイバーセキュリティ対策などの今後の技術や規制を踏まえた規約があるか？ コラボレーションを行う場合、コストの配分と開発された技術に対する権利の配分を十分議論する必要があり、理想的には、自社のビジネスの必要を満たすもの、リスクに見合ったもの、将来の環境に適用できるよう十分な技術の共有ができるものであることが望ましい。このような配慮をするためには、コラボレーションを始める前から十分な準備と戦略が必要になってくる。 しかし、接続された自動運転車の業界が大きくなっていく中、知財における変化が自動運転技術の知財保護戦略を難しくしている。例えば、アメリカでは、ソフトウェア系の発明は特許になりづらいが、新しくできた連邦営業秘密法は、新たな保護・救済オプションを与えたが、実際にどのように運用されていくのかまだ不透明だ。 自動運転技術に関する一番効果的な知財保護の方法は、技術の種類と第三者の協力の度合いによって違ってくる。また、各当事者の貢献度や保護されるものによっては、共有戦略も変わってくる。共有の度合いによっては、第三者への技術の使用権利、ベースになっている技術へのアクセス、コラボレーションが終わった後に開発された技術等の共有の可能性と度合いなども変わってくる。 特許： ソフトウェア系の発明に関しては不安は残るものの、特にリバースエンジニアリングが簡単なもの、規制などで機密情報にできないものについては、特許はとても有効的。 企業秘密（Trade secret)： ソフトウェア系の技術を単独で開発しれいる会社にとって、企業秘密は有効な知財保護の方法だ。保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。企業秘密の所有者が特定の情報を秘密にしておくことで競争で有利に立て、その情報の機密を守るのに合理的な手段が取られている場合、企業秘密は自動的に生じる。 近年の連邦法Defend Trade Secrets Act (DTSA) は企業秘密をより魅力的なものにした。DTSAにおいて、原告側は、損害賠償、不当利益（unjust enrichment ）などを請求できる。更に、必要に応じて、差し止め、懲罰的損害賠償 、弁護士費用の負担なども認められる可能性がある。 企業秘密に関するアドバイス： 公式な手続きはないので、各企業でプロトコルを作り、プロトコルに従って企業秘密を管理・運営していく必要がある。プロトコルは、企業秘密を特定する手順を明確に示したり、その特定された企業秘密を守る手段、保護の証拠を集め、分類するシステムなどを含むべき。 企業ごとにどのように企業秘密を守っていくかを考えながら、プロトコルを作る必要がある。例えば、企業秘密にアクセスできる従業員や第三者と守秘義務契約を結ぶなどの対策が必要になってくるかもしれない。また、そもそも企業秘密へのアクセスを制限したり、アクセスをトラッキングできるようなシステムを作るのも効果的。 企業秘密に関する注意点： リバースエンジニアリングが簡単にできるものは企業秘密に向いてない。このような特徴から、ハードウェア系の企業では、企業秘密ではなく、特許における知財保護をまず考えるべき。 また、コラボレーションの際に、多くの情報を共有しなければいけない場合（または、規制などで政府に多くの情報を公開しなければいけない場合）、企業秘密はあまり好ましくない。このような場合も、まず特許における保護を考えるべき。 保護の性格上、同じ発明コンセプトを特許と企業秘密の両方で守ることは難しい。ほとんどの場合、どちらかを選ぶ必要がある。 また、企業秘密として保護するには情報の機密を維持していかなければいけないので、共有を難しくする。コラボレーションをする場合、どのような時に、だれが企業秘密へのアクセスができるのかなどの詳しい取り決めが必要になり、実際に契約に書かれている規約に従って共有される必要がある。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者： Bryan C. Nese […]