IPRでの発言には要注意

IPR手続きにおける主張は、地裁における特許侵害訴訟において、クレーム解釈を解釈する上で本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われてしまう。

 

地裁におけるクレーム解釈に対して、本質的証拠(intrinsic evidence)はとても重要。クレームを解釈するために証拠が使われるが、外的証拠(extrinsic evidence)が参考程度であるのに比べて、本質的証拠(intrinsic evidence)であるクレームで使われている言葉、特許明細書、審査履歴などの本質的証拠(intrinsic evidence)はクレームを解釈する上で重要な情報源となる。また、本質的証拠の分析のみで問題になっているクレーム文言の意味が理解できるのであれば、外的証拠に頼るべきではないという判例もある。

 

今日の特許訴訟では、地裁での訴訟に並行して特許庁でIPR手続きが行われる場合が多い。地裁での被告側は、IPRで特許を無効にするのが狙いだが、IPRでの発言には注意が必要だ。IPR手続きが進むに連れ、特許権者、被告人、PTABが問題特許のクレーム範囲と意味について見解を述べる。このようなIPR手続きに関する情報が、地裁で参考程度の外的証拠(extrinsic evidence)として扱われるのか、クレーム解釈の鍵を握る本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われるのかの違いは大きい。

 

地裁でのIPRに関する情報の扱いは均一ではないが、多数派はIPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱う。代表的な地裁では、the District of Delaware, Northern District of Texas, Western District of Tennessee, and Eastern District of Michiganなどがこのような見解を示している。また、CAFCもこの多数派の見解と同じ方針のようだ。

 

また、権利化後の再審査(post-issuance reexamination)は常に本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われてきて、IPR手続きも仕組みは特許の再審査なので、IPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱うことは、再審査に関する情報の扱いとも整合が取れている。

 

このように地裁ではIPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱うことが多いため、IPR手続きにおいて、当事者のクレームに関する発言には細心の注意が必要だ。IPRでの発言は、地裁でのクレーム解釈に大きな影響を与えかねないので、地裁とIPRで異なるクレーム解釈に関する主張が起こらないよう配慮することをおすすめする。

 

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者:John C. Evans, Ph.D. Jones Day

http://www.ptablitigationblog.com/ipr-proceedings-intrinsic-extrinsic-evidence-claim-construction/#page=1

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントする

追加記事

訴訟
野口 剛史

サイバーセキュリティ特許戦争の予感

膨大なサイバーセキュリティへの投資、比較的新しいサイバーセキュリティ関連特許の数、侵害検知がしやすい特徴、市場のプレイヤー数などを総合して考えると、今後サイバーセキュリティ関連特許による特許訴訟が増えてくる可能性があります。

Read More »
coca-cola bottle
商標
野口 剛史

トレードドレスの基礎知識

商標(trademarks)に加え、トレードドレスというものがあります。商標はは会社のブランドに関するものですが、トレードドレスは商品の外見やパッケージを保護するものです。多くの会社がパッケージングで差別化を図っていて、消費者もパッケージングで企業を特定する場合も多くあります。また、トレードドレスはレストランやお店などの特定のブランドに関連する建物のデザインにも適用することができます。

Read More »