Category: 契約

多くの企業は、知的財産が投資と保護に値する貴重な資産であることを認識していますが、所有している知的財産の範囲やその活用方法についてあまりに狭く考えすぎて、自社のポートフォリオの可能性を制限している場合が少なくありません。しかし、企業内弁護士は、自社のIPを特定し、保護し、最大限に収益化する計画の策定と実施を支援することで、この作業において重要な指導的役割を果たすことができます。

特許・技術の有効活用の一環としてライセンスは有効的な手段ですが、契約書がうまく書かれていないと、大きなリスクになる可能性があります。特に曖昧さがあったり一貫性にかけていたり、定義が曖昧である場合などは長期的に見て不安材料になってしまうので、特にアメリカの組織とのライセンスを行う場合は経験豊かな弁護士さんと十分協議した上で、ライセンスを行うことが大事になってきます。

ライセンス契約において “For clarity,” などの言葉を用いて条項の補足説明を行うことがよくあります。しかし、そのような「明確化」が意図しない解釈を生む危険性もあります。今回は、許諾条項に「ライセンス期間中に行われたライセンス活動はそのライセンス期間終了後も存続する」という明確化がなされていました。しかし、この条項の解釈が問題になり、裁判で争われることになってしまいました。

米国連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）の判決によると、紛争を特定の裁判所で行う訴訟で解決することを要求する契約を締結した場合、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）または商標審判部（TTAB）での手続きで特許または商標の有効性に異議を唱えることが妨げられる可能性があります。

トヨタやホンダがワイヤレス技術で特許出願を強化しているのは、AvanciのようなSEPの特許プールへの対抗策なのかもしれません。しかし、アメリカの裁判所ではSEP所有者有利の判決が続いており、自動車関連企業にはSEP/FRANDにおける知財のライセンスが大きな課題になっているようです。

特許ライセンス契約は知財のマネタイズとして重要で、特に医療機器のような業界では特許がライセンスされることが多くあります。しかし、契約書が正しく書かれていないと、費用のかかる紛争になり、問題解決に多くの費用とリソースを費やす可能性があります。そこで、今回は特許ライセンス契約書を作成するときに気をつけたいことを３つ紹介します。

毎週火曜日に発行される新規特許の中から厳選した特許の審査履歴を見て、独自の視点からコメントをして解説していきます。実際に特許庁での審査を経て、権利化された案件について公開されている生の情報に触れつつ、重要と思われる部分をピックアップし、実際に皆さんが行っている業務に役立つ情報とデータポイントを提供していきます。

2022年6月8日、司法省、USPTO、米国標準技術局（NIST）（以下、省庁）は、FRANDライセンスに関する新しい声明（2022声明）を発表し、特許権者に利益をもたらすべき標準必須特許（SEPs）に関する一定の方針を示さないことを明らかにしました。

企業が第三者の技術を購入する場合、特許の購入・譲渡を含むことがあります。このように社外から、または関連企業から特許を取得する場合、考慮すべき重要な要素は多岐に渡ります。ここでは、特許を取得する際の契約書を作成する際に注意したい契約上のポイントをいくつか紹介します。