米国連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）の判決によると、紛争を特定の裁判所で行う訴訟で解決することを要求する契約を締結した場合、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）または商標審判部（TTAB）での手続きで特許または商標の有効性に異議を唱えることが妨げられる可能性があります。
判例：Nippon Shinyako Co. (Nippon) v. Sarepta Therapeutics, Inc., 25 F.4th 998 (Fed Cir. 2022)
USPTOで行える特許の異議手続き
特許の有効性は、USPTOにおいて、以下のような様々な方法で異議を申し立てることができます。
- 審査中、誰でもUSPTOに関連する先行技術を匿名で提出し、その発明が新規性がないか自明であることを示し、特許の発行を阻止するか、その範囲を縮小することができます
- 特許付与後9ヶ月以内であれば、誰でも特許の有効性に対する「付与後審査」（PGR）を様々な根拠で請求することができます
- 特許付与後9ヶ月以降であれば、誰でも「当事者間審査」(IPR)を請求し、発明が新規でないか、公開された先行技術に照らして明白であるという理由で、特許の有効性に異議を申し立てることができます
- 特許付与後いつでも、公開された先行技術に照らして特許の有効性を争う「一方的再審査」（Ex Parte Reexamination）を請求することができます
USPTOで行える商標の異議手続き
商標出願や登録の有効性は、USPTOにおいて、以下のような様々な方法で異議申し立てを行うことができます。
- 審査中、誰でもUSPTOに「抗議文」を提出し、拒絶理由に関連する証拠を提出することができます
- 異議申立のための出願公開後30日以内に、登録により自己または自社が損害を受けると考える者は、異議申立を行うことができます
- 登録後5年以内に、何人もUSPTO長官に、出願時（使用ベースの場合）、または使用を主張する補正書が提出された時、または出願期間が満了した時（使用意図ベースの場合）に、商標がそれらの商品またはサービス上で使用されていないことを理由に、言及された商品またはサービスの一部または全部を削除する登録の「一方的再調査」を請求することができます。
- 録後3年から10年の間に、何人もUSPTO長官に、商標が商品またはサービスに関連して商業的に使用されたことがないという理由で、言及された商品またはサービスの一部または全部について登録の「一方的抹消」を申請することができます
- 登録後はいつでも、登録の存続期間に応じて、資格のある者は様々な理由で取消を申請することができます
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契約フォーラム選択条項
米国連邦巡回控訴裁判所によるNippon Shinyako Co. (Nippon) v. Sarepta Therapeutics, Inc., 25 F.4th 998 (Fed Cir. 2022) では、秘密保持契約におけるフォーラム選択条項が、これらの手続きの一部または全部を排除する可能性があることを示唆しています。
この事例では、日本新薬とサレプタ社は、潜在的なビジネス関係に関する契約を締結していました。この契約には、相互に訴えを起こさないという誓約が含まれており、各当事者は、特定の期間（誓約期間）中、以下のことに同意しました。
米国及び日本のいずれの法域においても、相手方当事者に対し、デュシェンヌ型筋ジストロフィーに関する知的財産権について、直接的又は間接的に、いかなる訴訟、訴訟、請求その他の法的又は行政的手続を開始してはならないものとします。明確化のため、この不服申し立てには、特許侵害訴訟、宣言的判決訴訟、米国特許商標庁または日本特許庁における特許の有効性に関する異議申し立て、および米国特許商標庁における再審査手続が含まれますが、これらに限定されるものではありません。
[I]t shall not directly or indirectly assert or file any legal or equitable cause of action, suit or claim or otherwise initiate any litigation or other form of legal or administrative proceeding against the other Party . . . in any jurisdiction in the United States or Japan of or concerning intellectual property in the field of Duchenne Muscular Dystrophy. For clarity, this covenant not to sue includes, but is not limited to, patent infringement litigations, declaratory judgment actions, patent validity challenges before the U.S. Patent and Trademark Office or Japanese Patent Office, and reexamination proceedings before the U.S. Patent and Trademark Office.
また、この契約には法廷選択条項（orum selection clause）も含まれていました。
両当事者は、特許侵害又は特許無効に関して米国法に基づいて生じ、かつ、約定期間終了後2年以内に提起されるすべての潜在的訴願は、デラウェア州連邦地方裁判所に提起されること、及びいずれの当事者もデラウェア州における人的管轄権又は裁判地に異議を唱えず、いずれの当事者も法廷不適格性を理由として潜在的訴願の移送を求めないことに合意する。
[T]he Parties agree that all Potential Actions arising under U.S. law relating to patent infringement or invalidity, and filed within two (2) years of the end of the Covenant Term, shall be filed in the United States District Court for the District of Delaware and that neither Party will contest personal jurisdiction or venue in the District of Delaware and that neither Party will seek to transfer the Potential Actions on the ground of forum non conveniens.
地裁では誓約の期間終了のIPR申請を認める判決に
相互に訴えを起こさないという誓約の期間終了日に、サレプタ社は日本新薬の特許の有効性に異議を唱える7件のIPR申請をPTABに提出し、PTABはその後、これらの手続きの開始を認めました。
その1ヵ月後、日本新薬がサレプタ社をデラウェア州連邦地方裁判所に提訴し、サレプタ社の特許に関する非侵害および無効の宣言と日本新薬の特許に関する侵害の宣言を求めるとともに、サレプタ社がデラウェア州地方裁判所以外の法廷にIPR訴訟を提起したことにより法廷選択条項に違反すると主張しました。そして日本新薬は、サレプタ社に対してIPR申請の取り下げを求める仮処分申請を行います。
デラウェア州地裁は、サレプタ社に有利な判決を下しました。同裁判所は、35 U.S.C. § 315(b)に基づき、2年間のフォーラム選択条項に加え、特約期間中にIPR申請を行うことができない場合、IPR申請は時効にかかると判断しました。
当事者間審査は、申立人、真の利害関係者、又は申立人の内縁者が特許侵害を主張する訴状を送達された日から1年以上経過してから手続を請求する場合、開始することはできません。
連邦地裁は、2年間のフォーラム選択条項は、PTABでの申立てではなく、連邦地裁に提訴された事件にのみ適用されると解釈し、この結果を導き出しました。
しかし控訴審ではフォーラム選択条項を重視し、IPR申請の取り下げを命じる仮処分が許可される
日本新薬が連邦巡回控訴裁（CAFC）に控訴したところ、連邦巡回控訴裁はデラウェア州連邦地裁の判決を破棄し、日本新薬側の仮処分申立を認めました。
CAFCは、フォーラム選択条項の文言は明確であり、サレプタ社は、契約期間終了後2年間、特許の有効性に関する全ての紛争をデラウェア州裁判所に提訴することが要求されている、と判断しました。これは、当事者がIPRを申請する権利を交渉で奪うことができると認識した判決です。
さらに、IPRが時効になるという懸念は、日本新薬が早期に訴状を提出した結果であって、当事者の契約ではないとし、もし、日本新薬がフォーラム選択条項の制限の2年目にサレプタ社を訴えていれば、サレプタ社のIPR申立ては時効にならずに済んだはずと説明しました。
CAFCは、フォーラム選択条項により、法律上、相互に訴えを起こさないという誓約の期間満了後2年間のIPR申立ては不可能であると結論付けました。その結果、特許の有効性の問題は、デラウェア州裁判所で判断されることになりました。
商標にも適用可能な判決の可能性も
今回の事件では主にPTABにおける特許関連の手続きに関して言及していますが、この理由はTTABでの商標出願または手続きに適用できると思われます。したがって、法廷地選択に関する定型的な契約条項が、意図せずしてUSPTOにおける無効手続き等の手続きを排除するような文言になっていないよう注意する必要があります。
