アメリカ知財まとめ記事

特許出願

特許のNFT化の可能性と未解決の問題

アメリカではIPweとIBMが先導して特許をNFT化するという動きがあります。Non-fungible tokens (NFTs)は、JPGファイルが有名オークション会場で6900万円で落札されるなどアート面で注目されていますが、知的財産の分野でも活用が検討されているものです。今回は、特許のNFT化の可能性と未解決の問題について話してみます。

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特許出願

明細書の説明不足が特許適格性の問題を引き起こす

明細書で既存の方法や技術を言及するだけにとどまり、技術的な詳細や予想外の結果を示さないと、訴訟の際に第101条の特許適格性の問題を引き起こす可能性があります。そのため、例え広く知られている方法や技術であったとしても、なるべく具体的な開示を明細書で行うようにしましょう。

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特許出願

商業的に成功したデザインの非自明性

特許の場合、商業的実施形態が市場で成功したことを非自明性の証拠として提出することができます。いわゆるCommercial successというものですね。MPEP214. 意匠でも同じような主張ができるのですが、意匠の場合、機能的な部分は保護の対象外になるため、特許の場合と比較して、このCommercial successによる非自明性の証明がとても難しくなります。

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CPU chip
特許出願

特許性の判断とFreedom-To-Operateの違い

多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate(FTO)の違いという観点から考察していきます。

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estopel
商標

税関は商標権を行使するための強力で安価なツール

アメリカで商標を持っているなら、権利行使の手段として税関を活用することを検討してみてはどうでしょうか?税関での偽造品の取締は強力で、ちかも、権利行使するための費用が経済的というとてもコスパに優れたツールとして活用できる可能性があります。

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secret
企業機密

ベストモードをトレードシークレットと称して隠すべきではない

営業秘密に関する訴訟の増加により、特許で守りたい発明の一部分を営業秘密として維持することで、知的財産ポートフォリオを多様化したいと考えるかもしれません。しかし、発明を実施するための「ベストモード」を営業秘密として維持しようと考えるなら少し考え直した方がいいかもしれません。

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money-saving-incentive
商標

商標侵害訴訟を先延ばしすると大損する可能性がある

商標権をもっていても、侵害に対する訴訟が遅れると賠償金を取り損なう可能性があります。場合によっては、訴訟には勝っても賠償金が取れないというような状況にもなりかねないので、商標権の権利行使をする際は、訴訟を先延ばしにするリスクも考慮するべきでしょう。

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歯車
訴訟

特許を無効化する際のPreambleの問題

Preamble(前文)の文言がクレーム範囲を制限するのか?この問題は訴訟で争われるほど難しい問題ですが、特に方法クレームの場合、方法「そのもの」よりも「何をするのか」が重要になってくるので、Preambleがクレームの範囲を限定すると解釈されやすい。そのため、先行文献が無効化したい特許でクレームされている方法を開示していても、目的が違う場合、自明性を示すのが難しい。

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secret
企業機密

公開されている特許製品であっても営業機密は保持できる

一般に公開されている製品であっても、公開する情報を意図的に制限し、販売のプロセスや販売契約による縛りをしっかり管理することによって、営業機密は保持できる。それは特許になっている製品でも同じなので、特許と営業機密は相対するものではなく、合わせて使うことも可能。

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