USPTOのPatents 4 Partnerships Pilot Programは特許活用を加速化させるか?

USPTOが提供しているP4Pプラットフォームは、今後のアメリカにおける特許活用により一般的にする可能性を秘めています。特に、特許の売買に関しては今までは公の場で行うことは稀でしたが、P4Pの登場でその「当たり前」が変わってくるかもしれません。

2020年5月1日、米国特許商標庁(USPTO)は、特許資産(発行済み特許や審査中の特許出願を含む)の取得やライセンスを希望する企業と特許資産の所有者を結びつけることを目的としたPatents 4 Partnerships(P4P)プラットフォームのパイロットプログラムを発表しました。P4Pプログラムは、所有者が自発的に提出した特許資産の検索可能なデータベースで構成されており、そのデータベースは、潜在的な買い手やライセンシーと潜在的な売り手やライセンサーを結びつけるために提供されます。一旦マッチされた後は、購入またはライセンスの条件を交渉は当事者同士が行います。 このように、P4Pは事実上、USPTOが情報交換以外の責任や参加を負わないリポジトリとして機能しています。販売者およびライセンサーには、さまざまな企業のほか、連邦技術移転コンソーシアム(FLC)、大学技術管理者協会(AUTM)、多数の大学、国立衛生研究所(NIH)を含む多数の連邦機関が含まれています。

P4Pプログラムは当初COVID-19の公衆衛生危機に関連する技術に焦点を当てる予定であるが、USPTOはP4Pデータベースに掲載されている特許資産をあまり管理していないようです。実際、データベースを調べてみると、COVID-19とは無関係のように見える様々な特許資産が掲載されています。例えば、2020年8月24日現在、P4Pデータベースに掲載されている最初の25件の特許資産の一部には、COVID-19に関連していないか、または関連性が疑わしいものが含まれています。さらに、データベース内の多数の他の特許資産は、COVID-19以外にも幅広い用途を持つ可能性のある新しいバイオテクノロジーツールなどの技術を含んでいるように見えます。さらに、USPTOは、近々、がん治療や人工知能(AI)に関連した技術など、他の技術にもP4Pデータベースを公開する可能性があることを示唆しています。2020年8月24日現在、P4Pデータベースには881件の特許資産があり、2020年5月12日時点の182件から大幅に増加しています。

メリット

P4Pプログラムは、特許資産の売却やライセンスを希望する組織や、特許資産の購入やライセンス取得を希望する企業に大きなメリットをもたらす可能性があります。潜在的な売り手やライセンサーにとって、P4Pプログラムは、現在の商業活動や研究活動の重要な部分を形成しなくなった特許資産の出願に関連する費用の一部を回収する機会を提供します。実際、大学やその他の研究機関の中には、出願を変換するための投資を決定する前に、問題の特許資産に対する第三者のコミットメントを求めているところもあります。

潜在的な買い手やライセンシーにとって、P4Pプログラムは様々な機会を提供します。例えば、潜在的に重要な技術を市場に投入する機会、将来の製品発売に向けた特許戦略の確立を支援する機会、競合他社に対して戦略的に訴訟や執行が可能な主題を獲得する機会、特許エクスポージャーの軽減、特許訴訟に関連するリスクの軽減、またはより包括的な特許ポートフォリオを構築する機会などです。

リスク

まだP4Pプログラムが始まって間もないですが、P4Pプログラムを活用することでいくつかのリスクがあるかもしれません。例えば、特許資産の連絡先の中には、企業のホームページや代表法律事務所のホームページに誘導されているものがあります。一方では、資産の所有者は、純粋にライセンシングの議論のために彼らに連絡を取るための最良の手段を提供しているかもしれません。しかし、中には、無料のマーケティングの機会としてP4Pシステムを利用している場合もあります。さらに、P4Pプログラムに掲載されている資産が、特許侵害訴訟や競合するアウトライセンスの機会の新たなターゲットを発見するために、資産所有者が「ハニーポット」を設置する可能性もあります。P4Pウェブサイトに掲載されている特許資産の所有者が誠実に行動しているかどうかを知ることは不可能であるため、P4Pウェブサイトを閲覧する際には、取得とライセンシングのベストプラクティスを活用することを強くお勧めします。また、購入やライセンスを希望する特許資産を見つけた場合には、第三者にその資産の所有者にコンタクトを取ってもらうことを検討し、その第三者は、利害関係者との明らかなつながりがなく、利害関係者の名前を明かさないことが理想です。

まとめ

P4Pプログラムは、特許資産の売却やライセンスを希望する組織や、それらの資産に対する権利の購入やライセンスを希望する企業にとって便利なものです。このプログラムは、COVID-19に関連した発明に焦点を当ててますが、すでに幅広いバイオテクノロジーツールや添加剤製造などの他分野の特許資産をリストアップしており、近い将来には他の技術にも拡大する可能性があります。組織はP4Pプログラムに特許資産を掲載することを検討し、企業は時々そのリストを検索することを検討すべきですが、企業はP4Pデータベースに掲載されている特許資産に関する情報を入手する際には基本的な予防策を講じるべきです。

解説

USPTOがP4Pプログラムを立ち上げたときは、意外性がありつつも、COVID-19への対策としてクリエイティブに考えた結果なのだと考えていました。また運用されて短い期間ですが、すでにCOVID-19以外の分野の特許も掲載されているようで、より汎用的な活用が期待されているのかもしれません。

特許の活用、特に売買に関しては、アメリカでも積極的にOpen marketで行われることはありませんでした。探せば公の場で特許を売買できるところもあるのですが、知名度が低く、あまり頻繁に活用されていないのが現状です。

しかし、P4Pプログラムは特許庁主導ということもあって、関心度が高く、立ち上げ当初の数よりも遥かに多くの特許がリストに上がっています。いままでのOpen marketの取引は取引所の信頼性や利益などを考えないといけなかったので、広く活用されるのに難しい環境にあったわけですが、P4Pの場合、特許庁という「公式感」のある場所にリスティングがされており、特許庁はそこから利益を取る必要もないので、今後P4Pが広まる要素は十分あると思います。

ある程度大きな規模になれば、その分、取引額や特許の売却・ライセンス案件数も増えていくと思うので、特許の活用という面では素晴らしい活動だと思います。

しかし、上記の「デメリット」で喚起されているように、P4Pを「悪用」しているケースも考えられるので、ライセンスや購入を考えている特許がある場合、特許権者が持っている関連特許の調査をしたり、特許権者とのコンタクトには第三者を通して行うなど、慎重になった方がいいでしょう。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Jason Novak and Daniel Kennedy. Haynes and Boone LLP(元記事を見る

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