特許には必ず何らかの価値があり、特許を収益化できれば、新しい収入源になります。しかし、特許の収益化は簡単ではありません。 実際のプロセスは非常に複雑で、リソースを必要とします。 しかし、今後COVID-19ウイルスの影響が経済に与える影響を考えると特許の収益化は検討する価値があります。 また、創造的な思考と計画をもちいれば、少ないリソースを最大限に活用することができます。
I.特許収益化戦略を立てるべき理由
ほとんどの企業は、特許を取得することに非常に熱心です。 多くの企業は、特許部門を維持し、潜在的な発明を収穫し、世界中に特許を出願し、それらの特許を何年にもわたって維持するために、多大なリソースを投資することをいいとわないです。 知的財産所有者協会(IPO)の最近の調査によると、10億ドル以上の収益を上げている企業の75%以上が、知的財産部門に1,000万ドル以上の予算を確保しており、そのほとんどが特許審査に費やされています。 一方、同じ企業の60%は、知的財産からの収益が1,000万ドル未満でした。 もちろん、例外もあります。 例えば、クアルコムやノキアのような企業は、知的財産のライセンシングに非常に成功しており、実際、その存在自体が知的財産に依存しています。
次に、日本企業に注目してみましょう。日本企業は知的財産を重視しています。 2017年のWIPOの調査によると、世界の特許出願件数トップ5のうち4件が日本であることがわかりました。
企業の特許出願世界ランキング
| １ | キヤノン(株) | 30,476件 |
| ３ | パナソニック | 22,899件 |
| ４ | 東芝 | 22,627件 |
| ５ | トヨタ | 22,190 件 |
しかし、日本企業は特許をライセンスすることに消極的です。また LexMachinaの統計によると、日本企業は米国、中国、インドの企業に比べて特許侵害訴訟を起こす可能性が低いことがわかります。
つまり、特許を取得するために多額の資金が投資されているにもかかわらず、企業は投資に対する見返りをほとんど得られていないのです。 この投資を回収するためか、日本企業は最近、特許の売却に力を入れ始めています。 しかし、特許の売却は、価格の面で本来の価値を十分に反映されたものになりづらく、特許ライセンスで発生するリスクも起こらないので、保守的な戦略にとどまってしまうのが現状です。
このような保守的なアプローチはリスク回避をしたマネタイズオプションとして必要だったのかもしれませえんが、最近の傾向では、特許ライセンシングがより魅力的な選択肢となっています。その最も重要なトレンドの１つが、特許付与後の手続き（IPRやCBMなど）変化です。 特許付与後の手続きとは、当事者が特許庁の前で特許の有効性に異議を唱えることができる手続です。 IPRが導入された当初は、IPRは特許を無効にするために非常に有効な手段であり、結果として特許訴訟を有利に進めることができませんでした。 しかし、特許付与後の手続きは時代とともに変化してきました。 例えば、PTABは、特許訴訟を提起するかどうかを決定する際に、特許の最も広範で合理的な解釈という定義を使用しなくなりました。 対象となるビジネス方法(CBM)の申立ては、限られた期間しか行うことができません。 また、PTABは、例えば、知的財産権の出願が遅れていたり、以前に特許に対して提起された挑戦と重複していたりするような場合には、裁量的に権利化を拒否することも厭わないようになっています。 このように、付与後の手続で特許が無効となる可能性は大幅に減少しています。
第二のトレンドとして、特許性に関する法律（101条またはアリスとも呼ばれる）は、最近大幅に進化しています。 今日では、例えば3年前に比べて、セクション101の下で特許を無効にすることははるかに困難です。 連邦巡回控訴裁判所と連邦地方裁判所がアリスの適用可能性に関するガイダンスを提供しているため、慎重な実務家は、特許の選択プロセスにおいて、セクション101の異議申し立てを受けやすい特許を除外することができます。 セクション１０１のリスクが残っている特許については、特許権者は、通常、セクション１０１への異議申立において、事実の問題とクレームの構成の問題の両方を提起することができる。
第三のトレンドとしては、損害賠償法が明確化され、特許権者が特許権者に優しい損害賠償理論を考案できるようになりました。 5 年前には、ある特定の損害賠償論が用いられてしまうと特許の評価が適切に行われることが非常に難しい状態であり、どのように評価されるべきか法律学的見解はほとんど存在していませんでした。 しかし、現在は、連邦巡回控訴裁が、特許権者に特許機能の価値を適切に配分する方法を教えるガイダンスを提供しています。 これらの事例をガイドラインとして使用することで、効果的な専門家は、損害賠償訴訟を乗り切るための戦略を立てることができます。 また、損害賠償法は、米国特許を使用した外国での販売も含められるケースも出てきています（例えば、Western Geco事件を参照）。
このようなトレンドの中、特許の収益化への環境が整いつつありますが、特許の収益化戦略を考えることは何も特許を他社に主張したい企業だけのものではありません。たとえ防御を目的に特許を取得している会社であっても、十分関係しています。環境が整う中、今後競合他社の権利行使のターゲットになる可能性も十分考えられます。そのときに慌てて対応策やカウンターとして権利行使できる特許を探していたのでは遅いです。そのような状況になる前に、マネタイズ戦略を考え、主張のための潜在的な資産を特定し、評価し、経験豊富な弁護士との関係を持っておくことが大切になってきます。
このように、すべての企業が特許ライセンス戦略を立てるべき時が来ているのです。
II.特許を収益化する際のリスクとは？
特許の収益化戦略にリソースを投入する前に、関連するリスクを考えてみましょう。 最大のリスクは金銭的なものであり、訴訟費用や反訴の可能性があります。 適切な特許収益化戦略は、これらのリスクを可能な限り軽減するものです。
特許収益化戦略が特許訴訟を伴わないライセンシングキャンペーン（クアルコムスタイルのライセンシングキャンペーンなど）に基づいて構築されている場合、最大のリスクは、貴社が訴訟に巻き込まれることです。 例えば、ライセンシングキャンペーンのターゲットが訴訟のリスクを十分に認識している場合、その企業は、地方裁判所に御社に対して宣言的判決訴訟（declaratory judgment）を提起することができますが、ターゲットは裁判所に “宣言的判決管轄権 “と呼ばれる十分な脅威があることを示さなければなりません。 特許権者がこれらのリスクを完全に排除することはできません。 しかし、ライセンシング・キャンペーンでは、ターゲットに宣言的裁判管轄権を示させないように注意することはできます。 このような慎重さは、交渉の最初に秘密保持契約を締結するなどの一般的な安全策を講じることで達成され、また、どのような情報をどのような形式でターゲットに伝えるかについても細心の注意を払う必要があります。
特許収益化戦略が訴訟を含むように設計されている場合は、上で述べた宣言的判決訴訟のリスクはそれほど大きくありません。 特に現在は、TCハートランド事件の米国最高裁判例によって裁判地が制限されているため、特許権者の裁判地の選択はそれほど重要ではありません。 第一のリスクは、反訴や知的財産権侵害訴訟のリスクになります。 このリスクは、訴訟のためにアプローチする対象に注意を払うことで、管理することもできます。 例えば、反訴を懸念している場合、特許を多数保有していたり、特許を主張したことがあるターゲットにアプローチするのは好ましくないかもしれません。 あるいは、訴訟の対象は、自衛のためのリソースを持たない小規模企業か、訴訟が長期化した場合に失うものが大きい大企業に限定するという戦略もあります。
これらのリスクは金銭的なものです。 ライセンシングによる収益の増加を目的としている場合には、ある程度の財務リスクが予想されます。 よく考え抜かれた特許収益化戦略は、これらのリスクを考慮し、許容できるレベル以下のリスク量を軽減しながら、ライセンシング収益を最大化するのに最適な戦略を開発します。
III.特許をどのように収益化するか？
特許の収益化戦略を立てるには、いくつかの重要なステップがあります。 この記事では、その中でも特に重要な3つのステップに焦点を当てています： (1)弁護士の選定、(2)特許の特定、(3)裁判戦略を初日から考えること。
特許権利行使案件における弁護士の選定は、防御的な案件における弁護士の選定となんら変わりはありません。 被告技術を理解し、必要に応じて訴訟の経験を持つ賢い弁護士が必要です。 したがって、裁判所の関与なしにすべての訴訟を解決することを目標としている場合でも、最後まで訴訟を行うことを厭わない弁護士を選ばなければなりません。 そうでなければ、訴訟対象者に間違ったメッセージを送っていることになります。 また、弁護士は技術を理解していなければなりません。 被告がIPRを提出した場合、例えば、理想的にはIPRを守るために同じ弁護士を雇うことができます。 そうしないと、訴訟とIPRで主張の解釈に一貫性がなくなるリスクがあります。 正しい弁護士を選択するには、適切な料金体系を交渉する必要があります。 最近のほとんどの法律事務所は、そのアプローチに非常に柔軟性があり、訴訟のターゲットによって商売として成り立つような提案ができるようになっています。
次のステップは、主張すべき特許を特定します。 訴訟対象が同業他社や直接の競合他社である場合、このプロセスは特許審査中に開始されるべきであり、「地雷と堀」戦略（“mines and moats” strategy）において最も有望な特許の多くは、継続出願を通じて取得されます。 例えば、私は、ほとんどの出願人に、私が「地雷と堀」戦略と呼んでいるものを実践するようにアドバイスしています。 「地雷と堀」戦略では、自社のコア技術の周りに「堀」を設けることで、競合他社が自社の製品が提供する重要な差別化要因を模倣するのを防ぐために、特許を利用します。 また、「地雷」特許を追求することで、製品全体や主要な製品を保護するのではなく、戦略的に選択した機能を保護することもできます。 その目的は、権利行使（あるいは権利行使の前の交渉）において、訴訟の対象となるリスクを引き起こす様々な特徴を網羅した特許群を迅速に特定することにあります。 このように、このプロセスを通じて、特許のコアセットと訴訟対象となりそうな特許を特定することができます。
多くの場合、直接の競合相手は理想的なターゲットではありません。 例えば、競合他社は主張できる特許を持っている可能性があります。 あるいは、クラウンジュエル特許を無効にするリスクを冒したくないため、攻撃的なアサーションの候補がある場合とない場合があります。 この場合、アサーション候補を特定する方法はいろいろあります。1つの方法としては、出願戦略や特許ポートフォリオに精通したリーガルマネージャーに問い合わせをする方法があります。 あるいは、自動化されたツール（トムソンのポートフォリオ分析ツールなど）を利用することも可能であり、経験豊富な弁護士がポートフォリオレポートを実行することで、特許のアサーション候補を特定することができます（例えば、大規模な継続業務を伴う特許、主題別特許など）。
第三のステップでは、戦略を考えるタイミングで裁判戦略を準備することです。 裁判戦略には多くの部分があり、この記事ではそのすべてを扱うことはできません。 しかし、マネタイズ戦略で行うすべての決定は、裁判戦略のさらに上を行くものであることが重要です。 たとえば、訴訟前の対応（およびその対応に従事するかどうかの決定）は重要であり、慎重な検討が必要です。 現在、Halo最高裁判決の後、故意性は陪審員によって決定される可能性が高くなっています。 訴訟前の手紙を陪審員に示すことができることは、原告にとって非常に有用である。 これらの手紙は、強制的でありながらも、丁寧に、明確に、そしてタイムリーでなければなりません。 陪審員は、専門家が説明する技術的な詳細の多くを理解することができないかもしれませんが、陪審員はこれらの手紙のトーンと内容に基づいて当事者を評価することはできます。
よく考え抜かれた裁判戦略は、地方裁判所（平均的な速度）、国際取引委員会（非常に速い）、連邦請求裁判所（非常に遅い）などの裁判場の可能性も考慮しなければなりません。 それぞれの裁判地は、開示要件、執行猶予の可能性、略式判決の可能性、クレームの構成の傾向など、異なるプロフィールを持っています。 これらの考慮事項のうち、あなたのケースにとって最も重要なものはどれかを評価し、どの裁判所が最適かを判断するためにそれを使用するのが最善の方法です。
裁判戦略のもう一つの重要な部分は、損害賠償論の準備です。 主張の目的はおそらく収益を上げることであり、したがって、主張された特許に基づいて適切な損害賠償基準とロイヤリティ率を早期に検討することが非常に重要です。 主張の内容が製品の複数の特徴、または（接線的な特徴ではなく）「中核的な」特徴のいくつかにまたがっている場合には、より強力な損害賠償の主張が可能になります。訴訟によっては、裁判戦略の他の側面にも早期に注意を払う必要がある場合があります（例えば、主要な発明者の入手可能性、被告との訴訟前の関係など）。
IV.結論
今日、企業は特許による知的財産の保護をますます重要視しています。 これらの特許は、模倣を抑止するだけでなく、ライセンス収入を実現するために収益化することができます。 そして、適切に行われれば、特許の収益化は大きな収益を生み出すことができます。
解説
今回の記事はOLCのために書かれたものです。著者は特許訴訟弁護で大手のFish & Richardson パートナーのAamir Kazi弁護士です。
結構長い記事ですが、その分、市場の変化・リスク・戦略に対して具体的な提案がなされています。ここまで踏み込んで書かれている無料の記事はなかなかないので、ぜひ原本も読んでみてください。
COVID-19は経済へ大きな影響を与えつつあります。そこで、コロナショックで不景気になってしまうのであれば、その時にロイヤルティー収入で企業を支えられるようになるためにも、この機会に特許の収益化を本格的に検討してみる必要があるかもしれません。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Aamir Kazi （元記事を見る）
