アメリカでgeneric.comの商標の可能性が高まったとは言え、自動的に商標が認められるということではありません。そこで、generic.comの取得を検討している場合、ここで紹介されている提案を参考にしてみたらどうでしょうか？
2020年6月30日、米国最高裁判所は、米国特許商標庁（「PTO」）において、一般的な単語と.comなどの一般的なトップレベルドメイン（当裁判所の用語では「generic.com」）で構成されるクレーム商標またはサービスマークの潜在的な登録可能性を肯定しました。しかし、裁判所は、すべてのジェネリック・ドット・コムが必ずしも保護され、登録可能であるとは判断しませんでした。したがって、ジェネリック・ドット・コムを商標として請求する者は、商標弁護士と協力して、請求された商標の保護可能性を裏付ける適切な証拠記録を作成しなければなりません。ここには、必要な表示を行うための提案が含まれています。
Booking.comの訴訟履歴についてはすでにカバーしているので省略。
ジェネリック・ドットコムの独自性を確立する
最高裁の意見は、「ジェネリック・ドット・コム」の利用者に恩恵をもたらすものではなく、「ジェネリック・ドット・コム」の商標権取得を成功させるための道筋を示すものに過ぎません。裁判所が警告したように、「『ジェネリック・ドット・コム』の用語は（それ自体が）一般的な名称であるというPTOが提案した規則を否定する一方で、そのような用語を自動的に一般的でないものとして分類する規則を受け入れることはできないとしています。所定の「ジェネリック・ドット・コム」用語がジェネリックであるかどうかは、「消費者が実際にその用語をクラスの名称として認識しているか、あるいはその代わりにクラスのメンバーを区別できる用語として認識しているかどうかにかかっているか」、「このような調査を行うための証拠は、消費者調査だけでなく、辞書、消費者や競合他社の使用状況、消費者が用語の意味をどのように認識しているかに関係するその他の証拠を含むことができるか」、 「消費者調査だけでなく、辞書、消費者や競合他社の使用状況、消費者が用語の意味をどのように認識しているかに関係するその他の証拠を含むことができるか」などに関わると裁判所は述べています。 したがって、商標権を求めるジェネリック・ドットコム・ドメイン名の所有者は、ジェネリック性と保護不可能性の認定を避けるために、主張する商標の出所を特定する機能を文書化する準備をしておくべきです。
連邦地裁と第四巡回区でのBooking.comの成功に基づいて、この文書には、一般的に認められている2つのフォーマットのうちの1つを使用した消費者調査の好ましい結果が含まれるのが理想的です。1つ目は、いわゆるテフロン形式(Teflon format,)で、E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida Int’l, Inc.の判決に由来するものです。これは、実際にBooking.comの調査専門家によって使われました。オリジナルのテフロン調査では、以下のような方法論が用いられました。
I’d like to read 8 names to you and get you to tell me whether you think it is a brand name or a common name; by brand name, I mean a word like Chevrolet which is made by one company; by common name, I mean a word like automobile which is made by a number of different companies. So if I were to ask you, “Is Chevrolet a brand name or a common name?,” what would you say?
Now, if I were to ask you, “Is washing machine a brand name or a common name?,” what would you say?
[If respondent understands continue. If not understand, explain again.]
Now, would you say ________ is a brand name or a common name?
第二の主要な一般性調査は、魔法瓶のTHERMOSマークの有効性をめぐる訴訟（King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus）。 この訴訟におけるThermos Format調査の特徴的な部分は、以下のように要約されています。
Are you familiar with the type of container that is used to keep liquids, like soup, coffee, tea and lemonade, hot or cold for a period of time?
If you were going to buy one of these containers tomorrow— that is, the type that keeps food and beverages hot or cold—what type of store would you select to make your purchase?
What would you ask for—that is, what would you tell the clerk you wanted?
どのような形式を選択したとしても、一般的には、調査回答者の純正答率が50％以上であれば、クレームされた商標が一般的ではないことを証明するのに十分である。それにもかかわらず、テフロンやサーモスのフォーマットを、異なる基礎となる事実が存在するケースに卸して輸入することは稀であり、どちらのフォーマットも、問題となっている特定のマーク（またはクレームマーク）や、それらのマークに関連する商品やサービスが販売されている状況を考慮して修正されることがよくあります。外部の商標顧問は、特定のケースにおいてどちらの形式が最も効果的であるかを判断し、調査の専門家と協力して、ケースの事実と状況に合わせて選択された形式を調整するのを支援することができます。
また、外部の商標顧問は、Generic.comドメイン名の所有者に対して、記述的商標に対する商標権の主張を支持するために必要な二次的意味をどのように育成するのが最善であるかをアドバイスすることもできます。この問題については、Booking.comが、自社の商標がジェネリックであるというPTOの認定を覆すために連邦地裁を説得して勝利したからといって、自動的に商標を登録する資格が与えられるわけではないということが非常に重要である。むしろ、マークが記述的であるという連邦地裁の判断は、Booking.comが自社のマークの二次的な意味を証明する義務を負っており、その証明は部分的にしか成功していません。
二次的意味を確立するための効果的な戦略には、調査証拠や証言の提出など、多くの要素があります。
- 調査証拠
- 消費者の直接証言、
- および一部の法域では、侵害者の商標と他の当事者の商標との間に実際に混同があった事実
同様に、状況証拠や二次的な意味の証言は、請求人がジェネリック・ドット・コムを商標として使用していることを文書化することができます。
- 申立人がgeneric.comを商標として、すなわち、一般名詞を修飾する形容詞として、また単にウェブサイトの電子アドレスとしてではなく、使用していること。
- 請求人によるTMマークやSMマークなどの商標権の明示的な主張
- 主張された商標の下での販売量
- 主張マークの使用の排他性の長さと程度
- 請求人による広告費
- 申立人による広告費、商標に基づいて販売された商品やサービスの未承諾のメディア報道、そして、いくつかの法域では、そのような報道が行われている。
- 利用者による意図的なコピー。
したがって、二次的な意味の表示の組み立ては、特に高度に記述的なマークの場合、複雑なプロジェクトになる可能性があります。
結論
最高裁が指摘しているように、Booking.comの判決は、所有者が商標権やサービスマーク権を主張するジェネリック・ドット・コムのすべての商標について、保護可能性や登録可能性の調査を義務付けるものではなく、単に調査の扉を開いたに過ぎません。したがって、ジェネリック・ドット・コムの潜在的な商標の所有者は、外部の商標弁護士と協力して、これらの主張に必要な基礎を築いた後にのみ、商標の地位の主張を進めることをお勧めします。
解説
generic.comが商標として認められる可能性は高くなりましたが、まだ大量の証拠や証言、アンケートを実施しないといけないかもしれません。
しかし、上の提案を参考にしつつ、どのような作業や証拠が必要かを理解し、商標専門の代理人と協力しながら、重要なgeneric.comを商標として取得することが望ましいと思われます。
また、新型コロナウイルスの影響でe-commerceが再度注目されている中、generic.comを商標として登録する動きは今後も増加していくと思われます。そのため、他社が自社のgeneric.comを商標登録しないような対策をとったり、商標出願モニタリングツールを導入するなどをした方がいいかもしれません。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Victoria J. B. Doyle and Theodore H. Davis Jr. Kilpatrick Townsend & Stockton LLP（元記事を見る）
