2020年6月30日、米国最高裁判所は、一般用語に「.com」を追加することで保護可能な商標を作成することができるとの判決を下し、米国第4巡回区控訴裁判所の判決を肯定しました。
United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., U.S., No. 19-46.
第4巡回区控訴裁判所は、米国特許商標庁（USPTO）の「ほぼ恒常的なルール」である「一般用語が一般的なトップレベルドメインと結合された場合、その結合は一般的なものである」との判断を退けました。
背景
デジタル旅行会社でありウェブサイトであるBooking.com B.V.は、”Booking.com “というブランドでホテルの予約と関連サービスを提供しています。Booking.comという用語を含む旅行関連サービスの商標登録を4件出願した後、USPTOの審査官と特許審判委員会（PTAB）は、「Booking.com」という用語は問題となっているサービスの一般的なものであり、したがって登録できないとの結論に達しました。
Booking.comはバージニア州東部地区連邦地方裁判所に再審を求めたが、連邦地方裁判所は、消費者のマークに対する認識に関する新たな証拠を聴取した上で、「Booking.comは一般消費者が「Booking.comが属を指すものではなく、むしろそのドメイン名で利用可能な『予約』に関わるサービスを記述したものであることを主に理解している」ため、「Booking.com」は一般的なものではないと結論付けました。
USPTOは、「Booking.com」は一般的なものではないとした連邦地裁の判断のみを不服として上訴しました。消費者が「Booking.com」という用語をどのように認識しているかについての地方裁判所の評価に誤りはないと判断し、第4巡回区控訴裁判所はこれを支持しました。
最高裁の意見
8対1の賛成多数で執筆したGinsburg判事は、まず、法廷の議論の指針となる当事者間の共通点を定義しました。第1に、「一般的な」用語は、そのクラスの特定の特徴ではなく、商品やサービスの「クラス」を示すものであること、第2に、複合用語の場合、識別性の調査は、その用語の部分を分離してではなく、全体としての意味に焦点を当てること、第3に、用語の関連する意味は、消費者にとっての意味であることの3点です。
したがって、Ginsburg判事は、「Booking.com」が一般的な用語であるかどうかは、その用語が全体として消費者にとってオンラインホテル予約サービスのクラスを意味するかどうかにかかっていると説明しました。そして、これまでの最高裁判所以下の裁判所は、「Booking.com」は消費者にとって一般的な名称ではないと判断したため、一般的な名称であることはありえないとしています。
ほぼセオリーに近いルール
この最高裁の判決によると、USPTOは、「.com」のような一般的なトップレベルドメインに一般的な用語を組み合わせた場合、その組み合わせもまた一般的なものでなければならないという、ほぼセオリーに近いルールを主張したようです。しかし、Ginsburg判事は、USPTO自身の実務ではこのような包括的なルールはないと反論し、アートプリントの「ART.com」や出会い系サービスの「DATING.com」の商標登録が証明していることを指摘しました。USPTOが提案したこのような規則案は、いくつかの既存の登録を取り消す危険性があるとGinsburg判事は指摘しています。
USPTOは、この規則は、Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co. 128 U. S. 598 (1888)で適用された、一般的な用語に一般的な会社名を付加しても商標としての適格性を与えないという慣習法の原則に従うものであると主張しました。USPTOは、「Generic.com」は「Generic Company」と同様であるため、商標保護の対象外であると主張し、「.com」と「Company」は、あるプロバイダのサービスを他のプロバイダのサービスと区別するような追加的な意味を持たないと付け加えました。
しかし、最高裁は、「generic.com」という用語は消費者に「出所を識別する特性、つまり特定のウェブサイトとの関連性」を伝える可能性があるとし、この前提に誤りがあると判断しました。さらにGinsburg判事は、特定のインターネットドメイン名を一度に占有できるのは1つの事業体のみであるため、消費者は「Booking.com」が「ある特定の事業体」を指していると推論する可能性が高いと指摘しています。またGinsburg判事は、USPTOがGoodyearの解釈に欠陥があるとしたのは、「一般企業」の用語は「消費者がどのように理解するかにかかわらず」、「法律の問題として」商標保護の対象にはならないと主張しているからだと指摘しています。これは、商標に対する消費者の認識を完全に無視するものであるため、ランハム法とは相容れないとGinsburg判事は言います。その代わりに、Goodyearが「一般的な要素の組み合わせは、その組み合わせが商品やサービスを区別できる消費者にとって付加的な意味を持たない場合には一般的である」としていることを指摘しています。
最後に、USPTOは、「Booking.com」のような用語の商標保護は、競合他社の妨げになると主張しています。しかし、Ginsburg判事は、このような懸念はどのような記述的なマークにも存在し、商標法は、「消費者を混乱させる可能性がない限り、競合他社の使用はマークを侵害しない」ため、そのようなマークの範囲にヘムスを適用すると指摘しています。Booking.com B.V.自身も、自社のマークが記述的であるために、混同の可能性を示すことが困難であり、近いバリエーションが侵害になる可能性は低いことを認めています。
同意（Concurrence）
Sotomayor判事は、消費者調査はジェネリック性の信頼性の低い指標になり得るという反対意見を受け入れました。しかし、私は裁判所の意見を読んで、調査がすべてであり、すべてではないということを示唆しているとは思えません。裁判所が指摘しているように、『辞書、消費者や競合他社の使用状況、消費者が用語の意味をどのように認識しているかに関係するその他の証拠資料』などの情報源も、用語が一般的か記述的かを示すものである可能性があります」と述べています。
異論（Dissent）
Breyer判事は、「Booking.com」はビジネスの基本的な性質を一般の人々に知らせるものであり、「それ以上のものではない」とし、この用語は一般的なものであり、商標保護の対象にはならないと判断しました。Breyer判事は、多数派の見解は、商標の原則と “健全な商標政策 “と矛盾していると述べています。
解説
8対1という圧倒的多数の最高裁判事がBooking.comの商標性を認めた形になりました。口頭弁論の様子から最高裁はBooking.comを認めるのではと言う予想をOLCでも紹介しましたが、それが見事に的中した形になります。
記事を見る限り、判決文はわかりやすく、「generic.com」という用語であっても、消費者に「出所を識別する特性、つまり特定のウェブサイトとの関連性」を伝える可能性があることを示せれば、商標になるということが示されています。
今後はこの判決内容を受けて、商標弁護士が様々な記事を書くでしょう。その中で面白いモノがあれば、紹介していきます。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： AIPLA（元記事を見る）
