最高裁判例Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc. における公開されていない発明の販売を応用して、発明を公開せずに第三者による特許を防ぐことが可能かもしれません。今回は、メーカーによくありそうな例を用いながらその可能性を考えていきます。
最高裁判例Helsinn Healthcare とは？
発明の内容が一般に開示されていなくても、発明を販売する非公開の契約があれば、その契約書が先行例になりえるという判例です。
メーカーでよくある機械の購入
今回は、メーカーが自社工場で使う機械をベンダーから購入する例を考えていきます。ここでは既存のものを購入するのではなく、自社の工場のニーズに合わせて仕様を変更し、そのカスタマイズする過程で「発明」が生まれた場合を想定します。
このようなカスタマイズの知財保護は難しい
その発明を守るためにどのような対策を取ったらいいのかが問題になることがあります。特許で守ろうと考えた場合、機械の構造や仕組みをある程度開示しないといけないので、競合他社に知られたくない情報も開示しなければいけない状況になってしまう場合があります。また、工場内という閉鎖された場所で使用するので、特許にしても競合他社の侵害を見つけるのが大変です。
しかし、特許を出願しないままでいると、後日競合他社に同じような特許を出願されてしまうリスクがあります。競合他社が特許を取得してしまったら、自社で使っている機械の特許侵害が懸念されます。
発明が含まれている機械を買うことで最高裁判例Helsinn Healthcareを味方につける
ここで最高裁判例Helsinn Healthcare の応用です。Helsinn Healthcareでは、非公開でも発明を販売した事実があれば、それを先行例になりえると言っています。ということは、第三者が特許出願する前に、発明が含まれている機械を購入しておけば、その購入が先行例になり、将来、第三者が同じ発明について特許を取得することを防ぐことができるのではないでしょうか？
Helsinn Healthcareによれば、購買契約自体を公開する必要はないので、非公開の購買契約を結ぶことで、発明に関する詳細を一般に公開せずに、将来考えられる第三者による特許取得というリスクをなくすことができます。
このHelsinn Healthcareの応用は、上記のようなメーカーでよくあるカスタマイズされた機械の購入の際に発生する発明保護と相性がとてもいいように思えます。
注意点
今回紹介した内容は、以下の記事を参考にして私が考えたことです。あくまで「可能性」の話なので、実際にこのような方法で第三者による特許を防ぐことができるかは十分検証していく必要があります。
まとめ作成者：野口剛史
参考記事著者： Bryan K. Wheelock. Harness, Dickey & Pierce, PLC（元記事を見る）
