不正商標出願の対策としてUSPTOは商標出願や更新に関するルールの規制強化を行ってきました。そのため、正しく商標を使っている権利者でも使用見本を提出する際に、問題が生じてしまうことがあります。今回は、この商標の使用見本の審査に関して特許庁がガイドを更新したのでその内容について解説します。
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2019年ごろからUSPTOは、不正商標出願の流入に対抗するために、規則の大幅な改正を行っています。昨年の最大のルール変更のいくつかは、使用見本 (Specimen)の要件に関するものでした。USPTOは、ウェブサイトのスクリーンショットには完全なURLと日付を表示する必要があり、商品パッケージには商品の画像や説明文を添付する必要があることを示しました。言い換えれば、ハングタグ自体や空の箱はもはや使用見本として受け入れられなくなりました。
これらの新規則の施行に伴い、実務家や商標出願人は、使用見本が「モックアップ」や「サイバースペースにしか存在しないもの」であることを理由に拒絶されるケースも増えていることを目の当たりにしました。最近までは、例えば、商標権者が広告やウェブサイトの証明を提出しましたが、最終的に使用されているバージョンを提出しなかった場合に、「モックアップ」の拒絶が出されることがありました。現在では、出願人の一部が、商標が実際に使用されていなくても、テクノロジーを用いて一見信憑性が高く見える使用見本を作成し始めたため、USPTOは、このような拒絶をより頻繁に出さなければならない事態になっています。これらの拒絶は、実際に商業でマークを使用している商標所有者を困らせることもありますが、本来は出願人がマークが使用中であるかのように見せるデジタルファイルを作成しただけの商標を登録から遠ざけるためのものです。
このような難しい判断を補佐するため、USPTOは改訂された審査ガイドを発行しました。このガイドラインによって、審査官やより正確に使用見本が疑わしいと思われる状況を特定したり、商標所有者が許容可能な使用の標本を提出できるようになることが期待されています。
このガイドでは、「マークが商品や容器の上に浮いているように見える」、「マークが看板やその他の広告・マーケティング資料に重ねて表示されている」など、USPTOがデジタル的に作成または処理された使用見本、またはモックアップを識別する方法がいくつか紹介されています。ガイドはまた、販売の証拠や使用の見本として提出された画像のソースを申請者に尋ねるように、見本の信憑性を決定するために情報を要求するためのいくつかの方法を審査弁護士に与えます。また、使用見本が疑わしいと思われる場合には、インターネット上で証拠を検索することも認められています。例えば、マークが他の当事者の画像に重ねられていると考えられる場合、審査弁護士はGoogleで逆画像検索を行うことができます。元の画像が見つかり、それが検体拒否の根拠となるようであれば、その情報を審査記録に追加することができます。
この新しい審査ガイドに基づいて、商業で合法的に商標を使用している商標所有者のために、拒絶を回避するためのヒントをいくつかまとめました。
- マークがサービスに関連して使用されている場合は、サービスの説明の近くにマークが明確に表示されているウェブサイトを見つけること。
- ウェブページのPDFプリントアウトを提供する場合は、プリントアウトに完全なURLと日付が含まれている必要があります。スクリーンショットを撮影する場合は、コンピュータの画面の隅から日付を含め、ウェブページの上部に完全なURLが表示されていることを確認してください。
- 使用見本の説明が出願のサービスの説明と一致していることを確認してください。USPTOの説明は、おそらくウェブサイトの内容とは一致しませんが、審査する弁護士は、使用見本を確認し、マークの所有者が何を提供しているかをすぐに理解することができるはずです。
- 可能であれば、広告やパンフレットのPDFファイルを提出するのは避けましょう。代わりに、商業で使用されているのと同じ方法で公共の場で展示されている印刷ファイルの写真を提出するか、出版物に掲載されている広告を見せてください。
- 使用見本が商品に関連して商業上使用されている場合は、商標出願の図面に表示されているように商標が明確に表示されていることを確認してください。
- 商標が包装や吊り札に印刷されている場合は、画像に商品を含めるようにしてください。例えば、シャツに掛け札を付けて見せたり、商品を箱から出して箱の横に置いてから撮影したりしてみましょう。
- 商品が包装から取り出せない場合は、商品の説明が包装に記載されていることを確認します。例えば、商標所有者が防虫剤に関連して商標を使用している場合は、スプレー缶に商標と「防虫剤」と記載されていることを示す写真が標本となります。
特別な配慮を必要とする非一般的なタイプの商品やサービスがある場合、例えば大型の産業機器を販売しており、上記のガイドラインに従って使用見本を提出することが現実的ではない場合は、審査する弁護士がその情報を前もって持っているように、「その他の記述」欄に申請書の中でそれらの配慮を説明してください。
解説
主に海外からの適切でない商標出願が顕著に増えてきたことを受け、USPTOでは様々な取り組みを行ってきました。その中には、前回紹介した米国商標をする際の本社住所記載義務化や、外国からの商標出願の際のアメリカ弁護士の代理人義務づけなども含まれています。今回は、去年に変更された商標使用の証拠提出ルールに関する動きです。
商標の使用見本は登録後5年目から6年目までの間に提出し、その後は登録日から10年目、20年目などの間は10年ごとに提出します。去年からは、使用見本の審査が厳しくなっているので、不要な拒絶通知が来て更新が滞ったり、無駄な弁護士費用を増やさないためにも、今回公開されたガイドラインに基づいた適切な使用見本を提出することが大切です。
また、アメリカの代理人とも協力して、個別案件ごとに事前にどのような使用見本が適切かという認識を共有しておくと、せっかく作成した使用見本を取り直すという二度手間を省くことができます。
最後に、ウェブサイトなどデジタルなものに商標が関連する場合は、ウェブデザインの時点で使用見本に使えるようなページが存在することを確認しておくといいでしょう。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Joseph V. Myers, III and Becki C. Lee. Seyfarth Shaw LLP（元記事を見る）
