メインのライセンスが解約されてもサブライセンスが生き残る可能性あり

メインのライセンスが解約された場合、サブライセンスも解約されるかという問題を解決するには、契約書の解釈をおこなう必要がある。

サブライセンスが維持されることに

Fraunhofer-Gesellschaft (“Fraunhofer”) という会社がWorldSpace に対して数件の特許に関するworldwide, exclusive, irrevocable license(メインライセンス)を提供していました。このライセンスにはサブライセンスする権利も含まれていました。そのライセンス取得後、WorldSpace はSirius XM Radio Inc. (“SXM”)にirrevocable sublicense(サブライセンス)をおこないます。

その後、WorldSpace は破産しメインライセンスを拒否、その結果、契約違反が起こり、ライセンス元のFraunhoferがライセンスを解約する権利を持ちますが、その時点で、Fraunhoferはメインライセンスもサブライセンスも解約しませんでした。破産裁判所では、FraunhoferとSXMの和解が成立し、サブライセンスが維持されることになりました。

特許訴訟

その6年後、FraunhoferはSXMがライセンスでカバーされている特許を侵害しているという旨のcease and desist letterを送ります。その1ヶ月後、Fraunhofer はWorldSpaceにメインライセンスは破産手続きの間に解約されているという旨のレターを送りました。

その後、FraunhoferはSXMに対して特許訴訟を起こします。訴訟に対する防御として、SXMはサブライセンスがあることを示し、早い段階でmotion to dismissが受け入れられ、訴訟を取りやめるべきと地裁は判断しました。その判決を不服に、FraunhoferはCAFCに上訴。

契約書の解釈をおこなう必要

CAFCは地裁が下した訴訟の取り下げを却下します。CAFCは、地裁はメインライセンスが実際に解約されているかをまず判断するべきだとし、そのような判断がなされないまま訴訟を取りやめるという判断をするのは適切ではないとしました。また、メインライセンスが解約されていると判断したのであれば、その解約にもかかわらずサブライセンスが有効であるかを判断するべきとしました。

CAFCは、ライセンスが解約された場合のサブライセンスの扱いについては、デフォルトのルールがないため、契約書の解釈をおこない、その解釈に基づいて判断しなければいけないとしました。

今回の案件において、メインライセンスの規約では、メインライセンスが解約された場合のサブライセンスの扱いが不明瞭なので、extrinsic evidenceを考慮する必要があるとしました。

このような判決を元に、CAFCは地裁における判決を破棄し、地裁に案件を差し戻しし、CAFCの判決に沿って、審議を進めることを命じました。

まとめ

ライセンスをおこなう際、サブライセンスは原則認めない方がいいでしょう。認めてしまうとライセンス先がサブライセンスをおこない、ライセンスの管理がしづらくなります。また、今回のように、メインライセンスが解約されているとしても、サブライセンスが生き残る可能性があります。

今回のケースを教訓にし、仮にサブライセンスを許す場合でも、メインライセンスが解約された場合、自動的にサブライセンスも解約されるなど、明確な文言を規約に含むことをおすすめします。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Brian M.Z. Reece, Christie Matthaei and Paul Stewart. Knobbe Martens(元記事を見る

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