メインのライセンスが解約されてもサブライセンスが生き残る可能性あり

メインのライセンスが解約された場合、サブライセンスも解約されるかという問題を解決するには、契約書の解釈をおこなう必要がある。

サブライセンスが維持されることに

Fraunhofer-Gesellschaft (“Fraunhofer”) という会社がWorldSpace に対して数件の特許に関するworldwide, exclusive, irrevocable license(メインライセンス)を提供していました。このライセンスにはサブライセンスする権利も含まれていました。そのライセンス取得後、WorldSpace はSirius XM Radio Inc. (“SXM”)にirrevocable sublicense(サブライセンス)をおこないます。

その後、WorldSpace は破産しメインライセンスを拒否、その結果、契約違反が起こり、ライセンス元のFraunhoferがライセンスを解約する権利を持ちますが、その時点で、Fraunhoferはメインライセンスもサブライセンスも解約しませんでした。破産裁判所では、FraunhoferとSXMの和解が成立し、サブライセンスが維持されることになりました。

特許訴訟

その6年後、FraunhoferはSXMがライセンスでカバーされている特許を侵害しているという旨のcease and desist letterを送ります。その1ヶ月後、Fraunhofer はWorldSpaceにメインライセンスは破産手続きの間に解約されているという旨のレターを送りました。

その後、FraunhoferはSXMに対して特許訴訟を起こします。訴訟に対する防御として、SXMはサブライセンスがあることを示し、早い段階でmotion to dismissが受け入れられ、訴訟を取りやめるべきと地裁は判断しました。その判決を不服に、FraunhoferはCAFCに上訴。

契約書の解釈をおこなう必要

CAFCは地裁が下した訴訟の取り下げを却下します。CAFCは、地裁はメインライセンスが実際に解約されているかをまず判断するべきだとし、そのような判断がなされないまま訴訟を取りやめるという判断をするのは適切ではないとしました。また、メインライセンスが解約されていると判断したのであれば、その解約にもかかわらずサブライセンスが有効であるかを判断するべきとしました。

CAFCは、ライセンスが解約された場合のサブライセンスの扱いについては、デフォルトのルールがないため、契約書の解釈をおこない、その解釈に基づいて判断しなければいけないとしました。

今回の案件において、メインライセンスの規約では、メインライセンスが解約された場合のサブライセンスの扱いが不明瞭なので、extrinsic evidenceを考慮する必要があるとしました。

このような判決を元に、CAFCは地裁における判決を破棄し、地裁に案件を差し戻しし、CAFCの判決に沿って、審議を進めることを命じました。

まとめ

ライセンスをおこなう際、サブライセンスは原則認めない方がいいでしょう。認めてしまうとライセンス先がサブライセンスをおこない、ライセンスの管理がしづらくなります。また、今回のように、メインライセンスが解約されているとしても、サブライセンスが生き残る可能性があります。

今回のケースを教訓にし、仮にサブライセンスを許す場合でも、メインライセンスが解約された場合、自動的にサブライセンスも解約されるなど、明確な文言を規約に含むことをおすすめします。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Brian M.Z. Reece, Christie Matthaei and Paul Stewart. Knobbe Martens(元記事を見る

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

coca-cola bottle
商標
野口 剛史

トレードドレスの基礎知識

商標(trademarks)に加え、トレードドレスというものがあります。商標はは会社のブランドに関するものですが、トレードドレスは商品の外見やパッケージを保護するものです。多くの会社がパッケージングで差別化を図っていて、消費者もパッケージングで企業を特定する場合も多くあります。また、トレードドレスはレストランやお店などの特定のブランドに関連する建物のデザインにも適用することができます。

Read More »
契約
野口 剛史

Covenant Not to Sueが特許訴訟を遅らす

アメリカでは特許ライセンスにおける問題がライセンサーとライセンシーの特許訴訟に発展することがありますが、今回は契約の際のCovenant Not to Sueが特許訴訟手続きを遅らせることになりました。

Read More »
analysis-data-statistics
訴訟
野口 剛史

ITCの経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではない

Lord行政判事は、 ITC調査において、ITC を開始するための条件の1つである経済要件は申立人の投資全体に対して比較されるものではないとしました。つまり、特許で守られている ITC 調査の対象となっている製品に対する投資額が全体の投資額よりも極端に低いという理由から、経済要件が満たされていないと主張することはできなくなりました。

Read More »