特許使用料を決定するかもしれない継続中の控訴案件

特許ライセンスに払うべき対価はいくらか?と言うのは一概には言えません。特にロイヤリティ計算のベースになるものが何か?というのは今まで多くの議論を呼んできました。そこで、最小販売特許実用単位(SSPU)というコンセプトが出来上がってきたのですが、まだ不透明な部分が多く、特許訴訟でもライセンス契約訴訟でも問題になっています。今回は、現在継続中の特許使用料に関する案件を見ながら、SEP特許ライセンスの課題を深堀りしていきます。


特許侵害訴訟で勝訴した特許権者は、逸失利益 (lost profits) または合理的なロイヤリティー (reasonable royalty) のいずれかを得る権利があります。合理的なロイヤリティの計算には、侵害製品の収益(「ロイヤリティベース」)が含まれることが多いです。最小販売特許実用単位(SSPU. smallest saleable patent-practicing unit)は、特許権者が合理的なロイヤルティ計算に使用できるロイヤルティベースを制限する法的教義です。最近の2つの判例は、特許侵害の状況とSEPライセンシングの状況におけるこの教義の適用を形作る可能性がある。特許権者と特許実施者の双方は、この動向に注意し、監視すべきでしょう。

SSPPUの背景

連邦裁判所は、特許権者は通常、特許実用化された最終製品に関連する総収入 (total revenues) を受け取る権利がないことを認識しています。このようなアプローチは陪審員を混乱させ、高額なロイヤリティの裁定につながる可能性があるからです 。したがって、多くの場合、裁判所は特許権者に対し、最終製品の特許実施中のサブコンポーネント(例えば、SSPPUやさらに小さなサブコンポーネント)に関連する収益を使用して、合理的なロイヤリティを証明するよう求めています。

しかし、連邦巡回控訴裁のSSPUに対するアプローチは、ここ数年で変化しているように見えます。VirnetX, Inc. v. Cisco Sys.では、連邦巡回控訴裁は、SSPUがそれ自体がマルチコンポーネント製品である場合、特許権者はSSPU以上にロイヤリティーベースを削減しなければならないとしました 。 しかし、連邦巡回控訴裁は、Exmark Mfg.Co. v. Briggs & Stratton Power Prods. Grp, LLCでは、特許権者が侵害している芝刈り機の総収入をロイヤリティベースとして使用することを認めています 。Exmark事件では、芝刈り機には未特許または非侵害の特徴がないため、総収入アプローチが適切であると説明されました。

MLC Intellectual Property, LLC v. Micron Technology, Inc.

MLC Intellectual Propertyは、現在連邦巡回控訴審で争われています。この訴訟では、問題となっているSSPUに特許を侵害しない特徴が含まれている場合、特許権者はSSPUよりも小さいロイヤリティベースを使用しなければならないかどうかが争われています。この訴訟では、メモリ・セルが従来の0または1のバイナリ以外の形式で情報を永続的に保存することを可能にする「マルチレベル・メモリ・デバイス」に関するMLCの特許が中心となっています。当事者は、侵害する最終製品に含まれる「ベア・ダイ」がSSPUとして機能することで合意しました。しかし、マイクロンは、ベア・ダイにはマルチレベル・メモリ機能が含まれているが、マルチレベル・メモリの機能性と価値を向上させる「多数の非侵害機能」も含まれていると主張しました 。

控訴したMLCは、1) SSPPUを超えた配分は、SSPUに識別可能なサブコンポーネントがある場合にのみ要求され(VirnetXを引用)、2) 非特許機能は特許取得済みのマルチレベル・メモリ機能と組み合わせて使用されなければならないため、ベアダイSSPUには「非侵害的な用途はない」(Exmarkを引用)と主張しました。 マイクロンは、特許権者は、SSPUに非侵害的な機能がある場合には必ずロイヤリティーベースを配分(apportion)しなければならないという立場を改めて表明しています (VirnetXも引用)。連邦巡回控訴裁判所は、2020年12月10日に口頭弁論を予定しています。

この件での連邦巡回控訴裁の決定は、テクノロジー分野におけるロイヤリティーの計算方法に大きな影響を与える可能性があります。数多くのテクノロジー大手が提出したアミカス書面に記載されているように、これまで独立していたコンポーネントは、一つの最終製品に組み込まれることが多くなってきています。SSPPUを超えたロイヤリティベースの配分を要求する規則は、この傾向を認め、最終製品メーカーを多額のロイヤリティ賠償から保護するものです。しかし、過度な配分要件は、特許権者がロイヤリティを全く証明できないようにする可能性があります。

HTC, Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson

HTC, Corp.は、SEP の FRAND 要件と SSPPU の交点を取り上げています。エリクソンは、2G、3G、4G 規格に不可欠と宣言された特定の SEP の保有者です 。標準化団体との契約に基づき、エリクソンはこれらの SEP を FRAND 条件でライセンスしなければなりません。しかし、HTCとエリクソンのライセンス交渉が決裂した後、HTCはエリクソンが過剰なロイヤリティを要求してFRAND義務に違反したと主張しました。

裁判でエリクソンは、ロイヤリティの要求は過剰ではないと主張し、携帯電話(最終製品)の収益をロイヤリティのベースとした適切なロイヤリティに関する専門家の証言を提出しました。これに対し、HTCは、ベースバンド・プロセッサ(主張するSSPU)に紐付けられたロイヤリティーベースを用いて、Ericssonのロイヤリティー要求が高すぎると主張しました。陪審員は最終的に、Ericssonのロイヤリティ要求はFRAND義務に違反していないと判断しました。

控訴書面の一部が機密事項であることを考慮すると、最終的な問題は、当事者の FRAND 義務の遵守を考慮する際に、陪審員が SSPPU に関する指示を受けるべきかどうかであることは明らかです。米国特許商標庁はエリクソンを支持してアミカス書面を提出し、当事者が FRAND の遵守を証明する方法について柔軟性を主張しました 。第 5 巡回控訴裁は2020年5月6日に口頭弁論をおこないました。エリクソンの弁論では、SSPUの法的教義は特許損害賠償の文脈から来ていることが強調されました。本質的には契約紛争であるものに SSPPU の指示を与えることは非常に特殊性が高いと考えられます。

SEP の FRAND 要件と SSPPU の間には、ここ数年特に論争の的となっています。HTCのように、他のSEPライセンシーは、特許権者が特許実施中のサブコンポーネントの収益を出発点とするSSPUのようなアプローチではなく、最終製品の収益に基づいてロイヤリティを計算し、SEPライセンスに対して多額のロイヤリティを要求していることに不満を抱いています。SEP 特許権者とライセンシーとの間の論争は、最近いくつかの反トラスト訴訟につながっています。第 5 巡回控訴裁の判決は、何が FRAND 準拠のロイヤリティ率を構成するのか、また当事者が SSPPU を使用して FRAND 率を計算すべきかどうかを明らかにするかもしれません。

解説

特許のライセンスを行う際、どのようなロイヤリティが適切なのかは重要な議題の1つです。当然、ライセンスをするライセンサーはなるべく高くしたいし、ライセンスを受けるライセンシーはなるべく低くしたいと言うのが本音です。

ロイヤリティは、ロイヤリティベースにロイヤリティレートを掛け算して導き出されます。特にロイヤリティベースが何か?というのは長年争われてきました。例えば、同じ5%のレートでも、$1000以上するスマートフォン本体がベースになるのか、その中の数ドルの部品がベースになるのかで、何百倍ものロイヤリティの差額が生じます。

このようにロイヤリティは対象となるベースが何なのかによって大きく異るため、判例を通して、最小販売特許実用単位(SSPU. smallest saleable patent-practicing unit)というコンセプトが形作られてきました。

しかし、SSPUも完璧ではなく、MLC Intellectual PropertyのようにSSPUを適用したとしても、SSPUに非侵害機能がある場合、どのようにそれらの機能をロイヤリティに考慮するのかが問題になっています。そして、HTC, Corp.のように、ライセンス契約という州法の契約法が関わる問題で、特許訴訟に起源しているSSPUのコンセプトを陪審員に説明するのかという問題も起こってきています。

IoTや技術革新が進み様々な企業間のコラボレーションが進む中、今後はテレコムやテクノロジー企業だけでなく、多くの企業や組織がSEPに関わることでしょう。そのため、SEPのライセンスに関わる問題が訴訟になることも今までより多くなることでしょう。

今回の2つの継続中の控訴案件の判決もSEPライセンスに重要な影響を与えるかもしれませんが、今後も続くであろうSEP関連の訴訟を通してSEP特許の使用料に関するルールが形作られていくことでしょう。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Bijal Vakil and Samuel Seham. White & Case LLP(元記事を見る

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