知財はM&A（買収・合併）の際に重要な要素です。技術が優れている会社の価格評価にはその会社の知的財産が大きく関わってきます。今回は、M&Aのために知っておきたいIP Due Diligenceのポイントをいくつか紹介します。
Due DiligenceとIP
Due DiligenceはM&Aを行う際に重要なプロセスです。その際に会社の知的財産を特定することが大切です。
知的財産は様々な形で存在している可能性がありますが、一般的に実態のない無形資産として扱われるので、そのよう資産の特定は有形資産と比べると特定が難しい特徴があります。知的財産の代表的な形は、特許、トレードマーク（商標）、トレードシークレット、コピーライト（ソフトウェア等）があります。
そのような知財の特定には、特定した各知財の所有権を特定することも含まれます。所有権を調べる最初の場所は、各国の特許庁のデーターベース等を活用するのがいいでしょう。
書類とIP
買収企業から提供される知財関連の書類をレビューするのも重要です。
例えば、以下のような書類は知財 Due Diligenceをするにあたり重要になってきます：
- Patents and patent applications;
- Trademarks;
- Know-how and trade secrets;
- Software and databases;
- Domain names;
- License agreements;
- If the intellectual property in question is an employee invention, agreement signed with the employee regarding the invention and any royalties paid or being paid in accordance with such agreement and other relevant documents;
- Any document and information regarding any on-going dispute related with the technology in question;
- Information and documents related with any research development if applicable;
- Any agreement with any third party with regards to research and development projects, joint ventures and collaborations concerning a possible creation of an intellectual property; and
- Information and documents regarding liens and encumbrances on the target company’s intellectual property rights.
Open source codesの問題
買収先のソフトウェアにopen source codeが含まれている場合、そのソフトウェアの知財権に影響を与えることがあります。例えば、特定のopen source codeを使って開発されたソフトウェアはそのopen source codeのライセンス規約によって、無償の使用権を与えないといけなかったり、ソースコードを開示しないといけなかったりすることもあります。
このようにOpen source codeの問題は大きな問題になりかねないので、買収する側は買収される側に、表明（representations ）と保証（warranties ）を求めることがあります。具体的に言うと、ソフトウェアのコードや製品に使われている知財を公開する義務が生じるようなopen source または似たようなプログラムが買収先のソフトウェアに使われていないこと、また、使用しているopen source codeに関しては、その規約に対する違反がないことの表明と補償を求めることが多いです。
知財関連契約
知財関連の契約にはよくchange of control clauseと呼ばれる会社の所有権が変わったときに関する規約があります。その規約によっては、契約が結ばれている企業の所有権が変わったときに、もう一方への通達義務や、承認の必要性、または、契約の破棄が明記されているので必ずチェックしましょう。
保証(Warranty)と補償(indemnification)
買収の際の株式取得契約（share purchase agreement）に将来的に発生しうるクレームや賠償に対して以下のことを明記するといいでしょう：
- The acquirer may warrant that there are no infringement claims exist on the relevant intellectual property right. Existence of an infringement claim may seriously impact the operations of the acquirer. It would be substantial for acquiring company to be indemnified against possible infringement claims.
- The acquirer may warrant that the acquisition of the company does not have any affect or infringe the intellectual property rights of the target company or third parties.
まとめ
知的財産に関するDue diligenceと補償はM&Aを行う上でとても重要になります。特に、買収先の価値の内、知的財産が大きい割合を示している場合はなおさらです。第三者によるクレームやM&A終了までに開示されていない情報がある場合、買収の際に大きな問題に発展する可能性があります。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Batuhan Ecin. HERDEM Attorneys at Law （元記事を見る）
