2007年に特許ライセンスにおける特許異議申立禁止条項 “no patent challenge”が違法になりましたが、その後もライセンス契約においてライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることを難しくする条項が多く存在します。今回は現在どのような形で当事者同士がライセンスされた特許に関する異議申し立てのリスクを当事者間でシフトさせていっているのかを見てみます。
MedImmune, Inc. v. Genetech, Inc., 549 U.S. 118 (2007)の米国最高裁判決に至るまで、特許のライセンサーは、ライセンシーがライセンスの対象となっている特許の有効性に異議を唱えることを禁止する 特許異議申立禁止条項 (“no patent challenge” clause) をライセンスに含めるのが一般的でした。米国最高裁判所は、MedImmune事件において、ライセンシーはライセンス契約に違反したり、ライセンス契約を解除したりすることなく、ライセンスの対象となっている特許の有効性と実施可能性に異議を唱える法的権利を有するとの判決を下し、この慣行に終止符を打ちました。この画期的な判決では、ライセンシーはライセンサーによる侵害からの免責を受けた後、ライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることができます。この判決は、侵害当事者が侵害からの免責を得るためにライセンス契約を締結し、その後、侵害で訴えられることを恐れずにライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることを奨励しているように思われます。
MedImmuneの判決以前は、ライセンサーがライセンシーに対して優位に立っていましたが、それは法律がライセンサーに、ライセンシーが契約上、ライセンスされた特許に法的に異議を唱える権利を放棄することを要求する権利を認めていたからです。これにより、ライセンシーは契約の全期間にわたってロイヤリティーを支払うことになり、それは多くの場合、期限切れの最後のライセンス特許が終了するまでの期間に相当することになります。このような以前の慣行は、ライセンス期間中ロイヤリティを支払い続けるか、ライセンシーがライセンサーの特許に異議を唱えるようなことをした場合、ライセンスを終わらせ、侵害訴訟を提起されるリスクを負うか、という難しい選択をライセンシーに迫るものでありました。
MedImmuneの後の数年間で、洗練されたライセンサーはこの判決を機に、ライセンサーを運転席に戻すライセンシング戦略を展開してきました。熟練したライセンサーは、ライセンシーが特許異議申立権を契約により放棄することは違法であるため、もはや要求しません。その代わりに、ライセンシーになりたければ、あなたやあなたの代理人がライセンスされた特許に異議を唱えようとした場合、ライセンスは直ちに終了し、ライセンシーは元ライセンサーによる侵害請求の対象となるという契約条項に同意しなければならないというだけです。この戦略は、ライセンスが終了した後に元ライセンサーから侵害訴訟を起こされることを恐れて、ライセンスされた特許の有効性に異議を唱えたくないライセンシーにとって十分な障害となります。
興味深いことに、このライセンシング戦略はまだライセンシーによって法廷で法的に争われたことがなく、この契約戦略はライセンシーが特許異議を唱える権利を主張することを本質的に阻害するため、MedImmuneの背後にある精神にまだ違反していると考えるコメンテーターもいますが、他のコメンテーターは、何が特許の有効性であるかという法的基準が不確かになり、侵害者が特許の有効性に異議を唱えることが一般的に容易になった時代に、この戦略は特許の有効性を維持するための執行可能な効果的なツールであると考えています。これらの解説者は、このライセンシング戦略は合法であるべきであるとしています。なぜなら、昔の特許異議申立禁止条項（現在は違法）とは異なり、単純なライセンス終了条項は、ライセンシーがライセンスされた特許の有効性や実施可能性に異議を唱えることを妨げるものではないからです。つまり、このライセンシング戦略では、ライセンシーは、ライセンスされた特許の有効性に異議を唱えようとする前に、ライセンスを終了することで侵害免疫力を放棄しなければならないのです。
いずれにしても、特許のライセンサーは、ライセンスが freedom to operate ライセンスであれ、技術移転ライセンスであれ、特許侵害訴訟に関連して交渉された特許ライセンスであれ、ライセンス契約にこのようなライセンスの終了条項を含めるようにアドバイスを受けます。しかし、この基本的なライセンシング戦略は、多くの新しい形やバリエーションを生み出しています。例えば、ライセンシーがライセンスされた特許に反対する行為を行った場合にはライセンスが終了するように条項を作成することもありますが、問題となる行為が法的手続きの提出には至らない反対または脅迫的な発言であった場合も含む場合があります。さらに、この規定では、「異議申し立て」には、ライセンス特許の有効性や実施可能性に対する異議申し立てだけでなく、ライセンシーが行っているかもしれない行為がライセンス特許のクレームを侵害していないという申し立ても含まれるとしています。その他のバリエーションとしては、ライセンシーがライセンス特許に異議を唱える意思があることを事前に通知すること、ロイヤルティ率の自動引き上げ、またはその他の補償金を要求することなどがあります。さらに、異議終了条項では、ライセンシーが異議を申し立てた場合だけでなく、サブライセンシー、ライセンシーの後継者（ライセンシーが関与する合併または買収取引に関連して）、またはライセンシーに代わって働く第三者など、ライセンシーに代わって誰かが異議を申し立てようとした場合にも終了が発動されることを明記するのが一般的です。
これらのバリエーションはすべて、単独で使用しても、併用して使用しても、ライセンシーによる将来の特許異議申し立てのリスクを軽減する効果的なライセンシング戦略を提供することができます。これらの戦略はいずれも法廷で争われたことがないため、ライセンサーは、特許ライセンシング取引のすべてにおいてこれらの戦略を実施することを強く推奨します。
解説
特許ライセンスの難しい部分は、特許法と契約法が交差する点です。契約法は州法なので多少州によってばらつきがありますが、原則当事者が契約することであれば自由に条項を決めることができます。しかし、MedImmuneで、特許異議申立禁止条項 (“no patent challenge” clause)は、特許法で認められている特許の有効性と実施可能性に異議を唱える法的権利を阻害するものだとして、そのような条項を違法としました。
そのため、MedImmune以降、上記のような挑戦する権利を奪う条項ではなく、ライセンスされた特許に挑戦するような行為（や意向）がある場合、ライセンス契約を解除するという条項が増えてきました。
さらに、ライセンス契約の解除は、特許の有効性と実施可能性に異議を唱える行為、つまり、特許自体への挑戦だけでなく、ライセンシーが行っているかもしれない行為がライセンス特許のクレームを侵害していないという非侵害を理由にした申立も含まれる場合があります。
個人的には、ライセンスにより特許侵害訴訟を無効にした後に、ライセンスを継続したままライセンスされている特許を無効にするようなことは公平性に欠けていると思うので、ライセンシーはいつでも挑戦できるけどその際はライセンス契約が解除されることを認めるような、ライセンサーとライセンシーの両方にリスクを分けるようなルールがいいと思います。
MedImmune以降に出てきた条項は訴訟になっていないので、条項の有効性はまだ確かめられていませんが、ライセンスを提供する側（ライセンサー）であればそのような制限はできるだけ設けて、ライセンスを受ける側（ライセンシー）であればできる限り自動解約になるような条件を限定したり、どのような行為がライセンス契約の解約になるのかなどを個別案件ごとに詳細に検討し、議論することが求められます。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：John Vassiliades. Gordon Rees Scully Mansukhani（元記事を見る）
