他社と共同開発契約（Joint development agreement：JDA）などを行う場合、両社の知的財産が問題になることがあります。通常、すでに各社が所有している知財（background rightsと呼ばれることが多い）に関する所有権は、すでに所有している会社にとどまる（つまり、相手の会社に所有権が移らないし、共同所有にもならない）ことが多いですが、将来開発されるであろう知財（foreground rightsと呼ばれることが多い）の所有権には十分な議論が必要です。
将来開発されるであろう知財
将来開発されるであろう知財の所有権に関して交渉する場合、以下の点について考慮することをおすすめします：
- 特定の知財を開発した当事者がその知財権を所有するのか？
- 一方が資金を提供していたら所有権はどう扱われるのか？
- もし一方が開発した知財が他方の技術を向上するものだった場合、どうその知財の所有権を扱うべきか
- 共同で開発した場合、知財の所有権はどう扱われるのか？
典型的な将来開発されるであろう知財の所有権の取扱
一番シンプルな形は、知財の所有権に関するデフォルトの考え方に従う形です。つまり、契約の下、単独で開発した知的財産については、その開発元が所有するということです。しかし、この形態だと、一方が開発した知財が他方の技術を向上するものだった場合、問題が生じます。また、共同で開発した場合の知財の所有権についてどう扱われるのかが不透明です。
次に考えられる形は、誰が開発したかにかかわらず、資金を提供した会社に知財の所有権を認めるものです。この形は、コンサルティング契約などの“work for hire”契約（外注委託契約）であったら何も問題ありません。しかし、開発する会社の既存製品のカスタム品や既存製品をベースにした開発の場合は問題が発生することがあります。開発する側も今後の製品に開発されるであろう知財を使いたいと思われるので、そのような場合は、交渉が難航することがあります。
次に、すでに各社が所有している知財に関する新しい知財はすべてその会社に帰属するという考えです。このような考え方は、共同開発契約で採用される場合が多いです。両社の得意技術に明確な境界線がある場合、交渉がスムーズに行く場合が多いです。
まとめ
最後に、多くの契約では、ここで紹介した形の2つ以上の形を採用したり、細かな条件を加えて、契約上で将来開発されるであろう知財の所有権について明確にしていくことがほとんどです。後の衝突を避けるためにも、事前に契約で将来開発されるであろう知財について明確に所有権がわかるようにしておくことをおすすめします。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Vito Petretti and Cindy L. Dole. Morgan Lewis & Bockius LLP （元記事を見る）
