技術が進むスピードが加速し、大企業でも自社ですべての開発を行うのが不可能になってきています。そこで共同開発が注目されていますが、そこには大きなリスクもあります。その１つに知的財産権に関する規約があります。今回は、開発契約の知財に関わる規約のポイントを解説していきます。
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企業が技術開発をする場合、従業員が自社で開発するか、第三者と契約して技術開発を行うかの2つの選択肢があります。企業が第三者と契約して自社のために技術開発を行う場合、契約書の重要な論点の一つは、知的財産権の所有権の配分です。
バックグラウンド知財とフォアグラウンド知財
開発契約(development agreement)で知的財産の所有権を割り当てるための最初のステップは、知的財産の「バケット」(“buckets”)を特定することです。知的財産バケットは一般的に、バックグラウンド知財とフォアグラウンド知財の2つのカテゴリーに分類されます。バックグラウンド知財（Background IP）とは、一般的に、当事者によって、または当事者のために、(a) 契約の有効日以前、またはそれ以前に、または(b) 契約とは独立しているが契約と並行して行われた活動から
作成、考案、所有、または開発された技術および知的財産権と定義されます。ほとんどの開発契約では、各当事者はバックグラウンドIPを所有することになります。フォアグラウンドIP（Foreground IP）とは、開発契約の過程で作成された知的財産のことです。
フォアグラウンドIPの権利の割り当てが重要
開発契約における重要な問題は、フォアグラウンドIPの権利の割り当てです。フォアグラウンドIPは、当事者が作り出した新しい技術で構成されている場合もあれば、当事者が所有する技術の派生物である場合もあります。開発された知的財産が新規知的財産であるか派生的な知的財産であるかにかかわらず、知的財産の所有者を特定する規定がなく、開発者から会社への知的財産権の譲渡もないまま、当事者のみによって開発された知的財産であれば、その知的財産は開発者が所有していることになります。知的財産が当事者によって共同で作成され、開発契約にフォアグラウンドIPの知的財産の割り当てがない場合、デフォルトルールは共同所有となります。
共同所有権は避けるべき
共同所有権は理論的には公平に聞こえるかもしれませんが、多くの複雑さを生み出します。米国の法律では、各共同所有者は、特許権を考慮せずに、著作権を考慮した上で、技術を完全に利用し、第三者にライセンスすることができます。これは、少なくとも特許については、共同所有者は、他方の所有者にロイヤリティを支払うことなく、お互いの競合他社の侵害者にライセンスすることができることを意味しています。また、共同所有の知的財産を行使するためには、共同所有者の双方が訴訟に参加しなければならず、その結果、一方の共同所有者が訴訟を提起することができなくなる可能性があります。最後に、一般的に、企業が第三者に知的財産を開発するためにお金を支払っている場合、企業はそのような知的財産を所有したいと考えており、共同所有は、特定の状況下でのみ、または企業にとって重要でない知的財産についてのみの選択肢とするべきです。
共同所有しないためには契約書で定義するべき
共同所有権の問題を回避するためには、開発契約においてフォアグラウンドIPを明確に定義し、それに応じて所有権を割り当てるべきです。標準的なコンサルティング契約や開発契約では、開発者やコンサルタントが企業のために技術開発を行うために特別に雇われている場合、一般的に企業は、契約期間中に開発者が開発したすべての技術に対するすべての知的財産権を所有します。
定義の方法
この所有権は、一般的に、開発者がそのバックグラウンドIPまたは一般的に適用可能なノウハウの権利を保持することを条件としています。前述の企業の所有権は広範であり、バックグラウンド知財を職務記述書で定義された技術に限定することで、より狭義にすることができます。このような方法でフォアグラウンドIPを配分する場合、作業明細書に記載されていない技術は会社が所有することができないため、企業は注意が必要です。
使用のために必要なライセンスも必要かも
上記のような知的財産バケットの所有権を適切に配分したとしても、開発者が開発した技術に組み込まれている開発者バックグラウンド知財や、企業が開発した技術を利用するために必要な知財については、企業が開発者からライセンスを取得することが重要です。一般的に、企業が開発者と契約して特定の技術を構築するのは、開発者がその技術を構築するための知識やノウハウを持っているからです。そのため、開発者は自社の知的財産や第三者の知的財産を開発技術に組み込むことができます。開発者のバックグラウンドIPに対するライセンスがなければ、開発者からの潜在的な侵害請求を避け、企業は開発された技術の権利を自由に行使することができません。ベストプラクティスとして、開発者が会社の同意なしに、開発者のバックグラウンドIPやサードパーティIPを開発技術に組み込むことを禁止し、開発者がそのようなIPを組み込んだ場合、開発者は開発技術を使用または利用するためにそのような開発者のIPやサードパーティIPを使用するための広範なライセンスを会社に付与するという条項を開発契約書に含めることをお勧めしています。
専門家のアドバイスを
前述では、標準的な開発契約における知的財産の配分について簡単に分析しています。もちろん、開発契約、特に共同開発契約における知的財産の配分は、取引の詳細に応じて複雑になる可能性があります。どのようなタイプの知的財産開発取引においても、知的財産権の所有権の問題や開発取引から生じる潜在的な訴訟を回避するために、知的財産取引の経験豊富な弁護士と緊密に協力することをお勧めします。
解説
最近は第三者に開発を依頼したり、共同開発を行うことが多くなってきています。しかし、そのような契約の際に知財周りについて明確に定義していないと、せっかく開発した製品やサービスが使えなかったり、重要な新製品やサービスに関する知財の所有権を得られない可能性があります。
今回の記事では、開発契約における知的財産権の規約が重要な理由に始まり、定義すべきポイントや避けるべき共同保有の形式など具体的なところまで踏み込んでいるので参考になると思います。
また、忘れやすい使用のためのライセンスについても話されています。特にソフトウェア関連の開発の場合、多くのオープンソースソフトウェアが使われると思うので、必要なライセンスの取得は重要になってきます。自社がソフトウェアの契約やオープンソースソフトウェアに慣れていないのであれば、開発の際に使うオープンソースソフトウェアを制限したり、使用（や販売）の際に必要なライセンスが会社に付与されるよう契約書に明記するといいでしょう。
開発契約における知的財産権に関する規約はとても重要です。共同開発の話が持ち上がった際は、なるべく早く知財（と法務）が関わり、交渉の早い段階から適切なサポートをすることをおすすめします。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Rahul Kapoor and Shokoh H. Yaghoubi. Morgan Lewis & Bockius LLP（元記事を見る）
