AIA再審査を回避する契約書の書き方

通常特許の権利行使を受けた際、IPRやPGRといったシステムを使って特許庁(PTAB)で問題の特許の再審査を行うことができます。しかし、ライセンス契約等でそのようなPTABにおける再審査を受ける権利を放棄することは可能なのでしょうか?

背景

ライセンス契約で、ライセンシーは以下の文言に同意していました。

6.4 MerchSource shall not (a) attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP; or (b) directly or indirectly, knowingly assist any Third Party in an attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP except to comply with any court order or subpoena.

また、その契約書にはforum selection clauseもあり、すべての論争に関してカリフォルニア州の裁判所で取り扱う旨が書かれていました。

THE PARTIES AGREE THAT … DISPUTES SHALL BE LITIGATED BEFORE THE COURTS IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.

しかし、ライセンシーは特許が無効という主張からロイヤルティーの支払いを止めます。その対策として、ライセンサーである特許権者は契約に従いN.D.Cal. Federal Courtにおいて、特許侵害と契約違反でライセンシーを訴えます。

その後、ライセンシーは特許を無効にするため問題になっていた特許に対してIPRとPGRを特許庁に申請しますが、連邦地方裁判所がIPR/PGRの申し出を取り下げるよう仮差止の命令を下しました。これを不服にライセンシーは仮差止の命令をCAFCに上訴します。

特許無効に関する争いは契約が発端だった

しかし、Dodocase Vr, Inc. v. Merchsource, LLC (Fed. Cir. 2019) において、CAFCは地裁の判決を是正しました。その理由として特許無効に関する争いはライセンス契約がきっかけで起こった問題なので、契約の規約上、カリフォルニア州の裁判所で取り扱うべきであるということを示しました。その際に、CAFCが引用した判例は2000年の Texas Instruments Inc. v. Tessera, Inc., 231 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2000)でした。

CAFCは今回の判決をnon-precedential(判例として扱わない)としましたが、以下の2つの点で重要です。

CAFCは特許の有効性に関する問題は原則、契約のforum selection clauseに従うべきという考え方であること。

引用されたTexas Instrumentsの時代にはAIAによるPTABでの再審査制度がなかったこと。Texas Instrumentsの判例ではITCへの申し立てが問題になっていましたが、今回はforum selection clauseがPTABにおける再審査を制限するものなのかが問題になっています。

現在、この案件はen bancによる公判の申請中です。

まとめ

ライセンス契約では、よくこのDodocase の案件で起きたような問題が発生します。アメリカでは幅広いことがらが契約で決められるので、特許ライセンスをアメリカの法律の下、行う際は、ロイヤルティー等の他にも(1)契約でIPRで特許を無効にする権利を放棄することはできるのか?、(2)またできる場合、どのような状況下でなら放棄できるのか?、(3)その場合の適切な契約の文言はどのようなものか?などを最新の判例も考慮しながら検討していく必要があります。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Dennis Crouch. Patently-O(元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

binders-filings-data-record
特許出願
野口 剛史

知財のコスト削減をする上での注意点

COVID-19パンデミックの経済的影響は大きく、多くの企業が支出の引き締めにかかっていると思います。その中で、コスト削減のために知的財産ポートフォリオに注目する企業もあるかもしれません。しかし、注意してほしいのは、特許への投資を縮小するという決定は、パニックの中感情的に行われるべきではなく、ビジネス上の考慮事項に基づいて行われるべきです。

Read More »
book-flipping
訴訟
野口 剛史

ITCにおける新しいルールが2018年6月7日から有効に

100日間手続きの追加、調査の複数手続き、召喚令状への抗議、電子化などのITC手続きのさらなる効率化、合理化を目的としたルール改正が2018年6月7日から開始される(Institute)すべてのITC調査に適用されます。特に、100日間手続きでは、比較的簡単に解決できる問題に対し調査開始から100日以内に結論が出せるようになります。

Read More »