許可通知後の補正には注意:PTAが短くなる危険性あり

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整(patent term adjustment, PTA)に関する米国特許商標庁(PTO)の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。

統計データでわかったVidal長官になってからのPTAB最新トレンド(申立人有利に)

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裁量棄却(discretionary denials)が稀になり、それに応じて審査を開始する(institution)割合が上昇したため、特許審判部(PTAB)は再び申立人有利になりつつあります。2022年度(2022年8月まで)のPTABのインスティチューション率は、2016年度以来最も高く、66%です。さらに最近のデータを見ると、2022年7月から現在までのPTABのインスティチューション決定率は、さらに高く73%となっています。

明細書内での用語定義は慎重に

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アメリカにおける良い明細書は適宜明細書内やクレームで使われる用語が明細書内で明確に定義されていることだという意見もありますが、他のものと同様に、過剰な記述は有害な結果を招くことがあります。今回のIPRはそのケースで、uniQure biopharmaは米国特許第 9,982,248 号(’ 248)に関する IPR2021-00926 (IPR) で、自ら定義した用語によって特許性が失われるという事態に陥りました。

IPRの際の真の当事者(RPI)の指摘はタイムバーがある時に絞るべき

特許訴訟の際にIPRを用いてPTABで特許を無効にしようとすることがありますが、訴訟から1年以内にIPRの手続きを行わないと35 U.S.C. § 315(b)により時効となります。今回は訴訟になっている特許のIPRがNPR対策組織であるUnifiedから行われましたが、権利行使された当事者であるAppleやSamsungもUnifiedの会員だったため、PRIにAppleやSamsungも含まれるかが問題になりました。