許可通知後の補正には注意:PTAが短くなる危険性あり

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整(patent term adjustment, PTA)に関する米国特許商標庁(PTO)の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。

ケース:Eurica Califorrniaa v. Vidal, Case No. 22-1640 (Fed. Cir. Nov. 7, 2022) (Lourie, Dyk, Hughes, JJ.) (per curiam) (non-precedential)

許可通知後の補正提案がきっかけでPTAから51日が減算される

Eurica Califorrniaaは、2014年3月15日に出願された「子宮外妊娠管理の非破壊的手段」と題する特許出願の唯一の発明者です。延長された特許審査の終了間際に、審査官は、特許出願の請求項の文言に、特許が許可されるよう小さな追加変更を行いました。審査官は、この一方的な修正を行い、Califorrniaaに許可通知を提出しました。

これに対し、Califorrniaaは、審査官とのインタビューを要求し、審査官の修正したクレームの制限に対する変更、及び審査官の修正とは無関係な実質的変更を含む、さらなる修正案のリストを提供しました。面接の後、Californiaaは、審査官が提案したクレームを検討するために、彼の補正案を正式に提出しました。その結果、PTOは、審査官がCaliforrniaaの許可後の補正を検討し、受け入れるのに要した時間を考慮し、特許の調整特許期間から51日を減算しました。Califorrniaaは、PTOの計算を不服として、まず連邦地裁に控訴し(連邦地裁はPTOを支持)、その後、連邦巡回控訴裁(CAFC)に控訴しました。

許可通知を出した後の出願人による補正は審査を終了させるための合理的な努力とは言えない

PTOは、PTOに起因する遅延日数から、出願人が審査終了のための合理的努力を怠ったことに起因する遅延日数(failure to engage in reasonable efforts to conclude prosecution)を差し引いた日数分、出願から20年という名目の特許期間を延長することができます。議会は、この「合理的努力」(reasonable efforts)基準が満たされない場合を定義する権限をPTOに付与し、PTOはこの問題に対処するための規則を作成しました。

2019年、CAFCはSupernus v. Iancuの判決を出し、PTOは出願人が審査終結に向けた合理的な努力をしたかどうかを適切に考慮しなかったと判断しました。これを受けて、PTOは、PTOが明示的に要求した許可後の補正と、出願人が自発的に行った補正を区別し、PTAの減少の計算に関連する時間枠を変更するために、規則を調整しました。PTOの規則では、審査官が許可通知を出した後に出願人が特許出願の補正を行うことを決定した場合、審査を終了させるための合理的な努力とは言えないと一部で述べています。

審査終了のための明確な努力が存在しなかったSupernusの判決とは異なり、CAFCは、Califorrniaaがいつでも許可後の補正を撤回し、審査官の補正を受け入れて審査を終了することができたというPTOの認定に同意しています。そのため、Californiaaがさらなる遅延を回避し、審査を終了させることができた「特定可能な努力」が存在したことになります。したがって、裁判所は、特許期間の51日間の控除を支持しました。

また、CAFCは、PTOのSupernus後の規則更新は、特許発行とそのPTAの計算の後まで実施されなかったため、本件のPTAの計算には適用されないと判断しています。しかしながら、CAFCは、本件の事実を鑑みると、この更新はCAFCの判断を変えるものではないということを指摘しました。

最後に、CAFCは、PTOの「合理的な努力」の解釈と、その結果としての51日のPTAの控除について、Chevron deferenceを認めました。(Chevron deferenceとは、特定の問題または疑問に関する行政機関への立法府の委任が明示的ではなく、むしろ暗黙的である場合、裁判所は行政機関が行った合理的な解釈を、独自の法令解釈に置き換えることはできないというもの。)CAFCは、「合理的な努力」の意味は曖昧であるため、PTOの解釈に従うのが適切であると判断しました。また、裁判所は、許可後の補正は、審査終結のための合理的努力に該当しないとするPTOの規則は、恣意的、気まぐれ、または明らかに法令に反していない(not arbitrary, capricious or manifestly contrary to the statute)ため、許容されると判断しました。

参考文献:Another Kind of Term Limit: Delay Resulting from After-Allowance Amendments Deducted from PTA

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