中国企業をアメリカで訴えるには２年以上かかる？
アメリカの特許を中国企業に対して権利行使する場合、いくつもの難しい点があります。 KPNがOppo, Vivo とOnePlusをDistrict of Delawareで訴えたケースの書類を見てみると、中国企業に正式に訴状を送る（serve process）のに２年の歳月がかかりました。 中国で正式に訴状を送る（serve process）方法は１つしかありません。the Hague Service Convention’s Article 5 procedureというものです。これは、国内で中心となる権限を持つ組織を通して行うことを意味していて、中国では、Ministry of Justiceになります。中国は、個人や郵送での訴状送付は拒否するため、Ministry of Justiceを経由する以外の方法はありません。 手続きは簡単で、中国語への翻訳、＄９５の費用、必要用紙への記入などです。また、専門家によると、適切な裁判地の住所を私立探偵などを雇い、正確に記入するといいということです。少しでもミスがあると、手続きを最初からやり直さなければいけないので、ここは時間を取り、正確な情報を入手することが迅速に手続きを行う秘訣のようです。 その後は、待つのですが、この待ち時間が最近、異常に伸びているとのことです。 ２０１５年に中国の法律をテーマにしたブログでは、待ち時間は１ヶ月から５ヶ月とされていました。しかし、その待ち時間は月日が経つにつれ増加し、２０１７年の時点で、待ち時間は１年になりました。また、最近では、アメリカからのリクエストに対する対応はすべて停止されてしまったというニュースが流れました。 KPNはOppo, Vivo, OnePlusと親会社であるBBK Electronicsを２０１７年１月に訴えたのですが、２０１８年４月のステータスレポートで、District of Delawareの判事にOnePlus への訴状通達手続きが１年ほどかかっていて、何も進展がないということを報告しました。その報告には、現在、２年前に行われたthe Hague Service Convention’s Article 5 procedureに対して、中国のMinistry of Justiceは対応しているという報告がありました。 the Hague Service Convention’s Article 5 procedureの問題は、いつまでに手続きを終わらせなければいけいないという期限がない点です。なので、ハーグ条約の加盟国は、いつ手続き終わらせても条約違反いはなりません。 現状では、中国企業に対してアメリカで特許訴訟を起こすのはいいアイデアではありません。アメリカに子会社がある場合、そこをターゲットにできますが、アメリカに子会社がない場合、訴えるには少なくとも２年以上かかる状況です。 まとめ作成者：野口剛史 […]
TC Heartland関連ケース：特許侵害の場合、外国企業はどの裁判地でも訴えられる
２０１８年５月９日、CAFCは、In Re: HTC Corporationにおいて、特許侵害の場合、外国企業はどの裁判地でも訴えられるとしました。 経緯： District of Delawareにおいて、特許権者が台湾に本社があるHTC Corporation (HTC Corp.)とアメリカの子会社HTC America, Inc.を訴えました。 両社とも連邦手続き法のRule 12(b)(3)において、裁判地（Venue)が正しくないと主張し、訴えを取り下げるよう主張しました。しかし、裁判所は、28 U.S.C. § 1391(c)(3)に基づき、台湾に本社があるHTC Corp.に対しては、District of Delawareという裁判地は適切だとして、HTC Corp.の主張を退けました。それを不服としたHTC Corp.は、地裁における裁判地の判決をCAFCに上訴しました。 CAFCは、HTC Corp.の訴えを却下し、1972年のBrunette Machine Works v. Kockum Industriesおける米国最高裁の判決を用いて、外国企業はどの裁判地でも訴えられる ことを明言しました。さらに、この外国被告人に対する適切な裁判地という点については、TC Heartlandも裁判地に関する法令の改正も影響を与えていないとし、アメリカ企業の裁判地を大きく変えたTC Heartland事件ですが、その判決が、外国企業には当てはまらないことが今回の案件ではっきりわかりました。 この判決は、過去の海外企業に対する特許訴訟の裁判地やTC Heartlandの判決から予測できていましたが、今回の判決で明確になりました。 コメント： この元記事には、ここで取り上げたIn Re: HTC Corporation以外にも２つTC Heartland関連の裁判地に関わる判例を紹介しています。よかったら見てみてください。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者： Andrew N. Thomases, […]
アメリカTPP参加再考？それに伴う知財関連規約への影響
２０１８年４月、アメリカのトランプ大統領がアメリカのTrans-Pacific Partnership (TPP)参入の再考をしていることが明らかになりました。 去年アメリカが辞退してから、１１カ国（Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam）によって締結された貿易条約は、Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)と呼ばれています。 TPPには様々な条約が盛り込まれていまうが、中でも知財に関する項目は、一番交渉が行われた項目の一つです。元々は、辞退する前のアメリカが積極的に交渉していて、条件はより発展したアメリカなどの先進国に有利な条件になっていました。 このIP規約は、発展途上国でのジェネリック医薬品の販売を難しくするもので、発展途上国における健康に深刻な問題が起こるのではないかと懸念されていました。しかし、最終的には、アメリカの市場へのより簡単な参入を条件に、原本のまま受け入れられました。 現状のTTPは、アメリカが抜けた状態ですが、CPTTPに明記されている知財に関する項目は、原本のPPTとほぼ同じです。しかし、知財に関する２２の項目は、一時停止中となっています。この一時停止は、意図的に、アメリカが再度TPPに参加しやすいように施された措置のようです。 この一時停止されている知財関連条項の一部には、以下のようなことが明記されています： Patentable subject matter: The TPP required all member nations to include “new uses of a known product, new methods of using a known product, or new processes […]
最高裁SAS Institute判決後のIPRとEstoppelの問題
２０１８年４月２４日、米国最高裁は、もし特許庁が当事者間レビュー（ IPR ）手続きを開始するのであれば、申立人が提示したすべてのクレームの特許性に関して最終的な判断を行わなければいけないとしました。 この判決から数日後、特許庁は、IPRを含むAIA関連手続きに対するSAS判決の影響に関するガイドラインをまとめ、公表しました。内容的には、SAS判決が満たされるようAIA関連手続きに変更を加えるというものでした。まだ具体的な対応は未定ですが、IPR手続きと平行して進む訴訟における禁反言（estoppel ）の範囲が大きく変わる可能性があります。 特許庁のSAS判決ガイドライン 特許庁のガイドラインによると、PTABはすべてのクレームに関して審査を始めるか、審査を始めないかの２択になります（一部クレームのみの審査はなくなりました）。もし手続きが開始されれば、PTABは申立書で示されたすべてのクレームに対して審査を行います。現時点では、全てのクレームに対する、全ての無効理由に対して審査を行うとしています。（SASでは、前半の「全てのクレームに対する」部分のみの判決で、後半の「全ての無効理由に対して」は特許庁の方針で、特許庁のガイドラインの範囲は、SAS判決のものよりも広域に及びます。） 既存のケースに対処 続いて、既存の IPR 手続き等に関してですが、パネルは過去の判決を補う形で、申立書で提示されたすべてのクレームに対して対処することができるとしました。原本を見ると、 PTAB はケースをさかのぼって申立書自体を却下する（つまり、 IPR 手続きを行わないこと）ことが可能だと解釈することができますが、このような対応をする PTAB のパネルはおそらくいないと思われます。さらに、このSAS判決を受け、現在審議中の案件で、新たなクレームを考慮する必要が出てきたのであれば、PTABパネルは追加の時間、ブリーフ、ディスカバリー、口頭弁論の機会を与えられるとしました。このような PTAB による追加の連絡が来た時点で、当事者同士が話し合い、スケジュールなどの調整が行われます。そして、最終判決では、申立書で提示されたすべてのクレームと補正されたすべてのクレームに対して、特許性に関する最終判断がなされます。 特許庁における対策 さて、今後のIPR手続きについてですが、専門家の間では、SAS判決によって、 PTAB での仕事量が急増することが予想されるので、 PTAB がその仕事量を最小化するための何らかの対策を発表するのではと考えられています。考えられるとこは、開始決定判断（institution decisions）の簡素化、申立書で提示されたクレームのうち、無効にできる可能性があるクレームがごくわずかである場合、 IPR を行わないなどの判断も考えられます。 Estoppelの問題 申立人にとっては、estoppelがより申告な問題になりつつあります。SAS判決以前でEstoppelに関する明確なルールはShaw caseにおける IPR 開始判断の際に用いられた主張や文献はEstoppelにならないというものです。Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir.), cert. denied, 137 S. Ct. 374 (2016)。SAS判決後では、一部のクレームのみに対して IPR 手続きが開始されることはなくなったので、Estoppelの問題は、“reasonably […]
知財を守るために、退社する従業員にするべき６つのポイント
従業員の離職率はだんだん高くなってきて、アメリカでは従業員がコロコロ変わるところも珍しくはありません。そのような流動的な人材に対する注意点は多々ありますが、その中でも知財は見逃しやすいですが、重要な問題です。そこで、ここでは、知財を守るために、退社する従業員にするべき６つのポイントを紹介していきたいと思います。 明確な雇用契約（employment agreement）と会社の方針（corporate policies）を作る 知財を守る上で一番簡単で効果的な対策は、雇用契約にその従業員が関わるであろう知財に関する規約を盛り込むことです。すべての従業員に対して、知財の会社への帰属は項目に入っているべきですが、その項目の文言も「保護できうる資産が生まれたときに、自動的に会社に帰属（移行）される」など、帰属するタイミング（知財が生まれてすぐ）と、帰属の方法（自動的に）を明確にするとさらにいいです。さらに、雇用契約には、守秘義務（confidentiality ）や機密保持に関する規約（non-disclosure provisions）が含まれるべきです。 更に、（特に技術系の）雇用契約では、従業員が雇われる前にすでに本人が持っている知財を明確に示すことをおすすめします。これは、雇用契約が行われる前、会社のリソースを使って開発が行われなかったもの、雇用契約の範囲から外れるものがこのような知財に含まれます。このように、雇用の前と後の知的財産を明確にし、雇用前にすでに本人が持っている知財を明確にすることで、例えば従業員の前雇用主による企業秘密の窃盗（theft of trade secrets）が問題になったときなどに役に立ちます。 従業員の手引書（Employee handbooks）や書面化された会社の方針は、場合によっては、雇用主と従業員の間の契約上の約束として解釈される場合があります。このような書類がある場合、従業員がやめた際にどのような権利が従業員にあり（もしあれば）、どのような権利が会社に帰属するのかを明確にすることをおすすめします。さらに、従業員の手引書と会社の方針が適用される州法を満たす必要があります。州によっては、会社と関係ない知財は、会社の資産が使われてないで開発された場合、発明者本人にその知財の権利があると明確に示している州もあるので、そのような州の法律が適用される場合、上記のような内容の発明は、会社へ帰属する知財の例外として明記することをおすすめします。 最後に、場合によっては、従業員が会社を去った場合でも、継続して知財の開発や権利行使に協力してもらう“cooperation” clausesがあるといいです。具体的には、特許出願時の宣言文（declaration）や、技術コンサル、権利行使の際に発明者として宣誓証言（deposition ）をすることなどがあると思われます。 退社面接を行う（exit interview） 退社のタイミングや去る従業員によっては難しい場合もありますが、退社面接は、退社する従業員に退社後の守秘義務の継続などを再認識させる場としてとても有効です。特に、会社の重要な知財にアクセスできていた従業員の場合、この退社面接を行うことは重要です。 そのほかにも、退社面接では、以下のことを確認するといいでしょう： 会社が支給したコンピュータ、記録媒体、その他、電子機器を返却すること。 会社の機密文章や慎重に取り扱われるべき情報すべてが会社に戻された、または、破棄されたというという文章に同意してもらい、署名をもらう。 退社後の会社と元従業員の権利と責任を明確に文章化し、両者がその文章を確認し、合意する。 特に、退社する従業員が会社の書類を探す場合、個人のEメールアカウント、個人のパソコン、個人の記憶媒体、個人のデータ保存場所（Dropboxなどのクラウドサービスも含め）を含めることをおすすめします。 知財教育を行い、記録を取る（再教育も） 会社それぞれ社員に対する必須教育があると思いますが、そこにどのように機密社内情報を扱うかについての教育を追加することをおすすめします。 書類を機密（ “confidential”）にする場合、他の機密書類と同様に機密（ “confidential”）マークが記載されて、同じように扱われていると効果的です。更に、情報が公開になったときに、機密のマークを取り除くことも重要です。さらに、継続的に、機密保護に関するトレーニングを行い、再教育もして、その記録をとっておくことで、企業秘密の窃盗が問題になったときに、自社の機密管理の徹底さをアピールする証拠の１つにもなります。 会社の企業機密登録帳の維持 企業秘密の窃盗が問題になる際、多くの場合で、何が企業機密に当たるのかが問題になります。この問題を解決する１つの手段が、会社の企業機密登録帳（corporate trade secret registry）を作り、維持することです。登録帳は、企業機密（ソースコード、ハードウェアデザイン、プロトタイプ、顧客リストなど）を特定し、その機密に関連する情報を含みます。 登録帳に乗っている情報が企業機密か否かの最終的な判断は、裁判所、または、陪審員によって行われますが、登録帳に乗っている情報は、従業員にどのような情報が会社として機密に値するかを認識させるツールとしても使うことができます。また、このような台帳は、誰が各機密情報にアクセスでき、いつどこで誰がアクセスしたか、などのアクセス管理やアクセスログなどの機能を持つこともできます。 機密情報に対する電子的、物理的アクセスを制限する […]