最高裁SAS Institute判決後のIPRとEstoppelの問題

2018年4月24日、米国最高裁は、もし特許庁が当事者間レビュー( IPR )手続きを開始するのであれば、申立人が提示したすべてのクレームの特許性に関して最終的な判断を行わなければいけないとしました。 この判決から数日後、特許庁は、IPRを含むAIA関連手続きに対するSAS判決の影響に関するガイドラインをまとめ、公表しました。内容的には、SAS判決が満たされるようAIA関連手続きに変更を加えるというものでした。まだ具体的な対応は未定ですが、IPR手続きと平行して進む訴訟における禁反言(estoppel )の範囲が大きく変わる可能性があります。

特許庁のSAS判決ガイドライン

特許庁のガイドラインによると、PTABはすべてのクレームに関して審査を始めるか、審査を始めないかの2択になります(一部クレームのみの審査はなくなりました)。もし手続きが開始されれば、PTABは申立書で示されたすべてのクレームに対して審査を行います。現時点では、全てのクレームに対する、全ての無効理由に対して審査を行うとしています。(SASでは、前半の「全てのクレームに対する」部分のみの判決で、後半の「全ての無効理由に対して」は特許庁の方針で、特許庁のガイドラインの範囲は、SAS判決のものよりも広域に及びます。)

既存のケースに対処

続いて、既存の IPR 手続き等に関してですが、パネルは過去の判決を補う形で、申立書で提示されたすべてのクレームに対して対処することができるとしました。原本を見ると、 PTAB はケースをさかのぼって申立書自体を却下する(つまり、 IPR 手続きを行わないこと)ことが可能だと解釈することができますが、このような対応をする PTAB のパネルはおそらくいないと思われます。さらに、このSAS判決を受け、現在審議中の案件で、新たなクレームを考慮する必要が出てきたのであれば、PTABパネルは追加の時間、ブリーフ、ディスカバリー、口頭弁論の機会を与えられるとしました。このような PTAB による追加の連絡が来た時点で、当事者同士が話し合い、スケジュールなどの調整が行われます。そして、最終判決では、申立書で提示されたすべてのクレームと補正されたすべてのクレームに対して、特許性に関する最終判断がなされます。

特許庁における対策

さて、今後のIPR手続きについてですが、専門家の間では、SAS判決によって、 PTAB での仕事量が急増することが予想されるので、 PTAB がその仕事量を最小化するための何らかの対策を発表するのではと考えられています。考えられるとこは、開始決定判断(institution decisions)の簡素化、申立書で提示されたクレームのうち、無効にできる可能性があるクレームがごくわずかである場合、 IPR を行わないなどの判断も考えられます。

Estoppelの問題

申立人にとっては、estoppelがより申告な問題になりつつあります。SAS判決以前でEstoppelに関する明確なルールはShaw caseにおける IPR 開始判断の際に用いられた主張や文献はEstoppelにならないというものです。Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir.), cert. denied, 137 S. Ct. 374 (2016)。SAS判決後では、一部のクレームのみに対して IPR 手続きが開始されることはなくなったので、Estoppelの問題は、“reasonably could have raised during the IPR” の解釈がどのように行われるかによります。これは、裁判所によって判断が異なる可能性があるので、SAS Institute判決後、 IPR が行われた場合、平行している地裁における特許訴訟のEstoppelの範囲の問題はより不透明になりました。

まとめ

まとめますと、短期的には、すでに継続中のIPR手続きにおいては、前回審査が却下されたクレームも対象になるので、仕事量が増えることが予想されます。長期的には、申立人は、無用なEstoppelを回避するため、そもそもIPRという手段を見直し、IPRを行う際も、IPR手続きで無効にしたいクレームをより吟味し、無効理由も吟味する必要があります。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Julianne M. Hartzell. Marshall Gerstein & Borun LLP (元記事を見る

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