最高裁で審議されるか？Assignor-EstoppelとDamage Apportionmentの問題
EVE-USA v. Mentor Graphicsについて、最高裁で審議が行われるか注目されています。最高裁での審議を希望している申立人（EVE-USA）は、特に、特許法における Assignor Estoppel と Damage Apportionment の問題がどのように扱われるべきかを最高裁に判断してもらうことを望んでいます。
和解にもかかわらずPTABが最終判決を棄却することを拒否する
最終判決（final written decision）後に、IPRの和解を行なった場合、PTABはその最終判決を棄却することを拒否する場合があるので注意が必要です。 Dish Network LLC v. TQ Beta, LLCにおいて、PTABはCAFCへの上訴が予定されていたIPR手続きの最終判決に関して、当事者間で和解が行われたにもかかわらず、最終判決を棄却することを拒否しました。PTABは、IPRに関する法律やルールは和解を推奨するものだが、特許が無効と判断された後に最終判決を放棄することは公民の利益（public interest）に反するものだとしました。 背景： PTABでは、３つのクレームに対して特許権者に不利な最終判決を発行。特許権者は、その判決を不服に感じ、CAFCへの上訴手続きを行なっていました。しかし、その上訴に関する決定を受け取る前に、当事者が和解。その後、特許権者は裁判所に上訴を取り下げ、PTABに案件の差し戻しを要望。PTABに差し戻し、最終判決を棄却してもらうことが狙いでした。裁判所は取り下げには応じましたが、棄却については判断しかねていました。 特許権者は、IPRに関する法律やルールは和解を推奨するもので、最終判決の後、最終判決の棄却が行われない場合、CAFCへ上訴手続きを行っている間に和解するメリットがないと主張。しかし、PTABはその主張に反論し、議会は、IPR手続きに関し、２つの政策目的、１）和解の推奨と２）特許性がないと判断されたクレームの無効化、を設けたことを指摘。今回のケースにおいて、現時点で最終判決を棄却することは、２番目の特許性がないと判断されたクレームの無効化という目的に反するため、公民の利益（public interest）を考慮した結果、PTABが最終判決を棄却することを拒否することは適切であるという判断を下しました。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Dion M. Bregman and Bradford A. Cangro. Morgan Lewis & Bockius LLP https://www.morganlewis.com/pubs/ptab-declines-to-vacate-final-written-decision-in-inter-partes-review-despite-settlement
ITC調査におけるGeneral Exclusion Ordersについて知っておきたいこと
ITCによる３３７条調査は、ITCによる特許侵害等の調査で、特許侵害が確定すれば侵害品をアメリカに輸入できなくなります。このITCによる３３７条調査（ここでは、簡単にITC調査とする）は、「モノ」に対する手続き（in rem proceedings）であり、通常の訴訟で必要とされる侵害品製造の疑いがあるメーカーやその製品を輸入する業者に対する対人管轄権（Personal jurisdiction）は必要ではありません。つまり、場合によっては、ITCはITC調査で訴えられていないメーカーや輸入業者の品物に対しても輸入を規制できる権限を持っています。 limited exclusion order (LEO) とgeneral exclusion order (GEO) ３３７条調査で特許侵害が分かると、ITCはlimited exclusion order (LEO) かgeneral exclusion order (GEO)を発行できます。 まずLEOですが、この命令がITC調査ではもっとも一般的で、 U.S. Customs and Border Protection (CBP、税関国境警備局 )に、ITC調査で被告として名前を連ねた特定の組織が輸入する品物を排除するように命令するものです。しかし、GEOは、LEOと違い、ITC調査で被告として名前を連ねていた、いないを問わず、全ての侵害品を排除するよう、CBPに命令するものです。このGEOは、性格上、ITC調査に関わっていない組織により輸入された製品に対しても輸入が止められるので、特許権者がITC調査においてGEOを希望する場合、申立書で（１）LEOでは不足でGEOが必要なこと（a GEO is necessary to prevent circumvention of an LEO）、（２）３３７条違反がパターン化されていて侵害品の元を特定するのが難しい（there is a pattern of violation of Section 337 and it is difficult to identify the source of infringing […]
優先権主張は慎重に
Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, No. 16-2504 (Fed. Cir. Apr. 19, 2018)において、優先権主張の際にミスがあったため、特許権者であるDropletsは有効出願日を早い時期に遡ることができず、結局自社のPCT出願によってクレームが無効化されてしまいました。 背景： この優先権の問題を理解するには、関係する特許ファミリーの関係を理解する必要があります。詳細は元記事の図を見てもらうのが一番わかりやすいですが、PCT出願から３つの特許がアメリカで成立しましたが、その内１つは、PCT出願の仮出願に優先権を主張しており（ ’745 patent）、２つ目の’838 patentは、 ’745 patentと仮出願に優先権を主張、最後の’115 patentは’838 patent と 仮出願に優先権を主張して、参照による引用（incorporation by reference）で’838 patentを参照しているものの、’745 applicationには優先権を主張していませんでした。ここで重要なポイントは、’838 patent applicationが仮出願と同じ時期に審査されていなかった（co-pendingではなかった）ということです。 このような優先権の違いから、E*TRADE Bankは’115 patentが関連するPCT出願と他の先行文献により自明だとして、IPRを申請。その対応で、特許権者のDropletsは’115 patent がPCT出願よりも以前の出願日を持つ仮出願の優先権を主張しているので、関連PCT出願は先行文献ではないと主張。しかし、PTABは、優先権が明確に示されていないとして、’115 patentが仮出願の優先権を適切に主張しているとは言えないと結論づけました。この判断により、PCT出願は先行文献となり最終的に’115 patentのクレームは無効となり、この案件はCAFCに上訴されました。 CAFCはPTABの判決を支持。特定の出願を特定して優先権を主張しなければいけないことは、法律（35 U.S.C. § 120）で明確だとしました。また、過去の判例で。CAFCは優先権を主張する最初の案件のみではなく、優先権の連鎖が辿れるように案件全てを参照しなければいけないとしています。 E.g., Medtronic CoreValve, LLC v. Edwards Lifesciences Corp., 741 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2014). […]
IPRは違憲ではないと米国最高裁が判断
４月２４日、米国最高裁は、このOpen Legal Communityでもウェビナーを行なったOil States Energy Services v. Greene’s Energy Groupに対して判決を下しました。７対２で、米国最高裁はIPR（当事者間レビュー）は違憲ではない（not unconstitutional)と判断しました。 この案件では、そもそもIPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているか問題になっていて、IPRが違憲だと判断されれば、特許庁で行っている無効審判制度であるIPRが大きく変更する恐れがありました。http://openlegalcommunity.com/oil_states_ipr_constitutionality しかし、２４日、最高裁は、IPRは問題視されていたアメリカ憲法第三条 (Article III)にも憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点でも、憲法に違反していなかったと結論づけました。 判決文で、Thomas判事は、IPRという仕組みは”Public rights”（公民としての権利）の考え方に当てはまるとして、公民としての権利であるがゆえ、議会はアメリカ憲法第三条の元に置かれている司法裁判所以外でも、裁判を下せるようにすることができるとしました。さらにそのような考え方の元、IPR手続きが導入されたAIAにおいて、議会がALJ（Administrative Law Judges）によって、特許性の判決を行うIPRを導入したことは、憲法上、何も問題がないとしました。 特許は法律によってのみ与えられた権利なので、行政による審議の必要条件を満たす必要があるとしました。PTABによるIPR手続きは、まさに議会がAIAで行政による特許の再審議を行う場として作り出したものなので、特許がIPR手続きによってPTABで再審議されることは、合憲とされました。 上記のように、アメリカ憲法第三条 (Article III)の元で定められた司法裁判所でも特許に対して審議が行えると明確にした後、（つまり、IPRはアメリカ憲法第三条 (Article III)についての違反はなかったとした後）、議題は憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点に移っていきます。 この憲法修正第七条に関しても、最高裁は、違反はなかったと判断。議会が適切にアメリカ憲法第三条の元に置かれている司法裁判所以外でも、裁判を下せるようにした場合、憲法修正第七条の陪審員による裁判という点は独立した禁止事項にならないため、アメリカ憲法第三条 (Article III)についての違反はなかったことは、自動的に憲法修正第七条に関しても違反がなかったということを示しているとしました。つまり、憲法上、行政下（USPTOのPTABによるIPR手続き）での審議自体に問題がなければ、憲法修正第七条は問題にならないとしました。 コメント： この最高裁の判決を受け、実務者は今後どのようなことが起こるのか、この判決から自分を守るにはどうしたらいいのか、または、この判決のどのように有効活用したらいいのか、いろいろと不透明なことがあると思います。ですので、今回はこの判決を受け、Open Legal Communityでは、緊急ウェビナーを日本時間の５月１２日（土）の朝に計画しています。詳細はおって連絡します。 まとめ作成者：野口剛史 元記事著者：Jason E. Stach, Maureen D. Queler. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP https://www.finnegan.com/en/insights/a-practical-guide-to-the-supreme-courts-oil-states-decision.html