拒絶なしで権利化へ、PCTサーチレポートとインタビューコンボでOAを回避 (Samsung)
拒絶なしで権利化へ、PCTサーチレポートとインタビューコンボでOAを回避 (Samsung)

2022年9月20日に発行されたSamsungの特許の出願履歴から考察しました。拒絶なしで権利化されているので出願されたクレームがそのまま権利化されているのかと思いきや、インタビューでクレーム補正がされていました。最初見たとき、OAがないのになぜインタビューしてクレーム補正を行ったのかはわかりませんでしたが、履歴を詳しく見たところ、PCTにおけるサーチレポートの見解とOA前のインタビューをうまく活用して、拒絶のレコードなし(クリーンなレコード)で権利化に成功しているケースだとわかりました。個人的にはOAが出ていない場合、どのタイミングでインタビューをするべきかの目安になるデータポイントが得られたので、参考になる出願履歴でした。

一度意図的に放棄した権利範囲は再発行でも戻ってこない
一度意図的に放棄した権利範囲は再発行でも戻ってこない

再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉(recapture)ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。

重複訴訟の原則による2つ目の訴訟の却下
重複訴訟の原則による2つ目の訴訟の却下

米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata(クレームの除外)とは異なり、重複訴訟法では1つ目の訴訟における最終判決は必要としません。

商標の譲渡を記録しなかったことで訴訟が却下される
商標の譲渡を記録しなかったことで訴訟が却下される

Muertos Roasters LLC v. Luke Schneiderにおいて、カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所は、親会社からの譲渡を反映していないUSPTO記録に基づき、侵害の訴えを退けました。この事件は、所有権の移転を記録することの重要性を示す注意すべきケースです。

予測不可能なことを予測する -組み合わせはいつ明らかになるのか?
予測不可能なことを予測する -組み合わせはいつ明らかになるのか?

化学や医薬の特許において、「予想外の結果」は自明性への反論としてとても強力なツールになります。しかし、どのような結果が「予想外」なのか?それをどう明細書で示すべきか?予想外の結果が得られたとして、そこまで特許出願に手間をかけるべきか?これらの質問について答えていこうと思います。

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特許出願

拒絶なしで権利化へ、PCTサーチレポートとインタビューコンボでOAを回避 (Samsung)

2022年9月20日に発行されたSamsungの特許の出願履歴から考察しました。拒絶なしで権利化されているので出願されたクレームがそのまま権利化されているのかと思いきや、インタビューでクレーム補正がされていました。最初見たとき、OAがないのになぜインタビューしてクレーム補正を行ったのかはわかりませんでしたが、履歴を詳しく見たところ、PCTにおけるサーチレポートの見解とOA前のインタビューをうまく活用して、拒絶のレコードなし(クリーンなレコード)で権利化に成功しているケースだとわかりました。個人的にはOAが出ていない場合、どのタイミングでインタビューをするべきかの目安になるデータポイントが得られたので、参考になる出願履歴でした。

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再審査

一度意図的に放棄した権利範囲は再発行でも戻ってこない

再発行は出願中に生じた「誤り」を直すことができるため便利に見えますが、制限が多いため使いづらいのが実態です。また、特に、特許権者が審査中に意図的に放棄した主題は再捕捉(recapture)ルールというものが適用され、再発行でも取り戻せないので、審査中のOAに対するクレーム補正や主張には十分気をつけるようにしてください。

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訴訟

重複訴訟の原則による2つ目の訴訟の却下

米国連邦巡回控訴裁は、重複訴訟法に基づいて、同一当事者間かつ同一特許を主張する2件目の訴訟を却下した連邦地裁の判決を支持しました。このような訴訟の状況になるのは珍しいですが、同じようなコンセプトであるres judicata(クレームの除外)とは異なり、重複訴訟法では1つ目の訴訟における最終判決は必要としません。

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特許出願

予測不可能なことを予測する -組み合わせはいつ明らかになるのか?

化学や医薬の特許において、「予想外の結果」は自明性への反論としてとても強力なツールになります。しかし、どのような結果が「予想外」なのか?それをどう明細書で示すべきか?予想外の結果が得られたとして、そこまで特許出願に手間をかけるべきか?これらの質問について答えていこうと思います。

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特許出願

特許審査履歴解説: IDS提出が多すぎ…Terminal disclaimerだけで権利化できた継続出願(Ericsson)

2022年9月13日に発行されたEricsson特許の出願履歴から考察しました。
すでに親出願が特許になっている継続出願だったのでDouble patent の拒絶があり、それをTerminal disclaimerで解消して特許になったケースです。このような対応はよくあるのですが、Terminal disclaimer付きの特許にどれだけ価値があるのかを考えさせられる案件でもありました。この点については問題提議しているので、よかったら見てください。

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