特許庁による審査においてクレーム用語の解釈が既存技術における意味と矛盾してはならない
特許庁による審査においてクレーム用語の解釈が既存技術における意味と矛盾してはならない

Ex parte Johnsonにおいて、Patent Trial and Appeal Board(以下審査会)は、類似技術の他の特許で与えられている意味と矛盾するという理由で、審査官が行ったクレーム用語の解釈を却下しました。

外国企業は注意:ハーグ条約を回避して中国企業がアメリカの特許訴訟で訴えられる
外国企業は注意:ハーグ条約を回避して中国企業がアメリカの特許訴訟で訴えられる

今回の判決により、今後、外国企業を相手にした特許訴訟における手続が変わる可能性があります。特に親会社に代わって送達を受け入れることができる米国子会社や、海外企業とのつながりがあるとされる米国の弁護士や登録代理人を有する企業にとっては、原告がハーグ条約を迂回するようになる可能性があるので、注意が必要です。

NDA有効期限によりトレードシークレットの使用は不正使用ではないとされる
NDA有効期限によりトレードシークレットの使用は不正使用ではないとされる

NDAには有効期限が明記されているものも多いですが、有効期限を設けることが望ましい場合でも、NDAが失効した後に、以前は機密であった情報の自由な使用が認められる可能性があることを考え、適切な期限を設けることが必要です。 

賠償金はいくら?特許化された機能の差別化証拠と類似ライセンスを用いる際の注意点
賠償金はいくら?特許化された機能の差別化証拠と類似ライセンスを用いる際の注意点

特許侵害が確定しても、損害賠償の査定が適切に行われない可能性もあります。今回の判例では、損害賠償の査定が問題になり、CAFCが、被告製品の特許にされた機能と非特許の機能との間で損害を配分する証拠の重要性と、同等のライセンス理論で用いる際の注意点を説明しています。

契約上の仲裁合意はPTABの審査開始決定を拘束しない
契約上の仲裁合意はPTABの審査開始決定を拘束しない

ライセンス契約には仲裁条項が含まれていることがほとんどで、特許の有効性に関しても仲裁が用いられると明記されていることが多いです。しかし、CAFCは、IPR手続きは契約に拘束されないので、仲裁をおこなわなくてもPTABにおけるIPRが行えるという考え方を示しました。

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訴訟

外国企業は注意:ハーグ条約を回避して中国企業がアメリカの特許訴訟で訴えられる

今回の判決により、今後、外国企業を相手にした特許訴訟における手続が変わる可能性があります。特に親会社に代わって送達を受け入れることができる米国子会社や、海外企業とのつながりがあるとされる米国の弁護士や登録代理人を有する企業にとっては、原告がハーグ条約を迂回するようになる可能性があるので、注意が必要です。

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賠償金はいくら?特許化された機能の差別化証拠と類似ライセンスを用いる際の注意点

特許侵害が確定しても、損害賠償の査定が適切に行われない可能性もあります。今回の判例では、損害賠償の査定が問題になり、CAFCが、被告製品の特許にされた機能と非特許の機能との間で損害を配分する証拠の重要性と、同等のライセンス理論で用いる際の注意点を説明しています。

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契約上の仲裁合意はPTABの審査開始決定を拘束しない

ライセンス契約には仲裁条項が含まれていることがほとんどで、特許の有効性に関しても仲裁が用いられると明記されていることが多いです。しかし、CAFCは、IPR手続きは契約に拘束されないので、仲裁をおこなわなくてもPTABにおけるIPRが行えるという考え方を示しました。

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訴訟

FDAに提出した情報と矛盾する特許庁への主張が不公正な行為とみなされる

特許審査の過程で特許権者が矛盾する主張を展開すると最悪の場合、不公正な行為(inequitable conduct)があったとされ、特許権の行使ができなくなる可能性があります。これには特許庁以外でおこなった主張も含まれるので、特許に関連する製品の様々な認証手続きなどを行う際は注意が必要です。

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