AIなどの新興技術に見え隠れする先使用権による抗弁の復活の可能性

AIAによる特許法の改正で生まれ変わった先使用権による抗弁ですが、いままで全く使われてきませんでした。しかし、AIなどの新興技術によるイノベーションは発明者の定義などの問題から特許との親和性が低く、営業機密による保護が注目されています。このような変化は先使用権を使いやすい環境に変える要素の1つであり、改めて先使用権の条件を見返す注目すべきトレンドになりつつあります。

特許と営業機密の交差が増えることが予測され作られた先使用権

貴重な知的財産を保護する必要がある企業にとって、営業秘密保護と特許保護のどちらを選択するかは難しい問題です。

どちらのアプローチにも利点があります。特許は、公開と引き換えに限定的な独占を提供することができる一方、営業秘密は、適切な保護措置が取られ、競合他社が独自に同じ技術を開発しない限り、永続的な独占の可能性を提供します。

しかし、どちらの選択をするにしても、企業は、産業がしばしば非常に速いスピードで進歩し、競合他社が同じ技術を独自に開発し、その特許による保護を求める可能性が常にあることを理解しなければなりません。そのような状況に直面し、元の開発者の企業秘密(または、企業秘密でなくても他の先行使用)を特許化した競合他社からの侵害の脅威に直面した場合、合衆国法典第35編第273条に基づき利用できる強力な、しかしあまり利用されていない救済策である先行商業使用に基づく特許侵害の抗弁があります。

AIAで新たに設けられた先使用権による抗弁

1999年に創設され、AIAによって拡張された現行法は、クレームされた発明の有効出願日、または特許権者による以前の公開のいずれか早い方の日より少なくとも1年前に、クレームされた「プロセス」または「製造またはその他の商業プロセスで使用される機械、製造、または物質組成物」を「商業的に使用した」ことを証明できる被告に対して、先使用の抗弁(prior user defense )を提供します。

この抗弁は、先行商業利用を行った者だけでなく、その実施したまたはそれを指示した法人、代理人、請負業者、ベンダー、親会社、子会社も利用可能であり、先行使用者の抗弁の権利が原企業の誠実な購入の下位部分である場合、購入企業に譲渡される可能性があります。注意点としては、主張された特許が、高等教育機関、または高等教育機関によって開発された技術の商業化を促進することを主目的とする技術移転機関のいずれかに譲渡された、または譲渡される義務がある場合、抗弁は利用できないということです。

結局全く使われない先使用権

AIAが成立した当時、この新しい先使用の抗弁は大きな反響を呼び、多くのコメンテーターがこの潜在的な「秘密兵器」と特許侵害に対する強力な新しい抗弁に大きな興奮を示しました。多くの論者は、この新しく更新された第273条により、被疑侵害者は、クレームされた発明の有効出願日より1年以上前の先行商用利用を証明できる限り、侵害責任を回避できるだけでなく、現状を維持し続けることができると主張しました。

しかし、この先使用の抗弁の拡大に対する熱狂と多数の潜在的な適用にもかかわらず、この抗弁が決定的となった報告例はありません。また、先使用の抗弁が採用されて以来10年以上経過していますが、2021年に先使用の抗弁が仮処分の申立てを却下したものの、裁判で争点とならなかったケースは1件のみです(主張された特許は無効と判断され、侵害の争点は無効となりました。ケース:Pavemetrics Sys., Inc. v. Tetra Tech, Inc., No. 2:21-cv-1289, 2023 U.S. Dist. LEXIS 23310 (C.D. Cal., Jan. 23, 2023). )。なぜなら、対象となるビジネス方法特許に限定された先行使用の抗弁の旧バージョンは、連邦地裁で一度だけ提起されたのみで、この抗弁は最終的に時期尚早と判断され、裁判所では考慮されなかったからです。

原因は先使用権を使う条件と技術進歩のスピードにあった?

実際、AIAの成立以来、第273条は新しく輝く抗弁から、十分に活用されていない手段へと変化しているようです。考えられる説明の一つは、AIA後の特許が発行され、侵害を主張するのに十分な先行ユーザーによる特許の既知の商業的利用があるまで、この抗弁の使用は熟していなかったかもしれないということです。

この抗弁は、基本的に、主張された特許の出願の1年以上前に、特許権者が知らない先使用があることを、訴えられた侵害者に要求するため、その使用の秘密が維持される必要があるため、企業秘密として競合他社で取り扱われているものだということを知る手段がないことは、容易に理解できます。

さらに、特許出願日の1年以上前に被告によって公に使用されていた場合、特許権者は、被告製法が無効な先行技術であると判断される可能性を評価することができます。最後に、知的財産を営業秘密として保護する機会がある発展途上または動きの速い分野の場合、特許の有効出願日の1年以上前に、以前に使用されたプロセスまたは方法が技術的に古くなり、主張されたクレームを満たす目的には不十分である可能性があります。

このような要因やその他の要因が組み合わさって、273条の抗弁の是非を判断するために必要な事実上および法律上の前提条件が単に回避されただけかもしれません。しかし、先使用の抗弁を提起する機会が増えるにつれて、塵も積もれば山となるかもしれません。

最新の技術分野では先使用権を用いた抗弁が増える?

特に、人工知能、機械学習、バイオインフォマティクスの普及に伴い、知的財産保護の手段として企業秘密と特許のどちらかを選択する機会が増えているため、被告が273条の抗弁を主張する機会が増えるはずです。

関連記事:「人間の貢献度」を重視するUSPTOのAIガイダンスが公開される

米国特許商標庁(USPTO)は2月12日、人工知能(AI)支援発明の発明者性を判断するためのガイダンスを公表しました。同庁が以前から述べているように、このガイダンスは、「AI支援発明は一概に特許不可とは言えないものの、特許は人間の創意工夫にインセンティブを与え、それに報いる機能を有するため、発明者適格性分析は人間の貢献に焦点を当てるべきである」ことを明確にしています。

例えば、制限を満たし、侵害を証明するために、被告の以前の秘密活動に依存する必要があるプロセス特許は、先行使用の抗弁を主張するのに適した環境を提供するかもしれません。そのような状況では、先使用の抗弁は特許侵害の主張に対して決定的なものとなり得るので、適用可能な場合は常に評価し、考慮すべきです。

普段から先使用権を見据えた証拠の準備が大切

最後に、第273条の抗弁は、業界や裏付け証拠の入手可能性によっては、実現可能性が高い場合もあれば低い場合もあります。この抗弁には明確かつ説得力のある証拠が必要であるため、先行する商業的利用を証明するために法廷で認められる適切な文書が入手可能でなければなりません。

ライフサイエンスに従事しているような企業は、FDAの要求により、実験ノートを保管し、厳格な記録を保持するための標準的な業務手順を有している可能性が高く、従って、先行使用の証拠にアクセスするための手順を既に有している可能性があります。

それに比べ、変化の速い他の分野の企業は、記録の保存に関して同じレベルの厳密さを適用していないかもしれません。

業種に関係なく、ベストプラクティスでは、商業的製品やプロセスの機密事項は、 特に、1社以上の競合他社が同じ分野で活動している場合、最終的に先使用の抗弁を提起するために評価されることを考慮して記録を取ることでしょう。

参考記事: How Your Trade Secret Could Help to Defend Against Claims of Patent Infringement | Mintz

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