特許ライセンスを受けたときは存在していない、そして、権利化される前に第三者に売却された継続特許はライセンスに含まれるのか？それが争われたケースを紹介します。裁判所は、法律の枠組みとして、元のライセンサーが将来の継続特許を実際に第三者に発行されてもライセンスすることができると判断し、また、ライセンス契約の文言が明示的に継続特許のライセンスをライセンシーに与えていると判断し、特許侵害の主張を退けました。この事件は、紛争を避けるために、将来の特許の含有を注意深く考慮し、明示的に述べることの重要性を示しています。
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ケース：Horizon Medicines LLC et al v. Apotex Inc. et al
ライセンス対象となりえる特許は第三者が保有することに
和解契約の一環として、Apotex Inc.とApotex Corp.（以下、Apotexと総称する）はNuvo Research Inc.から2つの特許のライセンスを受けていました。この契約により、Apotexは当該特許および「その分割、継続、再発行、再審査から発生するすべての特許」（ “any patents that issue from any divisions, continuations, reissues, or reexaminations thereof.”）に対する権利を得ていました。この契約の翌年、Nuvoは特許の1つを継続出願し、その1カ月も経たないうちに特許をHorizon Medicines LLCに売却しました。2015年、この出願は権利化され、Horizonを権利者として特許が発行されました。
数年後、Apotexは新しいジェネリック製品の承認を受け、HorizonはApotexがNuvoから取得した自社の913特許を侵害しているとして訴訟を起こしました。これに対し、Apotex社は、和解契約に基づき継続特許の実施許諾を受けたとの判決を求める略式判決申立を行いました。
ライセンサーに発行されていない特許もライセンスの対象になるのか？
Apotexは、本申立書において、和解契約は継続特許の実施許諾を与えるものであり、その実施許諾は和解契約とともに行われ、Horizonを拘束すると主張しました。Horizonは、継続特許は和解契約の時点では存在せず、Horizonにのみ発行されるため、和解契約には継続特許が含まれないと主張し、お互い主張が真っ向から異なるものになりました。
この訴訟において、裁判所は、2つの重要な問題を特定しました： (1)ライセンサーが、「最終的にそのライセンサーに発行されず、代わりに第三者に発行される将来の継続特許に対するライセンス」を付与できるか、(2)法的に可能ならば、和解契約の言葉がApotexに継続特許のライセンスを提供したかどうか。
最初の論点について、裁判所は、ライセンサーは、最終的にそのライセンサーに発行されない将来の継続特許に対するライセンスを付与することができると判断しました。裁判所は、ライセンサーが記載された発明の全範囲に対するライセンスを付与する権利を有しているため、後に発行された再発行特許が非当事者に発行され、言及されていない場合であっても、ライセンスはそれを包含し得るとした別の連邦巡回控訴裁意見を検討しました。裁判所は、継続特許と再発行特許を類推し、継続特許とその親出願は同一の発明開示に基づいているため、将来発行される継続特許が第三者に発行されたとしても、ライセンサーにはライセンスを付与する権利があることを法律が示唆していると判断しました。
第二の問題については、裁判所は、和解契約の文言が継続特許のライセンスを付与しているかどうかを検討しました。同契約は、ライセンス特許の「分割、継続、再発行、再審査から発行されるすべての特許」を明確にライセンスしていたため、裁判所は、Apotexが継続特許に対する明示的なライセンスを有していると判断し、Horizonの侵害の主張を打ち消すことができたと判断しました。このため、裁判所は略式裁判の申し立てを認めました。
ライセンスにおける対象特許範囲の文言は慎重に検討すること
ライセンス契約を締結する前に、両当事者は、開示内容を共有する特許、またはライセンスされた発行済み特許に対応する特許をライセンスするかどうかを慎重に検討する必要があります。ライセンスが継続特許にも及ぶことを明確に示すことで、紛争を回避し、その後発行された特許に関する訴訟からライセンシーを保護することができます。
参考文献：Patent Owner Can Grant a License to Future Continuations Even If Issued After Patents Have Been Sold
