M&A取引における知的財産（「IP」）の重要性は、IP、テクノロジー、データがビジネスの評価において重要な要素となっていることから、ますます高まっています。ターゲット企業のIPの強さと執行可能性は、取引の経済的価値と取引の成功の核心となります。しかしながら、IP資産は、そのユニークな特性により、M&A取引においてユニークな課題を提起しています。そこで今回は M&A取引におけるIPの考慮事項として5つのポイントを取り上げてみました。
1. 取引の当初から、取引の対象となる知的財産権に関する当事者の利害の対立を理解することが重要
売り手の場合は、以下のことを避けるべきでしょう：
- 内在する未知のIP問題（例えば、IPを活用した経済活動の自由、有効性、執行可能性など）に対するリスクを引き受けてしまうこと、
- 取引から除外されたIP資産を使いづらくしてしまうこと、
- 売り手の管理下にない第三者からライセンスされたIPに対する保証をすること。
一方、買い手の場合は、以下のことに関心を持つでしょう：
- 売却された事業の遂行とIP資産の活用に必要なIPと技術のすべてについて、独占的で無条件の活用ができ、かつ市場性のある所有権を取得すること。
- 知的財産に関するリスク（所有権、有効性、第三者の知的財産の侵害など）の最小化
- 買収後に売却された事業および知的財産を統合し運営する能力
2. 知的財産権に内在するリスクを最小化するためには、知的財産権と技術の違いを理解し、取引文書で明確に区別すること
知的財産権は純粋な法的権利であり、無形資産（特許、商標、著作権、企業秘密等）であるのに対し、技術は有形資産（ソフトウェア、ノウハウ、アルゴリズム等）として具現化されたものであることの違いを文面化し、別々に取り扱うことが大切です。
3. 取得する知的財産の経済的価値や強度を評価するために、広範な知的財産デューディリジェンスをおこなう
しかし、IPポートフォリオ分析は複雑で、IPと技術の専門家が取引に含まれるIP資産と買収される事業の遂行に必要なIP資産を調査することが必要です。対象IP資産に関する現在の問題だけでなく、買収後に発生する可能性のある問題を特定することが非常に重要です。
4. デューデリジェンスの主な検討事項は、知的財産の有効性、所有権、独占性、および保護
問題点、リスク、交渉破綻の可能性は以下の通りです：
- 特許が無効であるという第三者の主張 (例: 「先行技術」によるもの)
- 知的財産が第三者の権利を侵害しているとの主張
- 知的財産の創造に貢献した従業員、請負業者、第三者による必要な権利の譲渡に関する文書がない
- 知的財産に対する担保権、先取特権、エスクロー契約、スプリングライセンス
- 売り手が開発または取得したIPにおける制限的なオープンソースライセンスの使用
- データ保護やプライバシーに関する売り手の方針、慣行、セキュリティ対策へ違反
5.内在するIPリスク（非侵害）を軽減し、デューデリジェンスで特定された問題に対処する
当事者は以下の事項を重点的に交渉するべきでしょう：
- 知的財産権の表明保証の範囲と適切な制限（重要性と知識の修飾語など）（知的財産権の所有権とタイトル、知的財産権の十分性、知的財産権の有効性、執行可能性、維持など）
- IP表明および保証の違反があった際の賠償補填：具体的には、IPクレームの残存期間、エクスポージャーの上限、上限によって制限されないクレームまたはスーパーキャップのあるクレーム、買い手が損失と相殺するために使用できる購入価格の一部のホールドバック、および補償クレームの弁護費用の肩代わりを含む
- クロージングまでに売り手が満たすべき知的財産権に関する特約（譲渡の実行や記録、必要な第三者の同意の取得など）
- 付帯的な知的財産関連契約（例：売却される事業の遂行に使用される売り手が保持する知的財産資産に対するクロージング後のライセンス、買い手が会社の識別の変更を有効にするための経過的商標ライセンス、など）
クロージング前に対処できない、あるいは補償で軽減できない問題については、買い手は、引き受けたリスクとクロージング後にかかるリスクを是正するためのコストを相殺するために、購入価格の引き下げを検討する必要があります。
参考記事：5 Key Takeaways IP considerations in M & A Transactions – Lexology
