「取り消し不能な」ライセンスは当事者同士の合意があれば終了させることができる

知財のライセンスにおいて「取り消し不能な」(irrevocable)ライセンスが結ばれることがあります。しかし、これはライセンサーの一方的な行為によってライセンスが「取り消し不能」であることを意味するもので、ライセンスの当事者(ライセンシーとライセンサー)同士の合意があれば終了できることがCAFCの判決により明確になりました。

判決:UNILOC 2017 LLC v. GOOGLE LLC

地裁ではライセンスは解約契約後も存在すると解釈された

Unilocは、Googleを特許侵害で訴え、Googleは、Unilocが収益分配契約の不履行に従って、主張された特許のライセンスとサブライセンスを与える権利をFortress Credit Co.に与えたため、立件できないとして棄却するよう訴えました。Unilocは、たとえFortressにそのようなライセンスを付与していたとしても、UnilocとFortressがGoogleに対する訴訟を開始する前に締結した解約契約(Termination Agreement)により、ライセンスは消滅していると主張しました。

連邦地裁は、「取り消し不能な」(irrevocable)ライセンスが付与され、それが解約契約後も存続しているため、Unilocの訴訟する権利(Standing)を奪うものだと判断し、Googleによる棄却の申し立てを認めました。

CAFCは地裁の判決を覆し、「取り消し不能な」ライセンスは当事者同士の合意で終了させることができるとした

連邦巡回控訴裁(CAFC)は、唯一の問題は、解約契約によってFortressのライセンスが排除されたかどうかであり、このライセンスが排除された場合、当事者(UnilocとGoogle)はUnilocがこの訴訟において訴訟する権利(Standing)を有することに同意している、と指摘しました。

この理解を前提に、CAFCは、解約契約の文言に着目し、同契約が、ライセンスとあらゆる権利を「終了するものとする」と記述することにより、Fortressのライセンスを終了させていると解釈しました。

その上で、CAFCは、連邦地裁がライセンス契約における「取り消し不能」の意味を誤解していたと指摘します。そもそもこの「取り消し不能な」(irrevocable)という用語は、ライセンサーの一方的な行為によってライセンスが「取り消し不能」であることを意味しますが、これは、今回の解約契約のような相互の合意によってライセンスを「取り消し不能」にするものではないと説明しました。

また、CAFCは、Fortressのライセンスは、その性質上、終了後も存続する他の権利と区別し、 解約契約における存続条項(survival provision)に含まれないという見解をしめしました。この判決をもって、CAFCは連邦地裁の判決を破棄し、連邦地裁に差し戻しました。

参考文献:Standing Cured by Revoking an “Irrevocable” License Prior to Commencing Suit

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

estopel
訴訟
野口 剛史

侵害に対する一般的な警告は、侵害の実際の通知ではない

特許訴訟において、35 U.S.C. § 287 に基づく訴訟を起こす以前に関する賠償金を得るためには実際の通知(actual notice)を被告におこなっている必要があります。この実際の通知の条件を満たすには、一般的な「警告」では不足で、特定の被告製品による侵害の具体的な内容が含まれている必要があります。

Read More »
再審査
野口 剛史

IPRにおける専門家は最低でも定義された当事者を満たす必要がある

自明性について意見を述べる専門家は、少なくとも通常の当事者(person of ordinary skill in the art (“POSA”))の定義を満たさなければならないことが、当事者間審査(IPR)の決定で示されました。また、専門家の証言は文献を組み合わせる動機を示す独立したものであるべきで、結論めいた発言ではなく、証拠によって裏付けられる必要があります。

Read More »
ビジネスアイデア
野口 剛史

クリエーター向けの知財アドバイス

インフルエンサーという言葉を当たり前のようにニュースで聞くようになりましたね。彼らはSNSなどを通じて有名になってきた人たちですが、知財に関して「疎い」可能性もあります。そこで、彼らインフルエンサー向けの知財アドバイスの可能性について考えてみました。

Read More »