元従業員がすでに退社した会社に発明を譲渡する義務はあるのか?

会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。

連邦地裁は、陪審員が譲渡すべき発明がないと判断したことを支持し、第一巡回区も地裁の判決を支持し、元従業員に発明の譲渡を要求しませんでした。

背景

Covidien社は、静脈瘤を治療するための医療機器を開発するためにBrady Eschを雇用しました。Eschは、(1)会社で働いている間と1年後までに生まれたすべての発明(1年後に完成した発明も含む)を開示すること、(2)それらの発明をCovidienに譲渡すること、(3)Covidienの情報の機密性を維持することを義務付ける雇用契約を結びました。また、Covidien社がEsch氏を解雇した際、Esch氏は同じ条項を盛り込んだ退社契約書(separation agreement)に署名しています。

しかし、解雇から1年後、Eschは静脈瘤を治療するための医療機器を販売する会社を設立。Eschは、その医療機器に関する仮特許を出願し、続いて同じ技術に関する非仮特許と国際特許を出願しました。

地方裁判所での裁判

Covidien社はEsch社に対し、3件の特許出願に関する権利を求めて訴訟を起こします。Covidienは、Eschが発明を開示しなかったことで開示義務に違反し、出願したことで守秘義務に違反したと主張しました。

この事件は裁判となり、陪審員には特別評決用紙が渡されました。

特別評決用紙は、陪審員に事件の事実上の問題に関する質問に答えるよう求めます。これらの回答から、裁判官が勝訴者を決定します。ここでは、質問1と2は、Esch社が雇用契約と分離契約に基づく守秘義務に違反したかどうかを問うものであった。質問3は、Esch社が雇用契約に基づく開示義務に違反したかどうかを問うものである。陪審員が質問3に「はい」と答えた場合、Eschが発明に取り組んだ時期とそれらの発明の譲渡に関する追加の質問に答えるよう指示された。陪審員は、Eschが守秘義務に違反したが(質問1および2)、開示義務には違反しなかった(質問3)と判断した。陪審員は質問3に「いいえ」と答えたため、発明の時期と譲渡に関する質問には答えなかった。

結果として、陪審員はEschが守秘義務に違反したが、開示義務には違反しなかったと判断しました。この判決を不服とし、Covidien社は控訴します。

CAFCにおける判決

控訴審において、Covidien社は2つの主張をおこないます。 第一に、陪審員の評決はEschの開示義務を解決しただけであり、発明を譲渡する必要があるかどうかは解決していないと主張。。第二に、Covidien社は、陪審員がEsch社が開示義務に違反していないと誤って判断したという主張です。

しかし、CAFCは両方の主張を退けます。

CAFCは、陪審員に提出されたすべての証拠を検討するのではなく、事件の事実を検討し、連邦地裁の判決理由を評価することしかできないとした上で、(1)特別評決用紙と陪審員への指示が適切であったかどうか、(2)連邦地裁の推論が許容され、陪審員の評決と一致しているかどうかの2点について検討しました。

CAFCは、この2つの点について地裁の判断を支持。

最初の質問について、CAFCは、特別評決用紙は妥当であるだけでなく、Covidien社が最初に提出したバージョンとほぼ同じであると判断。さらに裁判所は、陪審員がこの書式に記載された指示に正しく従ったと判断しました。陪審員は、開示問題を決定する際に、Eschが発明に着手したかどうかを判断することができたため、時期および譲渡に関する質問に答える必要はなかったと判断しました。

第2の質問について、CAFCは、陪審員の回答を、そのような解釈が可能な範囲で、整合性を持たせるように解釈する義務があると述べました。CAFCは、評決の唯一の一貫した読み方は、雇用契約の期間中に発明がなされなかったことを推論する必要があるという連邦地裁の見解に同意。Covidien社は、陪審員の評決の他の解釈が妥当であると主張したが、連邦地裁にそれらの解釈を提起しなかったため、控訴の際に放棄したとみなされました。

戦略と結論

裁判所は陪審員の評決を尊重します。

特別な評決フォームを使用する場合、企業は、特定の問題がある場合、複数の特定の陪審員回答質問が必要かどうかを検討する必要があります。また、可能な回答の組み合わせを評価し、矛盾する組み合わせがないか、回答の一貫性を持たせるような解釈が可能かどうかを判断する必要があります。

参考文献:Court Refuses To Require Former Employee To Assign His Inventions to the Company

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