CBM Estoppelの適用条件

Solutran, Inc. v. U.S. Bancorp & Elavon, Inc., No. 13:cv-02637, 2018 WL 1276999 (D. Minn. Mar. 12, 2018)において、裁判所はCMB estoppelは親出願がCMBで先行文献として用いられていても、親出願からは主張できない新しい開示や特徴がある関連出願には適用されないとしました。

経緯:

特許庁のthe Patent Trial and Appeal Board (PTAB)で行われたCovered Business Method (CBM)手続きが終了後、地裁で行われていた特許訴訟が再開しました。 CBM手続きの際に、Randle ‘283 という先行文献が注目されましたが、PTABは最終的にこのRandle ‘283 という先行文献はクレームを自明にするものではないとし、クレームはCBMで無効にされませんでした。

その後、再開された地裁で、原告はCMB手続きの際に用いられたRandle ‘283 のCIP出願である Randle ‘717という先行文献にはCMB estoppelが適用されるとして、Randle ‘717に関わる全ての証言、証拠、主張を訴訟から除外するよう申し立てました。

CBM estoppelとは、PTABによるCBM手続きの際に主張したどのような無効理由(“on any ground”) の主張であっても再度、地裁等の場で、主張されることを防ぐルールです。

原告は理由(”ground”)の意味は広く、どのような自明性に関わる無効理由にも当てはまり、PTABではすでに自明性に関する最終判断が出されているので、被告は地裁において自明性に対する主張は全くできないと主張しました。

しかし、裁判所はCBM estoppelで使われている「理由」(”ground”)という言葉は、先行文献を元にした個別の無効理由を意味しているとしました。また、この案件の問題を解決するにあたり、裁判所は、まず問題になっているRandle ‘717という先行文献が、CBMで使用されたRandle ‘283という先行文献と同等のものなのかを決める必要があるとしました。つまり、Randle ‘717がCBMですでに使用されたRandle ‘283には開示されていない新しい開示や特徴を示しているのであれば、CBM estoppelは適用されないとしました。

現在、裁判所は被告にRandle ‘283には開示されていないRandle ‘717独自の開示や特徴を示すよう命じています。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Benjamin Anger and Clayton R. Henson. Knobbe Martens

https://www.knobbe.com/news/2018/04/defendant-not-estopped-relying-prior-art-reference-district-court-related-reference

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野口 剛史

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