アメリカではAlice事件の後（Post Alice)、ソフトウェア関連の特許適格性（Patent Eligibility）が問題になっています。最高裁がAlice事件で特許適格性情報について言及したものの、その最高裁の方針を具体的に特許庁で審査したり、また、地裁やCAFCで審議するにあたっては、まだ混乱があり、ソフトウェア関連特許の特許適格性は例え権利化できたとしても不明確です。
ここでは、最近CAFCで有効と判断されたU.S. Patent Nos. 8,713,476 と 8,434,020からソフトウェア特許の特許適格性についてのヒントを得たいと思います。U.S. Patent Nos. 8,713,476 と 8,434,020は、Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc.において権利行使された特許です。この判例で、対象特許のクレームはgraphical user interfaces （GUI）の改良について書かれていて、インデックスに関わる抽象概念ではないとCAFCは判断しました。この結論の理由として、CAFCは、１）電子機器における情報のまとめと表示に関わる特定の方法をクレームしていること（the claims were “directed to a particular manner of summarizing and presenting information in electronic devices” ）と、２）明細書内で、先行例のユーザーインターフェイスに対する問題が明確に書かれていて、かつ、特許がどのようにそのような問題を解決するかが書かれていたことに注目しました。
１つ目の点からは、特許適格性の判定が難しいことがわかります。過去の判例を見ると似た書式のクレームに対して特許適格性なし（U.S. Patent No. 7,707,505のクレーム１。Internet Patents Corp. v. Active Network, Incで問題になった）と判断された経緯があります。このように、同じような書式のクレームであっても特許適格性の判断は変わってくるので、このCore Wireless 事件からこの１つ目の点における教訓を得るのは難しいところです。
しかし、２つ目のポイントは、今後のソフトウェア特許明細書の作成に役立つ点があります。対象になった特許、特に’020 特許において、先行技術は遅く、複雑で、操作を学ぶことも難しく、特に初心者にとっては難しいものだった（the prior art is “slow, complex and difficult to learn, particularly to novice users”）ことが詳しく説明されていました。更に、明細書内において、特許でクレームされた方法は、いかにユーザフレンドリーな操作を可能にするか（how the patented process “saves the user from navigating to the required application, opening it up, and then navigating within that application to enable the data of interest to be seen or a function of interest to be activated”）が詳細に書かれていました。
アメリカ向けのソフトウェア関連の明細書を書く弁護士・弁理士は、このCore Wireless事件における判例を、他のソフトウェア関連の判例と共に、詳しく学ぶべきと元記事の著者である Jake W. Gallau氏は進めています。ソフトウェア関連の特許適格性の判断は未だに難しい状況にありますが、Core Wireless事件における問題提起と解決方法の開示を学び、日々の実務に応用することは、ソフトウェア特許の有効性を上げるものになります。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Jake W. Gallau. Baker Botts LLP
http://www.bakerbotts.com/ideas/publications/2018/march/core-wireless
