最高裁SAS判決:地裁における早期一時停止の事例

2018年4月24日に下ったSAS判決の影響がすでに地裁の訴訟案件で出てきています。SAS判決により、地裁は IPR におけるInstitutionの決定がなされる前に、地裁における特許訴訟の一時停止(Stay)を認めることが多くなることが予想されます。

SAS判決は、 PTAB における IPR 手続きの際に一部のクレームを再審議する(Partial Institution)の可能性をなくしました。つまり、 IPR 手続きが申請された場合、起こりうる結果は、全てのクレーム対する再審議か、IPRを行わないという2択になります。このSAS判決は、特許権者に不利な判決です。というのも、SAS判決前までは、訴訟で権利行使している特許がIPR手続きの対象になったとしても、一部のクレームを再審議するPartial Institutionとなれば、PTABで審議されないクレームを理由に、特許権者は地裁における訴訟の継続を主張することができ、訴訟の一時停止を回避することが可能でした。

訴訟の一時停止の考え方が変わる

訴訟の一時停止に関して、地裁の判事は、 IPR 手続きによる訴訟に関わる問題の簡素化(“simplification of issues for trial” )を考慮しますが、Partial Institutionとなれば、 IPR 手続きの完結を待つことで、その簡素化の目的を達成する可能性が少なくなるので、 IPR 手続きと平行して、地裁における訴訟を継続できることがありました。しかし、SAS判決後、Partial Institutionの可能性がなくなったので、地裁での一時停止に関する傾向が変わりつつあります。

SAS判決後の最近のケース(Wi-Lan, Inc. et al., v LG Electronics, Inc., et al.)で、この IPR 手続きによる訴訟に関わる問題の簡素化(“simplification of issues for trial” )に対するSAS判決の影響が話されています。 このケースで、the Southern District of Californiaの判事は、 PTAB における IPR 手続きは、明確に訴訟に関わる問題の簡素化であると述べ、訴訟に関わる全ての特許が IPR 手続きの対象になっていること、また、SAS判決により、 PTAB が IPR 手続きのInstitutionを許可すれば、全てのクレームが PTAB で再審議されることを受け、訴訟の一時停止(Stay)は適切だとしました。

また、判事はIPRの結果を待つことで、1)クレームが無効になった場合、裁判所で考慮するクレームの数が減る(簡素化要素1)と、2)クレームが有効となった場合、LG(訴訟の被告であり、また IPR を申し立てた当事者)には、 Estoppel がかかり、地裁において同じ無効主張ができなくなる(簡素化要素2)と述べました。つまり、the Southern District of Californiaの判事は、SAS判決は IPR 手続きによる訴訟に関わる問題の簡素化を支持するもので、一時停止を優遇するものだと結論づけました。

ここで注目する点は、the Southern District of Californiaの判事が、この訴訟の一時停止の判断を PTAB が IPR のInstitution判断を下す前に行ったことです。SAS判決以前は、Partial Institutionの可能性もあったので、 PTAB がInstitution判断をする前に地裁判事が訴訟の一時停止の判断をすることはあまりありませんでした。しかし、SAS判決以降、上記のような簡素化要素の理由から、少なくとも、 IPR のInstitution判断の前までは、比較的簡単に訴訟の一時停止が認められそうです。また、 IPR のInstitutionが決定すれば、その一時停止がIPRの最終結果が出るまで維持されるでしょう。

まとめ

SAS判決により、地裁の一時停止は認められやすくなっただけではなく、 IPR 手続きの早い時点、Institutionの判断が行われる前から一時停止が認められやすくなりました。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Scott A. McKeown – Ropes & Gray LLP (元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願
野口 剛史

診断方法に関する特許を取るための実務戦略

自然法則を観察するだけの診断方法は特許適格性がなく、特許として成立するには、何らかの「一般的ではない」(”unconventional”)または、「ルーティンでない」 (”non-routine”)ステップが必要になります。このようなはっきりしない条件があるため、検査方法に関する権利化と権利行使は予測できない困難なものになっています。

Read More »
再審査
野口 剛史

最高裁SAS判決から5ヶ月後でわかったこと

今年の4月に SAS 判決が最高裁で下されてから5ヶ月の統計を見たところ、 SAS 以前とSAS 以降で institution の許可率と IPR の申し立て数に変化がありました。今回は、もの2つの点について詳しく統計データを見ていきます。

Read More »