５月１０日、EDTX連邦裁判所において、TCLが権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出していなかったとして、判事はTCLがEricssonの特許を故意に侵害したと判決しました。
今回の訴訟で注目する点が、TCLがEDTX連邦裁判所において争われていた特許に対してIPRを提出したこと自体は、特許が無効であるというTLCの主観的な誠実な信念を証明するような証拠ではないとしたところです。2016年のHalo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,において、米国最高裁は意図的な特許侵害による３倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えました。このPost-Haloの時代において、故意侵害を回避するには、ただ特許無効や非侵害を主張するだけではなく、権利行使された特許に関する自社調査の証拠等が重要になってくると思われます。
背景：
この訴訟は、EricssonとTCLの間で行われている世界規模の特許問題の一部です。この特許問題の大部分はFRANDに関するものですが、今回の案件は、基本特許ではないと判断されたのでFRAND問題は議論されませんでした。
２０１５年７月と８月にTCLはEDTX連邦裁判所でEricssonが権利行使した特許に対してIPRを申し立てました。その後、訴訟は一時停止。IPRが行われていた特許の１つが生き残ったので、その特許のIPR終了と共に、裁判が再開されました。
２０１７年１２月の公判で、陪審員はTCLによる対象特許の侵害を認め、賠償金は$75Mとしました。また、陪審員はTCLの侵害は故意だったと判断しました。
故意侵害：
５月の判決で、判事は陪審員の判断を支持、賠償金を25%増加させました。Magistrate Judge Payne判事は、故意侵害の判定は陪審員が決め、裁判所がそのような故意侵害は賠償金を増加させるような悪徳なものかを判断するべきとしました。（“the jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”）
TCLの故意侵害を判断した理由として、（１）TCLが特許を知っていて、侵害の疑いがかけられていたことを申立書から知っていたこと、（２）特許が無効、または、権利行使されていないというTCLによる主観的な信念を証明するような証拠がなかった。
次に、どれぐらい賠償金を増加されるかという点について、判事はRead Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)で示されている項目を参考にしました。IPR手続きや、問題になった技術がTCLではなくGoogleによって開発されていたことなどを考慮し、追加賠償金は33%増,金額にして$25Mとなりました。
結論：
故意侵害の判断は提出される証拠や事実によって異なります。また、陪審員の判断や、判事の最良によっても、故意侵害の認定や追加賠償金も変わってきます。しかし、故意侵害を否定する場合、非侵害や特許無効を主張するだけではなく、権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出することが重要になってきます。そのような証拠を提出するためにも、権利行使された特許については自社で独自の分析をして、その分析を証拠として提出できるよう準備しておくのがいいでしょう。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Michael T. Renaud, Andrew H. DeVoogd, Daniel B. Weinger and Robert J. Moore – Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo PC
https://www.globalipmatters.com/2018/05/17/willfulness-finding-in-edtx-ruling-in-tcl-v-ericsson-illustrates-the-risk-to-accused-infringers-of-failing-to-investigate-allegations#page=1
