故意侵害のリスクを軽減するには?

5月10日、EDTX連邦裁判所において、TCLが権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出していなかったとして、判事はTCLがEricssonの特許を故意に侵害したと判決しました。

今回の訴訟で注目する点が、TCLがEDTX連邦裁判所において争われていた特許に対してIPRを提出したこと自体は、特許が無効であるというTLCの主観的な誠実な信念を証明するような証拠ではないとしたところです。2016年のHalo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,において、米国最高裁は意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えました。このPost-Haloの時代において、故意侵害を回避するには、ただ特許無効や非侵害を主張するだけではなく、権利行使された特許に関する自社調査の証拠等が重要になってくると思われます。

背景:

この訴訟は、EricssonとTCLの間で行われている世界規模の特許問題の一部です。この特許問題の大部分はFRANDに関するものですが、今回の案件は、基本特許ではないと判断されたのでFRAND問題は議論されませんでした。

2015年7月と8月にTCLはEDTX連邦裁判所でEricssonが権利行使した特許に対してIPRを申し立てました。その後、訴訟は一時停止。IPRが行われていた特許の1つが生き残ったので、その特許のIPR終了と共に、裁判が再開されました。

2017年12月の公判で、陪審員はTCLによる対象特許の侵害を認め、賠償金は$75Mとしました。また、陪審員はTCLの侵害は故意だったと判断しました。

故意侵害:

5月の判決で、判事は陪審員の判断を支持、賠償金を25%増加させました。Magistrate Judge Payne判事は、故意侵害の判定は陪審員が決め、裁判所がそのような故意侵害は賠償金を増加させるような悪徳なものかを判断するべきとしました。(“the jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”)

TCLの故意侵害を判断した理由として、(1)TCLが特許を知っていて、侵害の疑いがかけられていたことを申立書から知っていたこと、(2)特許が無効、または、権利行使されていないというTCLによる主観的な信念を証明するような証拠がなかった。

次に、どれぐらい賠償金を増加されるかという点について、判事はRead Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)で示されている項目を参考にしました。IPR手続きや、問題になった技術がTCLではなくGoogleによって開発されていたことなどを考慮し、追加賠償金は33%増,金額にして$25Mとなりました。

結論:

故意侵害の判断は提出される証拠や事実によって異なります。また、陪審員の判断や、判事の最良によっても、故意侵害の認定や追加賠償金も変わってきます。しかし、故意侵害を否定する場合、非侵害や特許無効を主張するだけではなく、権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出することが重要になってきます。そのような証拠を提出するためにも、権利行使された特許については自社で独自の分析をして、その分析を証拠として提出できるよう準備しておくのがいいでしょう。

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者:Michael T. Renaud, Andrew H. DeVoogd, Daniel B. Weinger and Robert J. Moore – Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo PC
https://www.globalipmatters.com/2018/05/17/willfulness-finding-in-edtx-ruling-in-tcl-v-ericsson-illustrates-the-risk-to-accused-infringers-of-failing-to-investigate-allegations#page=1

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

No
訴訟
野口 剛史

ITCのConsent Order違反の代償は大きい

ITC において輸入品の特許侵害が確定した場合、Consent Order が発行されアメリカへの輸入と販売ができなくなります。また、もし Consent Order が発行されてから1日でも侵害品を販売してしまった場合、故意でなくとも、高額な違反金の支払いが命じられる可能性があるので注意が必要です。

Read More »
laptop-typing
未分類
野口 剛史

忘れられないためのEmailニュースレター

前回のブログアイデアでも簡単に紹介したEmailニュースレターの知財プロフェッショナルとしての活用方法に注目します。ニュースレターもブログと同様、文字ベースの専門的な情報を発信するのに適しているので、弁理士のような専門性が必要な業種と相性がいいメディア媒体です。しかし、なぜか知財系のブログではEmailニュースレターを発行しているところをあまり見かけません。

Read More »