Uncategorized

特許訴訟で雇用契約の譲渡条文に頼るのは危険

03/14/2018

特許権者にすべての発明者から発明の譲渡がされていないと、当事者適格（Standing）が認められません。当事者適格がないと、特許侵害訴訟を起こせない（起こしても、棄却されてしまう）ので、譲渡に関する書類は早い段階で発明者に署名してもらいましょう。また、発明者が譲渡を拒む場合、会社に全ての権利が移行せず、当事者適格（Standing）を満たさない場合があるので、注意が必要です。

Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp., et al., Case Nos. 16-2309; -2310; -2311 (Fed. Cir., Jan. 11, 2018) (Reyna J) (O’Malley, J, concurring) (Newman, J, dissenting)では、発明者の一人が譲渡を拒否したので、会社に全ての権利が移行せず、当事者適格（Standing）を満たせませんでした。

経緯：

Advanced Video社はビデオコーデックに関わる特許の侵害でHTC社を地裁で訴えました。この特許は、元々Infochips Systems社のもので、いくつかの権利譲渡を経てAdvanced Videoが特許権者となっていました。この問題の特許には、３人の発明者が記載されていました。全員Infochips Systems社の従業員だったのですが、Hsiun氏は、雇用契約で譲渡の義務があるにも関わらず、彼女が持っている権利の譲渡を拒否。

その事実を知った被告HTC社は、Hsiun氏が訴訟の当事者として関わっていないことを理由にこの訴訟は当事者適格（Standing）を満たしていないとし、訴訟の取り下げを申し出ました。

それに対して、原告Advanced Video社は、Hsiun氏の雇用契約により、Hsiun氏の権利は Infochips 社に移り、その権利は、最終的にAdvanced Videoへ移ったと主張。ここで注目されたHsiun氏との雇用契約書には、３つの関連する条文がありました。

A “will assign” provision　（譲渡条文）
A “trust” provision　（委託条文）
A “quitclaim” provision（権利放棄条文）

最初の “will assign” provision　（譲渡条文）と“trust” provision　（委託条文）で、Hsiun氏は彼女が発明したものを書面でInfochips社に開示し、Infochips社が保管すること、また、彼女のどのような発明に対する全ての権利を将来譲渡する（would assign）ということが書かれていました。また、 “quitclaim” provision（権利放棄条文）では、Hsiun氏は特許侵害に関する彼女の権利をすべて放棄することに同意していました。

しかし、この３つの関連する条文を考慮しても、Hsiun氏の権利は Advanced Video社に移行していないと地裁は判断。また、地裁は、対象特許に所有権を持つHsiun氏が訴訟の当事者として関わっていないことを理由に、この訴訟は当事者適格（Standing）を満たしていないとし、訴訟の取り下げを申し出ました。この判決を不服に思ったAdvanced Video社はCAFCに上訴。

上訴で、CAFCは、地裁の判決を支持。“will assign” provision　（譲渡条文）では、Infochips社への即時の権利譲渡は行われていなかったと解釈。CAFCは、“will”という言葉は将来に何らかの行動をする意味であり、即座に譲渡をするものではないという地裁の理由を支持。

Advanced Video社は、権利が譲渡されていなくても、 “trust” provision　（委託条文）によりHsiun 氏は受託者（trustee）であり、Hsiun 氏の発明に対する権利はInfochips社の利益のために即座に保管された（placed in trust）と主張。しかし、この主張もCAFCは認めず、当事者適格に関しては、信託（trust）から所有権は実際に移っていないので、Infochips社は対象特許の所有権を持っていないと判断。

また、“quitclaim” provision（権利放棄条文）に関しては、CAFCは、実際に譲渡された特許出願から権利化されたもののみに適用されるものであり、今回のケースではHsiun氏の権利はInfochips社に譲渡されていないので、この権利放棄条文は適用されないと判断。

最終的にCAFCは、Advanced Videoは権利行使された特許の全ての所有権を持っていないので、この訴訟を起こす資格（当事者適格）がないと判決。さらに、当事者適格を満たすには、Advanced Video社は、まずHsiun氏に対して同社が主張する所有権を行使するべきだとした。

教訓：

譲渡に関わる条文の言葉使い（特に動詞）に注意を払う必要があります。また、条文により従業員が譲渡を実際に行なったのか、それとも将来譲渡することに合意したのか、どう解釈されるべきで、曖昧な文言になっていないかもチェックする必要があります。

まとめ作成者：野口剛史

元記事著者：Amy Mahan. McDermott Will & Emery

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3deb84f0-183a-45c7-98f5-a3c6ee674b8d

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール（koji.noguchi@openlegalcommunity.com）でもうかがいます。

コメントを残すコメントをキャンセル

OLCとは？

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願

部分的継続は自分の特許出願が先行技術としてカウントされる場合がある

特許出願中に、最初の出願から新しい技術、コンセプト、データが生まれることがよくあります。しかし、このような新しい技術を保護する場合に、安易に部分的継続（continuation or continuation-in-part、CIP）を選んでしまうと、思わない形で自分の特許出願が先行技術とされることがあるので注意が必要です。

特許出願

[分析で明らかに] 米国特許におけるコロナの影響

2021年の特許付与件数のデータを見ると、全体で7.5％減少し、トップランクの事務所を見ても去年に比べ減少していることがわかりました。特に、コンピューター関連の付与数が減っており、徐々にコロナ禍における出願状況の変化が見えてきました。

特許出願

実際の訴訟から振り返る出願時の特許戦略の大切さ

特許戦略を持つことと、適切に実施することは重要です。この記事では、CUPP Computingが関連する3つの特許侵害でTrend Microを訴えましたが、先行文献により特許の有効性が疑問視され、特許不可と判断されてしまった事件が紹介されています。CUPPは控訴し、「different」というフレーズが一つの主張で、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスから離れている必要があると主張しました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、2つのプロセッサが単一のデバイスに埋め込まれている可能性があると述べ、CUPPの主張を退けました。この記事では、競合他社が特許主張に侵害する方法や、侵害を回避する方法を考慮することを含む適切な特許戦略がCUPPの特許を救うことができた可能性があることを示唆しています。その一方で、適切な戦略がない場合、特許への投資が危険にさらされる可能性があることも警告しています。