潜在する新規性の欠陥を証明するために外的証拠が使われる可能性がある

CAFCは、Monsanto Tech. LLC v. E.I. DuPont de Nemours & Co., Case No. 17-1032 (Fed. Cir., Jan. 5, 2018)において、PTABにおける新規性の欠陥と自明性による特許無効の判決を支持。この判例で特徴的な点(クレーム解釈、属と種、先行文献の発明者による宣言書)が3つあるので、1つずつ簡単に説明していきます。

クレーム解釈:

対象特許のクレームには、約3%かそれ以下(“about 3 percent or less” )という記載がありました。CAFCは、このクレーム制限がクレームの範囲を定義するのに役に立たないもの(the claim language was not instructive)だと判断した後に、明細書内で2.3%から4.1%に及ぶ例が開示されていたことに注目し、当業者( person of ordinary skill in the art)がこの明細書を見た場合、約3%かそれ以下(“about 3 percent or less” )という記載は、4%を含む範囲を示すとしました。

属と種:

先行文献は、問題の属に対して部分的な種しか開示していないが、その開示されている種は問題になっている特定の種を含むため、先行文献は新規性の欠陥を証明するために使えると判決。

先行文献の発明者による宣言書:

最後に、CAFCは先行文献の発明者による宣言書のような外的証拠(extrinsic evidence)は、先行文献において必ず存在しているべきもの(what is “necessarily present” in a prior art reference)を示すために使うことができると述べました。CAFCは、問題になった宣言書は先行文献で潜在的に開示されている教えについて書かれているもので、先行文献を拡大するものやそれ自身が先行文献として扱われるものではなかったと判決。そのため、PTABが先行文献の発明者による宣言書を外的証拠として参考にしたことは適切だったと判断。

このようなCAFCの見解の結果、CAFCはPTABにおける新規性の欠陥と自明性による特許無効の判決を支持しました。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Brittany Washington. McDermott Will & Emery

https://www.mwe.com/en/thought-leadership/newsletters/2018/02/ip-update

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