アメリカ知財情報サイト

ITC調査でConverseの70年も続いた商標が取り消しになってしまう

約2年も前ですが、商標侵害に関わるITC調査という珍しいケースなので紹介します。

スニカーなどを作っているコンバースは、彼らのスニーカのデザインの一部midsoleの部分に関して商標 U.S. Registration No. 4398753を持っていました。これは、70年も続いた商標だそうです。ここで、「商標を持っていた」と書きましたが、このmidsole商標、ITCで無効になってしまいました。

経緯:

商標で保護されている特徴等は、元記事に図入りで丁寧に解説されているので、それを参照してください。

コンバースは、輸入される靴の中でmidsole商標を侵害しているものを排除するために、ITCに対して商標侵害の調査を申し立てました。

ITCにおける知財の侵害調査は、アメリカ地裁で差し止めが難しくなった現環境の中、注目を集めている権利行使の方法です。(ITCに関する概要は、前回Open Legalでウェビナーを行なったので、そのウェビナーのまとめページを参照してください。)ITCによる知財侵害調査のほとんどは特許ですが、今回は商標です。

コンバースは、ITC調査の対象に30社近くを指名し、ITCに一般的排除命令を希望しました。その内、多くの会社はコンバースと和解しましたが、WalmartやNew Balanceなど数社が公判まで争いました。

一般的排除命令(General Exclusion Orders (“GEOs”)): ITC調査において、侵害が認められ、さらに一定の条件を満たした場合のみに適用される。製造企業、輸入業者に関係なく全ての侵害品が対象になる。一般的には、限定的排除命令しか認められない。

限定的排除命令(Limited Exclusion Orders (“LEOs”)):最も一般的な排除命令。ITCで調査の対象になった企業の侵害品のみに適用される。

このITC調査の結果、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事は、コンバースの商標のsecondary meaning(派生的意味)を認め、連邦商標のU.S. Registration No. 4398753は有効だという仮決定(Initial determination(“ID”))を下しました(矛盾している決定ですが、コモン・ロー(common law)における保護は無効と判断)。

その後、手続き上、ALJの仮決定はITCのコミッション(Commission)でレビューされますが、そのレビューにおいて、コミッションがALJの仮決定を覆します。コミッションは、80年以上の間、同じようなデザインの靴が複数の他社から販売されていたことと、商標の有効性に対して重要な証拠として扱われるアンケート調査(Survey)での結果が派生的意味を証明するほどの高い数値を示していなかったことに注目し、連邦商標のU.S. Registration No. 4398753は無効だという最終判断を下しました。

この判決の結果、コンバースのmidsoleデザインについては、連邦商標もコモン・ローにおける保護もなしということになり、調査の対象になっていた会社の侵害もなしという結果になりました。

最後に:

知り合いの商標を扱っている日本の弁理士さんにこの事件のことを教えて頂きました。感謝です。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Naresh Kilaru. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/incontestable/seventy-year-old-converse-trademark-invalidated-in-landmark-itc-decision.html

 

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントする

次回ウェビナー

8月31日開催予定

FRUSTRATION FREE EMAIL COMMUNICATION

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

secret
企業機密
野口 剛史

判例に学ぶ従業員に対するDTSAの適用ポイント

Defend Trade Secrets Act of 2016 (“DTSA“)は連邦レベルの企業機密を守る法律です。成立してからDTSAに関する判例が増えるに連れ、少しづつ気をつけるべきポイントがわかってきました。今回は、(元)従業員に対するDTSA適用を考える際に気をつけたい2つのポイントを判例を通して説明していきます。

Read More »
time-delay-clock
訴訟
野口 剛史

再審査とEquitable EstoppelとLachesの関係

CAFC は権利化後の再審査で特許クレームが大きく修正されたことを受け、地裁で Equitable Estoppel が認められた案件を覆しました。このような案件は、背景を理解すると同時に、時間の流れと用語の理解が大切なので、背景を説明した後、この2つの点について詳しく解説していきます。

Read More »