約２年も前ですが、商標侵害に関わるITC調査という珍しいケースなので紹介します。
スニカーなどを作っているコンバースは、彼らのスニーカのデザインの一部midsoleの部分に関して商標 U.S. Registration No. 4398753を持っていました。これは、７０年も続いた商標だそうです。ここで、「商標を持っていた」と書きましたが、このmidsole商標、ITCで無効になってしまいました。
経緯
商標で保護されている特徴等は、元記事に図入りで丁寧に解説されているので、それを参照してください。
コンバースは、輸入される靴の中でmidsole商標を侵害しているものを排除するために、ITCに対して商標侵害の調査を申し立てました。
ITCにおける知財の侵害調査は、アメリカ地裁で差し止めが難しくなった現環境の中、注目を集めている権利行使の方法です。（ITCに関する概要は、前回Open Legalでウェビナーを行なったので、そのウェビナーのまとめページを参照してください。）ITCによる知財侵害調査のほとんどは特許ですが、今回は商標です。
コンバースは、ITC調査の対象に３０社近くを指名し、ITCに一般的排除命令を希望しました。その内、多くの会社はコンバースと和解しましたが、WalmartやNew Balanceなど数社が公判まで争いました。
一般的排除命令(General Exclusion Orders (“GEOs”))： ITC調査において、侵害が認められ、さらに一定の条件を満たした場合のみに適用される。製造企業、輸入業者に関係なく全ての侵害品が対象になる。一般的には、限定的排除命令しか認められない。
限定的排除命令(Limited Exclusion Orders (“LEOs”))： 最も一般的な排除命令。ITCで調査の対象になった企業の侵害品のみに適用される。
このITC調査の結果、ALJ（Administrative law judge）と呼ばれる行政法判事は、コンバースの商標のsecondary meaning（派生的意味）を認め、連邦商標のU.S. Registration No. 4398753は有効だという仮決定（Initial determination（“ID”））を下しました（矛盾している決定ですが、コモン・ロー（common law）における保護は無効と判断）。
その後、手続き上、ALJの仮決定はITCのコミッション（Commission）でレビューされますが、そのレビューにおいて、コミッションがALJの仮決定を覆します。コミッションは、８０年以上の間、同じようなデザインの靴が複数の他社から販売されていたことと、商標の有効性に対して重要な証拠として扱われるアンケート調査（Survey）での結果が派生的意味を証明するほどの高い数値を示していなかったことに注目し、連邦商標のU.S. Registration No. 4398753は無効だという最終判断を下しました。
この判決の結果、コンバースのmidsoleデザインについては、連邦商標もコモン・ローにおける保護もなしということになり、調査の対象になっていた会社の侵害もなしという結果になりました。
最後に
知り合いの商標を扱っている日本の弁理士さんにこの事件のことを教えて頂きました。感謝です。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Naresh Kilaru. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP （元記事を見る）
