IPRによる訴訟中断を阻止する方法

2018年4月5日、Rovi Guides, Inc. v. Comcast Corp., No. 16-cv-9278 (JPO) (S.D.N.Y. Apr. 5, 2018)において、IPR手続きにより中断していた訴訟が、IPR手続きが進行中のなか一部再開しました。通常、IPRにより訴訟が中断する場合、裁判所における全ての手付づきが止まるのですが、なぜ今回はIPR手続きの完了を待たずに一部再開したのでしょうか?

経緯:

RoviがComcastを相手に5つの特許の権利行使をします。その中の2つの特許 (‘696特許と’034特許)は関連性が高いものでした。PTABは訴訟で対象になった5つの特許の内、4つに対してIPR手続きを開始。IPR手続きを受け、Comcastは訴訟の中断を申し立て、裁判所はIPRの結果が出るまで一切の手続きを停止しました。これに対して、特許権者であるRoviは訴訟中断を阻止しようと、IPRにかかっている‘696特許を訴訟から取り下げ、唯一IPR手続きの対象になっていない’034特許における訴訟を継続し、残りの特許については後で審議を行うbifurcationという形を裁判所に提案。

裁判所はRoviの主張を認め、’034特許における訴訟を継続することを決定。この決定に伴い、判事は‘696特許の取り下げが訴訟中断の判断に大きな状況を変えたとしました。裁判所は、’034特許はIPR手続きに含まれていないので、’034特許に関する訴訟の一時停止は訴訟を簡略化するものではないとしました。また、

IPRの対象になっていない’034特許の審議を遅らせることはRoviにとって不当な損害(undue prejudice)をもたらすとしました。

最後に、裁判所は訴訟を分割するbifurcationというやり方を採用することにより重複する事柄を再度議論するリスクとコストの問題を考慮。しかし判事は、’034特許が他の特許とは異なる技術に関するもので、異なる発明者によるものであることから、重複のリスクやコストよりも遅延によるRoviにとっての不当な損害の方が大きいとしました。

この結果、裁判所は‘696特許を訴訟から取り下げすることを許し、’034特許の審議をスタートし、bifurcationする形で訴訟が一部再開されました。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Lewis V. Popovski and Hui Li. Patterson Belknap Webb & Tyler LLP

https://www.pbwt.com/ny-patent-decisions-blog/judge-oetken-lifts-stay-on-1-of-5-ipred-patents/#page=1

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

LA-night
企業機密
野口 剛史

カリフォルニア州の地裁が企業機密訴訟をリード

アメリカ国内で企業機密に関わる訴訟が一番多いのはthe United States District Court for the Central District of Californiaとのことです。連邦裁判所における案件も全体で30%増えました。連邦裁判所で行われる企業機密訴訟の6%がCalifornia’s Central Districtで起こっているという事実から、今後DTSAの法解釈なのでCalifornia’s Central Districtが重要な裁判所になってくることが予想されます。

Read More »
特許出願
野口 剛史

特許適格性に対するUSPTOと議会における取り組み

2019年は特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)に関して大きな進展がありそうです。Alice判決以降、特許適格性はSoftware特許に対する大きなハードルになっています。そのことを受け、2019年に向け議会やUSPTOでも様々な取り組みがおこなわれています。

Read More »