TTABの判決から見る類似先行商標の権利範囲の広さと出願を権利化できる4つの手段

既存の商標登録やサービスマーク登録が、出願商標と同一または類似の商標をカバーしているにもかかわらず、その商標登録で特定されている商品やサービスが貴社のものとは大きく異なるように思われる場合、その商標登録が新規の商標出願を阻止する可能性があります。この記事ではTTABの判決を分析し、類似した先行商標の権利範囲に関する解釈と、そのような中でも出願を権利化するための4つの具体的な手段について詳しく説明します。

以下はそのような状況の例と、それに対処するためのステップです。

trademark rights

コーヒー関連と化粧品関連の商標は別々に存在することができる?

AVR Realty Company, LLCは、マグカップ、ペストリー、コーヒー豆、「店頭での注文受付」を特徴としたオンライン・コーヒーショップ・サービスを含む商品・サービスの商標として、FRANKIE ROSEというマークを使用意思による出願(intent to use application)を行いました。審査官は、トートバッグやシャツ、化粧品に登録されている同一の商標「FRANKIE ROSE」との混同の可能性に基づき、この出願を拒絶しました。しかし、これらの各商品は互いに密接に関連しているのでしょうか?

出願人はこの拒絶査定を不服として商標審判委員会(Trademark Trial and Appeal Board、以下「TTAB」)に上訴しました。

出願人は、審査官の証拠により、トートバッグとシャツがスターバックス、ダンキン、ピーツコーヒーなどのコーヒーショップ内で販売されることがあることが立証されたことを認めました。しかし、申請者は、市場において、申請者の商品(およびサービス)は飲食料品に関連しているのに対し、登録者の商品は実際には化粧品に付随するものであると主張しました。さらに申請人は、どちらの当事者も相手方の主力製品を販売していないと主張しました(例えば、コーヒーとコーヒー関連商品 vs 化粧品)。

類似性を評価する際、考慮されるのは出願と登録に記載された識別のみ

しかし、TTABは申請者によるこの区別に納得しませんでした。

TTABは、商品と取引チャネルの類似性を評価する際、出願と登録に記載された識別のみを考慮し、現実の相違は考慮しないことを強調しました。TTABは、各当事者の商品及び役務の識別に制限や制約がないことから、各当事者の商品(及び出願人の役務)は、あらゆる通常の取引経路において、あらゆるクラスの顧客に対して販売される可能性があると推定しました。したがって、それぞれの商品とサービスは、ウェブサイトと喫茶店という少なくとも2つの一般的な取引チャネルにおいて、同じ購入者が遭遇する可能性があると判断したのです。

消費者の洗練度の評価において、TTABは、申請者または登録者の商品の種類、価格帯、または想定される消費者に関して制限がないことに再度注目しました。そのため、コーヒーや化粧品の顧客は特別な注意を払う洗練された購買者であるという申請者の主張を退けました。このような安価な商品は、衝動的に、注意することなく購入される可能性があるため、TTABは関連する購入者には一般消費者が含まれると推定したのです。

従って、TTABは本出願の拒絶を支持しました。

In re AVR Realty Company, LLC, Application No. 90699970 (T.T.A.B. Sept. 25, 2023).

類似先行商標があっても商標出願を権利化できる4つの手段

トートバッグとシャツの先行商標登録が、マグカップとコーヒーショップサービスの同一商標の登録を阻害する可能性があることは意外かもしれません。しかし、このような広範な混同の可能性分析の可能性がある以上、類似する商標との混同の恐れを解消しようとした場合、そのOA対応が非常に難しくなります。

しかし、今回のAVR判決において、TTABは出願人がこのような弊害があるときでも商標を取得できる可能性のある以下のステップを認めました:

  1. 登録者の特定商品の一部取消または制限を求める手続を行うこと
  2. 登録者からの同意を得ること

その他の可能なアプローチには以下が含まれます:

  1. 登録者に対し、その登録で特定された商品を限定し、また出願に差別化された限定を含めるよう自発的に要請すること(登録に限定がない場合、出願された商品のみに限定を加えるだけでは十分でない場合があります)。
  2. 出願人の商標案に識別可能な単語またはデザイン要素を追加すること

参考記事:How to Overcome a Trademark Application’s Refusal When the Identical Mark was Registered for Different Goods or Services: On My Mind Blog

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