春は商標ポートフォリオを大掃除する絶好の機会です。理想的には、ブランドの所有者は、ブランド保護の不備を特定し、解決することを第一の目標として、年に一度、商標資産を監査する必要があります。商標監査の範囲は多岐にわたりますが、ここでは最も一般的な目的をご紹介します。
- 商標の在庫確認： 基本的なレベルにおいて、商標の監査は、それらのマークの下で販売される関連商品やサービスと一緒に現在ビジネスで使用されているすべての商標の在庫確認を取ることが含まれます。これは、担保資料、製品包装、ディスプレイ、広告、ウェブサイト、ソーシャルメディアアカウントなどの包括的な見直しによって行われます。包括的な在庫確認をすることで、トレードドレス（製品のパッケージや構成、さらには特徴的な建物の外観やインテリアデザインを含む）やサウンドマーク、香りのマークなどビジネスに貴重であるにもかかわらず見落とされやすい一般的でないマークを識別する作業も同時に行えます。
- ポートフォリオの不備を補正する： 在庫確認が済んだら、会社の商標を既存の出願や登録と比較して、例えば連邦および州の保護とのギャップを特定します。
- 会社がうっかり登録し忘れたマーク
- 登録が地理的に限定されている、および/または示されている商品やサービスが狭すぎるために「登録の範囲が不足している」マーク
- 以前は連邦登録には不適格であったが、5 年間の使用により識別性（distinctiveness ）を獲得した記述的なマーク（descriptive marks）
- 以前は別のマークのために登録できなかったが、その後その別マークが取り消されているマーク
- 以上のような情報があれば、必要に応じて新たな出願を準備して出願することができ、ブランドの保護を完全に確保することができます。
- 未使用の登録を一掃する：多くの場合、商標監査では、マークが登録された商品やサービスに関連して使用されていないため、もはや維持する必要のない商標登録が発見されます。これらの登録は取り消しの対象にすることができ、結果的に将来的にコストを節約することができます。
- 商標記録を整理する： 登録商標をレビューする際には、各対応する記録をレビューして、適切な組織による所有権と、ライセンス契約や譲渡および担保権など適切な記録を含む、明確な所有権の連鎖を確認する必要があります。商標記録の不正確さは、商標資産の使用、ライセンス、移転などの際に悪影響を与え、金融取引における担保としての商標資産の使用を妨げる可能性があります。
- 無許可の使用を調査する： 適切な品質管理を行わずに他人に商標の使用を許可すると、ブランドに損害を与え、最終的に商標権を失うことになりかねません。したがって、商標監査では、他者によるすべての商標使用が書面によるライセンス契約によって管理されていることを確認する必要があります。重要なことは、これには、第三者のライセンシーに加えて、親会社、子会社、姉妹会社による商標使用が含まれます。
- 不適切または欠落したシンボルの修正： 監査では、適用される商標記号が適切に使用されていることを確認する必要があります。連邦政府に登録されたマークには®記号を、未登録のマークや州に登録されたマークには™記号を、サービスマークにはSM記号を添付する必要があります。これらのシンボルは、消費者や競合他社に重要な通知を提供し、商標権の権利行使可能性を最大化し、ある状況下では損害賠償の回収を手助けます。
- 権利行使プログラムを磨く：商標権者は、自社の商標を監視し、商業取引において紛らわしいほど類似したマークが第三者に使用された場合、適切な処置を講じる義務があります。これを怠ると、商標の価値が低下し、その価値と権利行使力が低下します。したがって、商標監査の重要な要素の1つとして、現在の権利行使戦略を評価し、侵害行為を特定するための仕組みが整っているかどうかを確認することが大切です。
- ウォッチサービスの活用： 商標を監視する最も一般的なメカニズムは、ウォッチサービスの利用です。監査は、どのようなウォッチサービスを追加または削除すべきかを決定するのに役立ちます。
- 希釈（Dilution）検索： 企業がウォッチサービスを利用しているかどうかに関わらず、主要なブランドについては、定期的に希釈化調査を行うことをお勧めします。これは通常、第三者の調査報告書を依頼することで行われ、様々なデータベース、出版物、インターネットのソースから適切な参考文献にフラグを立てることができます。そして、これらの参考文献を評価することで、権利行使の可能性があるかどうかを判断します。
- Googleアラート： 予算に応じたモニタリングオプションとして、無料のGoogleアラートを設定して、Googleの検索結果でマークが特定の順位に表示されたときに通知を受けることができます。アラートを受け取るソース、アラートを受け取る頻度、監視する地域や言語を選択することができます。アカウントが設定されたら、すべてのアラートを確認し、侵害行為に気づいたときに商標顧問に通知するチームメンバーを指定するといいでしょう。
解説
多くの会社では知的財産の取得に多くのリソースを割いています。しかし、取得為た後の維持、管理、権利行使には無関心なところが多いのが現状です。今回紹介した7つのポイントは商標ポートフォリオの棚卸しを行う上でとてもいいリソースです。
私が付け加える点としたら、多くの企業が複数の国で同じマークを持っていると思うので、国ごとに今回の7つのポイントを行うことでしょうか。
新型コロナウイルスによる不景気が懸念される中、商標の棚卸しを行うことはとても有効な手段だと思われます。1つに無駄な商標が特定できるので、コストの削減をすることができます。さらに、調査を行うことで無許可の使用や権利行使の機会を特定できるので、戦略的な権利行使プログラムの元、相手を選べば、損害賠償や新たなライセンス契約などで追加の収入を得ることも可能です。
本業で稼ぐことが難しい時に、知財のライセンスで得られるロイヤルティー収入はとても企業な財源の1つになり得ます。しかし、知財部が中心になって行動しなければ、そのような貴重な機会を見逃してしまうので、商標ポートフォリオの棚卸しをきっかけに、権利行使プログラムを立ち上げてみるのはどうでしょうか？
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Peter H. Ajemian , Matthew D. Francis, Erin E. Grolle and Airina L. Rodrigues. Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP （元記事を見る）
