ブランド対策:商標の反対手続きを活用する

自社商標の登録はブランドを築く上で大切な最初のステップです。しかし、登録だけでは自社ブランドを強めていくことはできません。ブランドを強めていく上で、知財が新しい商標出願をモニターし、競合するような新たな商標に対しては、反対手続きを活用することも重要です。

なぜ商標出願をモニターする必要があるのか

競合する可能性のある商標の早期発見は商標保護戦略のための大切な活動の1つです。特に、第三者が登録しようとしている商標に対して反対手続き(oppositions)をする場合、モニタリングは必須です。一般的に、反対手続きは、短期間の間に行わなければいけません。(公開から登録までが2ヶ月というような場合、その2ヶ月の間に行わなければいけません。)商標の登録後も、商標無効手続きは行なえますが、反対手続きに比べ、費用や時間が膨大にかかります。

商標監視(Trademark watching)は、関心のある国や国際的な商標出願を監視・分析するのに重要な役割を果たします。商標監視(Trademark watching)については、後日詳しく説明しますが、簡単に言うと、以下の2種類に分けられます:

  • 一致商標監視(Identical trademark watch):マーク、製品、ロゴなど見た目や読み方が一致するものを特定するサービス
  • 同類商標監視(Similar trademark watc):一致するものの他に、混乱を起こすような似たものも特定するサービス

このようなサービスの他に、特定したマークに関する弁護士の意見などもオプションで加えることができます。

商標監視ツールが問題マークを特定したら?

商標出願が登録される前、通常、第三者が登録反対手続きをとれるよう、登録前に商標出願が一般に公開される期間があります。この公開期間中、商標権者や、他の第三者の既存の権利と競合する場合、出願中のマークの登録に反対することができまが、反対手続き(oppositions)は、ほとんどの場合、同等、または、非常に似ている商標権者が反論します。

商標監視を使っている場合、問題マークが特定されたら、連絡がきます。そこで、反対手続き期間中に、実際に反対手続きを行うかの決断が迫られます。

どのように反対手続きを行うか決断するのか?

自社のビジネスや知財、戦略方法によって、個別に判断する必要があります。

企業によっては特定のマークに対してはどんなに小さな競合であっても、積極的に反対手続きをすることもあれば、直接競合することが明らかなものに対してのみ、反対手続きを行うところもあります。

どのような行動を取るにしろ、決断を下す上で、以下のことを考慮することは大切です:

  • 自社が保有している権利の範囲 (The scope of your earlier rights)
  • 自社ブランドと審査中のマークの類似レベル(The level of similarity between the new trademark and your earlier brand)
  • 共通する部分が自社商標の特徴的な部分なのか、それとも、市場で一般的に使われているものなのか(Whether the common elements within the marks are descriptive or common to the trade)
  • 自社商標でカバーされている製品・サービスと審査中のマークの保護対象(The nature of the goods/services as covered by the trademarks and those which are in use in the market)
  • 出願人の会社と各国における既存商標(The identity of the third-party applicant and the scope of their existing protection in the relevant country and elsewhere)
  • 審査中のマークが市場で使われた場合の自社ブランドや事業へ予想される影響(The potential impact use of the new trademark would have on your brand and business)
  • 自社の商標の弱み(Whether there is any vulnerability in your earlier rights (e.g. subject to non-use cancellation and not used for all the goods/services) and the risk of a counter-attack.)

実際に行動に移ることを決断した場合、反対手続きをする前に、審査中のマークを出願した出願人に問い合わせ、自主的に出願を取り下げてもらうかも考える価値はあります。

このような決断は、自社が雇っている商標弁護士と一緒になって行っていく必要があります。

反対手続きはどのようなものか?

(元記事では、他の国の概要も説明していますが、ここではアメリカのみに関してまとめました。)

アメリカ – 出願中の商標公開から30日以内に、反対手続き、また、反対手続きの期間の延長届けが行えます。複数の延長が可能ですが、反対手続きが行われた場合、手続きは訴訟のような手続きを踏むことになります。具体的には、宣誓証言(depositions)、ディスカバリー(discovery)、口頭弁論(oral hearings)が含まれ、費用も数十万ドル規模になる場合もあります。このような仕組みなので、和解が好まれ、反対手続きが始まっても、判決まで至るケースは稀です。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Vanessa Harrow. Novagraaf (元記事を見る

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