特許出願をしても企業機密で訴えられる

特定の技術を企業機密として扱っていて後に特許出願をしたとしても、企業機密搾取の疑いが特許発行以前であれば、Defend Trade Secrets Act (DTSA)に基づいて訴えることができます。

特許出願と企業機密の関係

Cajun Services Unlimited, LLC v. Benton Energy Service Companyにおいて、連邦地裁は、被告人のSummary judgementの主張を却下し、特許出願で開示されている内容は特許が公開されるまでは企業機密でありえるとしました。

DTSAの要素

DTSAにおいて、申立人は以下の事柄を証明する必要があります:

  1. the existence of a trade secret;
  2. the misappropriation of a trade secret by another and
  3. the trade secret’s relation to a good or service used or intended for use in interstate or foreign commerce.

また、この3つの要素に加え、申立人は、企業機密を合理的な方法で機密にしていなければなりません。

特許出願が問題に

企業機密搾取の疑いがかけられた技術に関する特許出願が行われていて、申立人が特許出願を行ったことで、企業機密を放棄したのではないかという主張が被告人サイドからありました。

しかし、地裁は、特許出願によって対象となっている企業機密が公開されていても、特許出願以前に疑われている企業機密搾取には影響をおよぼさないとしました。

時間軸で考える

企業機密を正しく取り扱うためには、時間軸で考えることが必要です。特許出願などで企業機密だったものが後日公開されても、公開以前の企業機密搾取の疑いに対しては相手を訴えることができます。

新製品の発売でも同じ考え

この時間軸で考えることは、新製品の発売にも当てはまります。未発表の新製品が何らかの形でリークした場合、条件次第では、企業機密搾取が成立する可能性があります。後日、新製品が公開・販売されたからといって、発表前のリークによる企業機密搾取に対する法的手続きがとれなくなるということはありません。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Esther Galan. Fenwick & West LLP (元記事を見る

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

supreme-court
再審査
野口 剛史

最高裁判決:連邦政府機関はAIAにおける特許再審査手続きが行えない

2019年6月10日、アメリカ最高裁は、Return Mail Inc v United States Postal Serviceにおいて、連邦政府機関はAIAで定められた特許再審査手続きを申し立てることができないと判決を下しました。この判決により、今後、連邦政府機関はinter partes, post-grant やcovered business method reviewsにより特許の有効性について挑戦することができなくなりました。

Read More »
analysis-data-statistics
再審査
野口 剛史

2018年8月のIPRとCBM の統計データ

8月PTABは39件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内424 クレーム(75.58%)を取り消し、131クレーム(23.35%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い6クレーム(1.07%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は、約75%です。

Read More »