特許出願をしても企業機密で訴えられる

特定の技術を企業機密として扱っていて後に特許出願をしたとしても、企業機密搾取の疑いが特許発行以前であれば、Defend Trade Secrets Act (DTSA)に基づいて訴えることができます。

特許出願と企業機密の関係

Cajun Services Unlimited, LLC v. Benton Energy Service Companyにおいて、連邦地裁は、被告人のSummary judgementの主張を却下し、特許出願で開示されている内容は特許が公開されるまでは企業機密でありえるとしました。

DTSAの要素

DTSAにおいて、申立人は以下の事柄を証明する必要があります:

  1. the existence of a trade secret;
  2. the misappropriation of a trade secret by another and
  3. the trade secret’s relation to a good or service used or intended for use in interstate or foreign commerce.

また、この3つの要素に加え、申立人は、企業機密を合理的な方法で機密にしていなければなりません。

特許出願が問題に

企業機密搾取の疑いがかけられた技術に関する特許出願が行われていて、申立人が特許出願を行ったことで、企業機密を放棄したのではないかという主張が被告人サイドからありました。

しかし、地裁は、特許出願によって対象となっている企業機密が公開されていても、特許出願以前に疑われている企業機密搾取には影響をおよぼさないとしました。

時間軸で考える

企業機密を正しく取り扱うためには、時間軸で考えることが必要です。特許出願などで企業機密だったものが後日公開されても、公開以前の企業機密搾取の疑いに対しては相手を訴えることができます。

新製品の発売でも同じ考え

この時間軸で考えることは、新製品の発売にも当てはまります。未発表の新製品が何らかの形でリークした場合、条件次第では、企業機密搾取が成立する可能性があります。後日、新製品が公開・販売されたからといって、発表前のリークによる企業機密搾取に対する法的手続きがとれなくなるということはありません。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Esther Galan. Fenwick & West LLP (元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

contract-signing
契約
野口 剛史

AIA再審査を回避する契約書の書き方

通常特許の権利行使を受けた際、IPRやPGRといったシステムを使って特許庁(PTAB)で問題の特許の再審査を行うことができます。しかし、ライセンス契約等でそのようなPTABにおける再審査を受ける権利を放棄することは可能なのでしょうか?

Read More »
binders-filings-data-record
再審査
野口 剛史

PTABがinstitutionに関する3つの判決を特定

最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのpartial institutionができなくなりましたが、その代わりとなる裁量によるinstitutionの判断を多く取り入れるようになりました。今回はその流れから、新たにPTABは以下のinstitutionに関する2つの判決を判例扱い(precedential)し、1つを有益なもの(informative)として指定しました。

Read More »