1. はじめに
特許法の世界では、一つの言葉の解釈が大きな影響を持つことがあります。最近の米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判決は、まさにその一例といえるでしょう。Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Limited, Inc.事件において、CAFCは米国特許法における「公開開示」（publicly disclosed）という言葉の意味を明確にしました。
この判決は、特に米国発明法（AIA）下でのグレースピリオドの適用範囲や、特許出願前の発明者の行動に関して重要な示唆を提供しています。本稿では、この判決の背景、内容、そして今後の実務への影響について解説します。発明の「公開」と「販売」の違い、そしてそれらの特許法上の取り扱いの違いを理解することは、今後の特許戦略を立てる上で非常に重要となるでしょう。
この事例を通じて、特許制度の本質である技術革新と情報共有の促進、そして発明者の権利保護と公衆の利益のバランスについて、新たな視点が得られるはずです。では、まず背景となる法律の概要から見ていきましょう。
2. 背景
2.1 米国発明法（AIA）と先行技術
2011年、米国の特許制度は大きな転換期を迎えました。リーヒ・スミス米国発明法（Leahy-Smith America Invents Act、AIA）の成立です。この法律は、米国の特許システムを「先発明主義」(first-to-invent)から「先発明者先願主義」（First Inventor to File）へと劇的に変更しました。
AIAの導入により、何が「先行技術」とみなされるかの定義も大きく変わりました。特許法第102条が改正され、発明の新規性や進歩性を判断する基準が変更されたのです。この改正は、発明者たちの行動に大きな影響を与えることになりました。
特に注目すべきは、AIAが従来から存在していた「グレースピリオド」（grace period）の概念を維持しつつ、その適用範囲を変更したことです。AIA以前も、発明者には特許出願前の1年間の猶予期間が与えられていましたが、AIAではこの期間の適用条件が変更されました。新しい規定では、特定の状況下において発明者自身による開示が先行技術とならない場合を定めています。しかし、この例外規定の解釈、特に「公開開示」の定義が、今回のSanho Corp. v. Kaijet Technology事件で大きな争点となりました。
2.2 35 U.S.C. § 102: 特許要件
米国特許法第102条（35 U.S.C. § 102）は、特許性の条件、特に新規性に関する要件を定めています。AIAによる改正後、この条文は以下のような構造になっています：
- 第102条(a)項では、何が先行技術となるかを定義しています。
- 第102条(b)項では、(a)項の例外、つまり先行技術とみなされない場合を規定しています。
特に注目すべきは、第102条(b)(2)(B)です。
(B)the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
この条項は、他者による特許出願が、発明者自身による「公開開示」（public disclosure）の後になされた場合、その出願を先行技術から除外する可能性を規定しています。
しかし、ここで問題となるのは 「公開開示」の定義です。 発明を「販売」することは「公開開示」に該当するのでしょうか？ この問いに対する答えが、Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件で明らかにされることになります。
次のセクションでは、この事件の詳細と、CAFCの判断について見ていきましょう。
3. Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Limited, Inc.事件の概要
3.1 事件の概要
Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Limited, Inc.事件は、特許の有効性をめぐる争いから始まりました。Kaijetが特許審判部（Patent Trial and Appeal Board、PTAB）に対して当事者系レビュー（Inter Partes Review、IPR）を申し立て、SanhoのUS10,572,429特許（以下、’429特許）の無効を主張したのです。
PTABはKaijetの主張を認め、’429特許の請求項を無効と判断しました。この判断の根拠となったのが、Kuo特許出願公開（US Patent Application Publication No. 2018/0165053）でした。しかし、Sanhoはこの判断を不服として控訴。ここから、「公開開示」の解釈をめぐる法的論争が始まったのです。
3.2 問題となった特許: US10,572,429
‘429特許は、「エンドユーザーデバイスのポートを拡張するためのポート拡張装置」（port extension apparatus for extending ports of an end-user device）に関するものです。具体的には、ラップトップコンピュータのような端末機器に対して、より多くの周辺機器を接続できるようにする技術を対象としています。
この特許は、一連のポートと接続、そしてデータ伝送制御モジュールを記述しており、これらを組み合わせることで、プリンターなどの周辺機器との接続を容易にすることができます。
3.3 事件の時系列
この事件の展開を理解するには、以下の時系列を把握することが重要です：
- 2016年11月17日：Sanhoの発明者がHyperDriveデバイスの販売をSanhoのオーナーに提案。
- 2016年12月6-8日：SanhoがHyperDriveの15,000ユニットを注文し、発明者の会社（GoPod Group）がこれを受諾。
- 2016年12月13日：Kuo特許出願の台湾での出願日。
- 2017年4月27日：’429特許の有効出願日。
- 2018年：Kuoの米国出願が公開される。
- 2020年：’429特許が発行される。
この時系列で注目すべきは、SanhoによるHyperDriveの注文がKuo特許出願の台湾での出願日よりも前であることです。Sanhoは、このHyperDriveの販売が’429特許の発明の「公開開示」に該当し、よってKuoを先行技術から除外できると主張しました。
しかし、この主張は果たして認められるのでしょうか？次のセクションでは、CAFCの判断とその理由について詳しく見ていきます。
4. 連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判決
4.1 § 102(b)(2)(B)における「公開開示」の解釈
CAFCは、特許法第102条(b)(2)(B)における「公開開示」（publicly disclosed）の意味について、重要な解釈を示しました。裁判所は、この用語が単なる「開示」（disclosure）よりも狭い意味を持つと判断しました。
具体的には、「公開開示」とは、発明が「公衆に合理的に利用可能」（reasonably available to the public）になった場合を指すと解釈しました。これは、発明の詳細が実際に公衆の目に触れる状態になっている必要があることを示唆しています。
4.2 「開示」と「公開開示」の区別
CAFCは、法律の文言を慎重に分析し、「開示」と「公開開示」の間に明確な区別を設けました。裁判所の見解によれば：
- 「開示」（disclosure）は広い概念で、私的な売買や非公開の使用も含みうる。
- 「公開開示」（public disclosure）は、より狭い概念で、発明が実際に公衆に利用可能になっている状態を指す。
この区別は、立法者の意図を反映したものだとCAFCは判断しました。つまり、「公開」という言葉を追加することで、法律は意図的により高いハードルを設定したのだと解釈されたのです。
4.3 Sanhoの主張の棄却
Sanhoは、HyperDriveデバイスの私的な売買が「公開開示」に該当すると主張しましたが、CAFCはこの主張を退けました。裁判所の見解は以下の通りです：
- SanhoとGoPod Groupの間の取引は私的なものであり、公衆に向けた開示ではない。
- 売買そのものは、発明の詳細を公衆に利用可能にするものではない。
- 「非機密だが私的な販売」（non-confidential but otherwise private sale）は、第102条(b)(2)(B)の「公開開示」の要件を満たさない。
CAFCは、「被告は、無効の抗弁の時点で、販売が発明の関連する側面を公衆に開示したことを示していない」と述べ、Sanhoの主張を明確に否定しました。
この判決により、「公開開示」の基準が明確化され、単なる販売行為では不十分であることが示されました。これは、発明者や特許出願人に大きな影響を与える可能性がある重要な判断といえるでしょう。
5. 裁判所の判断理由の分析
5.1 § 102(b)(2)(B)の目的
CAFCは、特許法第102条(b)(2)(B)の目的を慎重に検討しました。裁判所の見解によれば、この条項の主な目的は、発明を公衆に開示した発明者を保護することにあります。
この解釈の背景には、特許制度の根本的な「取引」（patent ‘bargain’）があります。最高裁判所のAmgen Inc. v. Sanofi事件の判決を引用しつつ、CAFCは「限定された独占期間と引き換えに、新しいデザインや技術を開示を通じて公共の領域にもたらす」ことが特許制度の本質だと指摘しました。
つまり、§ 102(b)(2)(B)は、自らの発明を公衆に開示した発明者に対して、その貢献を認め、後の特許出願から保護を与えるものだと解釈されたのです。この解釈は、特許制度が技術革新と情報共有を促進するという大きな目的に沿うものといえるでしょう。
5.2 「公用」および「販売」の抗弁との差異
CAFCは、「公開開示」（public disclosure）を「公用」（public use）や「販売」（on sale）の抗弁と明確に区別しました。この区別は非常に重要です。
裁判所は、Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.事件やPfaff v. Wells Elecs., Inc.事件など、過去の判例を参照しつつ、以下のように論じています：
- 「公用」や「販売」は、§ 102(a)(1)の下で先行技術となる可能性がある。
- しかし、これらは必ずしも発明の詳細を公衆に開示するものではない。
- 「公開開示」は、発明を公衆が利用可能な状態にすることを要求する。
特に興味深いのは、裁判所がEgbert v. Lippmann事件を引用し、「公用」が必ずしも「公開開示」を意味しないと明確に述べた点です。「一部の発明は、その性質上、公衆の目に見えないところでのみ使用可能」であり、そのような使用が自動的に「公開開示」となるわけではないのです。
5.3 立法経緯と意図
CAFCは、§ 102(b)(2)(B)の立法経緯にも注目しました。特に、議会での議論を参照し、「公衆が利用可能」（available to the public）という基準が重視されていたことを指摘しています。
立法者の意図を探る中で、裁判所は以下の点を強調しました：
- 「公開開示」の判断基準は、既存の法律で文書が「公衆にアクセス可能」（publicly accessible）になったかどうかを判断する基準と同じであるべき。
- この基準は、単なる限定的な配布や秘密保持義務のない開示では不十分。
さらに、CAFCは立法経緯から、この条項が「発明者が自身の発明を公開した場合、その後の誰かによる開示も、その人物が発明者から主題を入手したかどうかにかかわらず、先行技術とはならない」ことを保証するものだと解釈しました。
この詳細な分析により、CAFCは「公開開示」の基準を明確に設定し、単なる私的な販売や限定的な使用では不十分であることを示しました。この判断は、今後の特許実務に大きな影響を与えることになるでしょう。
6. 判決の影響
6.1 AIAグレースピリオドの範囲縮小
Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決は、米国発明法（AIA）下の グレースピリオド（grace period）の適用範囲を実質的に狭めることになりました。これは、発明者や企業の特許戦略に大きな影響を与える可能性があります。
グレースピリオドは本来、発明者が特許出願前の1年間に行った開示が、自身の特許性を否定する先行技術とならないよう保護する期間です。従来、多くの発明者は、この期間中に行われた自身による開示や販売行為が、必ずしも先行技術とはならないと広く解釈していました。
しかし、今回の判決により、状況が大きく変わりました。CAFCは「公開開示」（public disclosure）の定義を厳格化し、グレースピリオドの保護を受けるには発明が「公衆に合理的に利用可能」（reasonably available to the public）になった場合に限ると判断したのです。これにより、グレースピリオドの適用範囲が実質的に限定されることになりました。
特に注目すべきは、私的な販売や限定的な使用が「公開開示」とみなされない点です。例えば、ある企業が新製品を1社にのみ販売した場合、従来はこれもグレースピリオドの保護対象と考えられていましたが、今回の判決ではそうではないことが明確になりました。
このような解釈の変更により、発明者は自身の行動が本当に「公開開示」に該当するかどうかを、より慎重に検討する必要が出てきました。結果として、特許出願前に行える行為の範囲が狭まり、より早期の特許出願が必要となる可能性が高まったのです。この判決は、発明者や企業に対して、特許戦略の見直しを迫るものといえるでしょう。
6.2 発明者の開示行為への影響
この判決は、発明者の開示行為に対して直接的な影響を及ぼします。具体的には以下のような点に注意が必要です：
- 私的な販売や取引は「公開開示」とみなされない可能性が高い。
- 発明の詳細を実際に公衆に利用可能にする必要がある。
- 単なる製品の存在の公開では不十分で、発明の技術的詳細を開示する必要がある。
これらの点を考慮すると、発明者は自身の発明を公開する際に、より戦略的なアプローチを取る必要があります。例えば、技術的な詳細を含む文書を公開するなど、明確に「公開開示」と認められる行動を取ることが重要になるでしょう。
6.3 発明者と特許出願人のためのベストプラクティス
この判決を踏まえ、発明者と特許出願人は以下のようなベストプラクティスを考慮すべきです：
1. 発明の公開前に特許出願を行う：
最も安全な方法は、いかなる形の公開や販売の前に特許出願を完了させることです。これにより、「公開開示」の解釈に関する不確実性を避けることができます。
2. 公開する場合は技術的詳細を含める：
やむを得ず発明を公開する場合は、その発明の技術的詳細を明確に記述した文書を公開するようにしましょう。これにより、「公開開示」の要件を満たす可能性が高まります。
3. 私的な販売や限定的な使用に頼らない：
特許出願前の私的な販売や限定的な使用は、「公開開示」とみなされない可能性が高いため、これらに頼ることは避けるべきです。
4. 詳細な記録を保持する：
発明の開示に関する全ての行動を詳細に記録しておくことが重要です。これには、開示の日付、方法、内容などが含まれます。
5. 法的助言を求める：
特許戦略の策定や重要な開示の前には、経験豊富な特許弁護士に相談することをお勧めします。
これらのベストプラクティスを遵守することで、発明者と特許出願人は、自身の権利を最大限に保護しつつ、特許法の要件を満たすことができるでしょう。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決は、特許戦略の重要性を改めて強調するものとなりました。
7. 未解決の問題
Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決は、「公開開示」（public disclosure）の解釈に関して重要な指針を示しましたが、いくつかの問題については未解決のままです。これらの問題は、今後の事例や立法によって明確化されることが期待されます。
7.1 「公開開示」の基準
CAFCは「公開開示」の定義を明確にしましたが、具体的にどのような行為が「公開開示」に該当するかについては、依然として不明確な部分が残っています。
1. 開示の範囲：
発明のどの程度の詳細まで開示すれば「公開開示」と認められるのでしょうか。全ての技術的詳細を開示する必要があるのか、それとも発明の核心部分のみで十分なのかが明確ではありません。
2. 開示の方法：
技術文書の公開や学会発表は「公開開示」に該当すると考えられますが、SNSでの投稿やプレスリリースはどうでしょうか。様々な現代的な情報共有方法について、どこまでが「公開開示」に該当するのかは、今後の判例の蓄積が待たれるところです。
3. アクセス可能性の程度：
CAFCは「公衆に合理的に利用可能」（reasonably available to the public）という基準を示しましたが、「合理的」の解釈には幅があります。例えば、有料のデータベースでの公開は「公開開示」に該当するのでしょうか。
7.2 部分的開示の効果
もう一つの重要な未解決問題は、発明の一部のみを開示した場合の効果です。
1. 部分開示の範囲：
発明の一部分のみを開示した場合、その開示された部分のみが後の特許出願から保護されるのか、それとも発明全体が保護されるのかは明確ではありません。
2. 複数の部分開示：
発明の異なる部分を異なる時期に開示した場合、どのように扱われるのでしょうか。例えば、最初の部分開示の日付が重要なのか、それとも全ての部分が開示された日付が重要なのかは不明確です。
3. 改良発明の取り扱い：
部分的に開示された発明に基づいて改良を加えた場合、その改良部分はどのように扱われるのでしょうか。元の発明の開示日が適用されるのか、それとも改良部分には新たな日付が適用されるのかは、今後の判例で明確にされる必要があります。
これらの未解決問題は、発明者や特許出願人にとって重要な意味を持ちます。「公開開示」の基準や部分的開示の効果が明確になれば、より戦略的な特許出願や発明の公開が可能になるでしょう。
今後、これらの問題に関する判例が蓄積されていくことで、「公開開示」の概念がより精緻化されていくことが期待されます。また、立法府による法改正や、特許商標庁（USPTO）によるガイドラインの発行なども、これらの問題の解決に寄与する可能性があります。
発明者や特許出願人は、これらの未解決問題に注意を払いつつ、できる限り安全側に立った戦略を取ることが賢明でしょう。不確実な部分については、経験豊富な特許弁護士に相談し、最新の判例や実務動向を踏まえたアドバイスを得ることが重要です。
御了承いたしました。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件とCelanese v. ITC事件を比較し、それぞれの判例における公開開示とOn-Sale Barの違いを解説するブログ記事のセクションを作成いたします。
8. 公開開示とOn-Sale Bar：二つの判例から見る重要な違い
数日前に、同じ102条の「On-Sale Bar」の解釈を示したCelanese v. ITC事件を取り上げました。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件とCelanese v. ITC事件は、一見似通った問題を扱っているように見えますが、実際には102条の異なる側面に光を当てています。そこでこれらを整理して理解するために、これらの判例を参照しつつ「公開開示」と「On-Sale Bar」の重要な違いをまとめてみました。
8.1. 適用される法律条項の違い
Sanho事件では、特許法第102条(b)(2)(B)における「公開開示」（publicly disclosed）の解釈が問題となりました。一方、Celanese事件では、第102条(a)(1)の「On-Sale Bar」が焦点でした。
つまり、Celanese事件は、何が先行技術となるかを定義している第102条(a)項に関する判例であるのに対して、今回取り上げたSanho事件は、(a)項の例外、つまり先行技術とみなされない場合を規定している第102条(b)項に関する判例になります。
8,2. 保護の対象と目的の違い
Sanho事件における「公開開示」は、発明者自身による開示を保護し、後の特許出願から守ることを目的としています。これは、発明者が自身の発明を公衆に開示することを奨励するためのものです。
一方、Celanese事件における「On-Sale Bar」は、発明者が特許出願を不当に遅らせることを防ぎ、公衆の利益と発明者の権利のバランスを取ることを目的としています。
8.3. 時間的要素の違い
Sanho事件では、公開開示のタイミングが重要でした。Kuo特許出願の台湾での出願日よりも前であるSanhoによるHyperDriveの注文が’429特許の発明の「公開開示」に該当すれば、Kuoを先行技術から除外できるという主張が展開されていました。
Celanese事件では、製品の販売から特許出願までの期間が1年を超えているかどうかが問題となりました。これは、「On-Sale Bar」が1年のグレースピリオドを設けているためです。
8.4. 秘密性の扱いの違い
Sanho事件では、CAFCが「公開開示」を「公衆に合理的に利用可能」になった場合と定義しました。つまり、実質的な公開性が要求されています。
対照的に、Celanese事件では、製造プロセスが秘密であっても、その製品の販売が「On-Sale Bar」の対象となると判断されました。つまり、秘密性は「On-Sale Bar」の適用を妨げないのです。
これらの判例は同じ102条に関する判決ですが、Celanese事件は「販売」される製品の製造プロセスが秘密であっても、その販売が「On-Sale Bar」の対象となるというもので、Sanho事件は「販売」の後にあった特許出願を先行文献から除外するためには、そのような販売はただの「公開」ではなくより狭い定義の「公開開示」を満たす必要があるとしました。
このように、Sanho事件とCelanese事件は同じ102条が審議されていますが、それぞれ独立した問題に対して判決が下されているため、これらの判決によって102条の解釈に矛盾が生じるようなことはありません。
9. 結論
Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決は、米国特許法における「公開開示」の概念を明確化し、特許戦略に大きな影響を与えました。CAFCは、単なる私的な販売や限定的な使用では「公開開示」の要件を満たさず、発明が「公衆に合理的に利用可能」になることが必要だと判断しました。この解釈により、AIAグレースピリオドの適用範囲が実質的に狭まり、発明者はより慎重な行動を求められることになりました。今後、発明者と特許出願人は、早期の特許出願や技術的詳細を含む明確な公開を心がけるなど、戦略の見直しが必要となるでしょう。一方で、「公開開示」の具体的な基準や部分的開示の効果など、未解決の問題も残されており、今後の判例や法改正の動向に注目が集まります。この判決は、特許制度の本質である技術革新と情報共有の促進という目的に沿いつつ、発明者の権利保護と公衆の利益のバランスを取る上で重要な一歩となりました。
