PGRはほとんど活用されていないですが、PGRでもIPRでも訴訟と平行して行われている場合、Estoppelの問題を考慮しないといけません。今回は、PGRにおけるEstoppelについて始めて言及した判決を紹介します。
PGR Estoppel
35 U.S.C. §325(e)(2)に明記されているもので、PGRで実際に主張された根拠とPGRで合理的に主張できたであろう根拠（claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review）を地裁などの他の手続きで再度主張することを禁止するというものです。
判決内容
GREE, Inc. V. Supercell Oy, Case No. 2:19-cv-00071, Dkt. No. 81 (EDTX Oct. 30, 2019)において、被告人が特許の無効を主張しました。しかし、地裁は、それよりも前にすでにPGRで最終判決があったことと、PGRで§ 101を根拠にした無効理由が主張されていたので、地裁ではPGR Estoppel が適用され、PGRで行った§ 101を根拠にした無効理由に加え、§ § 112, 102 or 103を根拠にした無効理由も地裁では主張できないという判決を下しました。
実際には、PGRで合理的に主張できたであろう根拠については、事実をベースにしたさらなる議論が必要になるという判決内容ですが、Estoppelが適用されてしまうと、PGRの申し立てを行う時点で、合理的に探せなかったであろう文献などに限定された無効理由しか主張できないので、地裁における特許無効手続きはとても困難になります。
教訓
今回はPGRでしたが、同じEstoppelという考え方はIPRでもあります。つまり、そのようなEstoppelを回避するためにも、IPRやPGRの申し立てを検討する場合、訴訟におけるEstoppelの影響も考慮し、慎重に主張や先行例文献などを用意する必要があります。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： John C. Alemanni. Kilpatrick Townsend & Stockton LLP （元記事を見る）
