新事実で否定されていたIPRが開始される

1回目のIPRは却下されてしまいましたが、新事実の影響で、2回目のIPRが開始されるという面白いことが起こりました。IPRの開始は特許訴訟における重要なポイントなので、この判例は注目したいところです。

特許審判不服審査委員会(Patent Trial and Appeal Board、以下「PTAB」)は、当事者間審査(以下「IPR」)の実施を拒否した以前の決定の再審請求に対する決定において、Fintivの要素を再評価しました。

Fintiv要素については、OLCの記事を参考にしてください。

参考記事: 継続中の地方裁判がIPR実施判断に与える6つのポイント

PTABは以前、Sand RevolutionがContinental Intermodalに対して提出したIPRを、並行して行われていた地方裁判所の訴訟が進行していたことを理由に拒否していました。 PTABの今回の逆転で、今後の訴訟当事者が検討すべきいくつかの戦略的な選択肢を明らかにしました。

1回目のIPRは拒否された

今年2月の最初の決定では、PTABは合衆国法典第35条第314項(a)に基づいてその裁量を行使し、テキサス州西部地区で並行して行われている地方裁判所の訴訟を理由にIPRの提起を拒否しました。 この訴訟は、IPR申立書と同じ特許を、同じ当事者間で、同じ先行技術と論拠を主張しており、IPRの最終決定書が提出される前に審理が予定されていました。 その決定は、PTABがFintivの要素を明確にするよりも前のものでありますが、PTABが同じ一般的な事実を計量していたことは明らかです。

2回目のIPRは受け入れられた

2020年6月16日、PTABは、並行訴訟に関連するいくつかの変更事実を理由に、申立人が再審理を求めた後、IPRの手続きを開始することを決定しました。 Sand Revolution II, LLC et al v. Continental Intermodal Group – Trucking LLC, IPR2019-01393, Paper No.24 (PTAB Feb. 5, 2020)。

この 事実の変化により、Fintivの2つの要因の結果がIPRの開始に有利になるように変更されました。 PTABは、並行手続の進行状況を理由に裁量的否認の要求を決定する際に、効率性と公平性のバランスをとるための6つの要素を定めています。 PTABが適用する6つの要素は以下の通りです。

  1. 裁判所が停止を認めたかどうか、または訴訟が開始された場合に停止が認められる可能性があるという証拠が存在するかどうか
  2. 裁判所の審理日が、最終的な書面による決定のためにPTABが予想する法定期限に近いかどうか
  3. 裁判所と当事者による並行手続への投資
  4. 申立書で提起された問題と並行手続で提起された問題の重複
  5. 並行訴訟の申立人と被告が同じ当事者であるかどうか
  6. 審理委員会の裁量の行使に影響を与えるその他の状況(メリットを含む)

PTABは、第2および第4の要素に関連する現在の事実がIPRを進めるのに有利であると判断しました。 第2の要因については、並行するテキサス州西部地区訴訟の審理日は、当事者の共同申立により数回延長されており、直近のスケジューリング命令には、予定されている審理日に不確実性を追加する修飾語が含まれていた。 このように、PTABによれば、「現在予定されている審理日は、この件で予想される最終的な書面による決定に相対的に近く」、「予定されている審理日を取り巻く不確実性が継続している」ため、第2の要因は、制度化にわずかに有利であると判断しました。

第四の要素については、申立人は、IPRが開始された場合、「地方裁判所の訴訟と同様の理由を追求しない」と規定しました。 PTABは、この規定は「地方裁判所とPTABの間での重複作業の懸念や、矛盾する可能性のある決定の懸念をある程度緩和する」ものであると判断しました。 このように、第4の要素は、制度化にわずかに有利であると判断されました。

実務のヒント

Sand Revolution判決は、特許権者と申立人の双方にとって、いくつかの実務上のヒントを提供してます。 例えば、特許権者は、Sand Revolution が今回のように、被疑侵害者が予想外の方法で利益を得ることができないように、審理日を遅らせないように注意すべきです。

 嘆願者は、Fintiv の要素が制度化に不利になる可能性を減らすために、1 年のデッドラインに近い時期ではなく、早期に IPR 嘆願書を提出することを検討すべきです。

また、申立人は、並行する地方裁判所の訴訟が進行しているために却下された申立書の再審理を申請することで、記録をオープンにしておくことも検討することができます。

 最後に、申立人は、重複する努力と相反する決定に関するPTABの懸念を緩和するために、より広範な規定をさらに検討することができます。

まとめ

今回の決定は、PTABが並行訴訟に関して司法の非効率性をもたらすような場合に、PTABが引き続き自制を行使する可能性を変えるものではないが、今回の逆転は、PTABに出廷する可能性のある訴訟の関係者にとって重要な進展を示すものです。 原判決を覆す再審の決定自体が稀であり、今回の逆転は、PTABが事実関係から変更を余儀なくされた場合には、PTABがその考えを変更することを容認していることを示す強い証拠となっています。

解説

IPRは特許訴訟に大きな影響を与えるので、IPRが開始されるか否かは訴訟戦略においてとても重要なことがらになってきます。そのため、今回2度議論されたFintiv要素を検討することは訴訟戦略上、必須になったと言っても過言はないでしょう。

さて、今回の判決で面白かったのが、1度目はIPRを申請したものの却下されてしまいましたが、その2回目のIPRの申請でIPRの開始が許可された点です。

訴訟に関連するIPRは申立を行える期間が限られています。特許法315 条(b)の法定文言は、特許権侵害を主張する訴状送達後のIPRの開始には 1 年の時限制限が設けられています。

そのため、IPRを申請するタイミングは重要なのですが、今回の判例から、訴訟の早い段階でIPRを検討するメリットが浮上しました。Fintivの要素を見ても、そのいくつかは早期のIPR申請を推奨しているように見えます。また、今回のケースのように1回目のIPRが却下されても、訴訟の状況が変われば、期限以内に再度IPR申請を行えるチャンスがあり、実際にIPRが許可される場合も十分あり得ることがわかりました。

今回の判例はPTABがどのようにFintiv要素を考慮するかについて貴重な情報を示しています。今後はFintiv要素に関する判例が多く出てくると思いますが、IPR開始のカギになってくるので、今後も関連判例は注目していくべきでしょう。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Michael T. Renaud. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C(元記事を見る

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