特許を評価するために特許分析ツールを使用する企業が増えてきていますが、分析ツールをちゃんと使いこなすことが適切な評価を行うのに重要です。そして、ツールは決して人による評価に取って代わるものではないということを理解してください。
Kilpatrick Townsend Intellectual Property Seminars (KTIPS)という特許戦略と保護に関するセミナーにおいて話された「特許の品質、ランキング、評価」のまとめです。このKTIPSでは、特許法の最新動向と、それが特許の調達と執行戦略にどのような影響を与えるかについて、洞察力と詳細なトレーニングを提供しています。
1. ランキングソフトウェアは、客観的な要因を使用しているので、すべての答えを提供するものではない
- クレームの長さが短い方がソフトウェアの評価は高いが、特許適格性の問題を避けるためには長いソフトウェアクレームが必要な場合もある
- 特許の年齢（age）が一部のソフトウェアにおいては評価に不釣り合いに影響する場合がある
- 明細書の長さが長いということは、価値のある発明の詳細を提供しているのではなく、それほど重要でない定型文が多くの割合を占めているのかもしれない。
2. 大規模なポートフォリオの主要特許については、弁理士によるレビューに代わるものはない
- ポートフォリオのライセンシング、販売、訴訟の際には、重要な特許を特定します。評価についても同様です。その作業において、重要特許の特定は必要な課題です。自動化されたツールは、どこから手を付ければよいかを特定することはできますが、手動でのレビューに代わるものではない。
- 主観的な要因が価値を決定するので、クレームの範囲、有効性、市場規模/潜在性、市場の代替性などはマニュアルでレビューする必要がある。
- 競合他社がクレームされた機能を使用しているか、使用する理由があるか、または同等の価値を持つ代替品を使用しているかどうかを判断する。
3. 品質レビュー、ランキング、評価の目的によって、プロセスと結果が決定されることがある
- 事業の売却と買収： 特許は買い手が興味を持つ収益性の高い製品に対応しているか？
- ライセンシング： ターゲットポートフォリオのリスクを検討し、交渉コストも含めて検討する必要あり。
- 訴訟： ライセンシングの要素に加えて、設計回避策、有効性防御、訴訟費用を評価。
4. 特許の抵触の有無をチェックする
- 取得する特許はLOT(License on Transfer)の対象になっているか。
- 特許は標準化努力の一環として、公正、合理的、かつ非差別的（FRAND）なライセンシングの対象になっているか？
- ライセンスは付与されているか？特許の販売者は、グラントバックライセンスを保持しているか？
解説
このKTIPSには参加したことはないですが、まとめを見る限り面白そうな内容ですね。検索してみた結果、Kilpatrick Townsendのホームページに案内はあったのですが、２０１６年のものなので、どうやったら参加できるのかはちょっとわかりませんでした。
何はともあれ、このセミナーのまとめを見てみると、特許の品質、ランキング、評価をおこなうために、多くの企業で分析ツールを活用していることがわかります。
しかし、分析ツールにも「くせ」があり、また指標やランキングもその背後のアルゴリズムをよく理解しておかないと、全く見当違いの結果が見えてしまうので、分析ツールを使う野であれば、ツールが表示する数値やランキングを鵜呑みにしないで、主体性を持って評価方法を確立し、運営していく必要があります。
また、ツールを使う部分と人的なレビューが必要な部分をちゃんと理解し、相乗効果を生み出すような使い方を意識する必要があります。特許分析ツールのおかげでより大量の特許の分析が可能になりましたが、だからと言って個別の特許の読み込み作業をしなくてよくなったわけではありません。特に、重要な特許を特定する作業は、ツールが得意としている客観的なメトリクスでの評価ではなく、主観的な要素を考慮した「価値」の評価が求められるので、その部分は必ず専門家が行う必要があります。
更に言うと、調査・分析の目的によってそもそも分析ツールの選び方やプロセス、どの段階で人的なレビューが必要かなども異なってくるので、目的別に「特許の品質、ランキング、評価」は異なるということを覚えておくといいでしょう。
最後に特許の抵触に関しても、ソフトウェア系は、LOT NetworkやOpen Invention Networkなどの防衛的パテントアグリゲーション（Defensive Patent Aggregation，防衛的特許集約）も頻繁に用いられているので、このような動きに乗っかるのか、独自路線を見いだすのかも早めに判断する方がいいでしょう。あと、通信系は特にSEP特許でFRANDライセンスの対象になっているかを確認することも重要です。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Sujit B. Kotwal, Paul C. Haughey and Thomas D. Franklin. Kilpatrick Townsend & Stockton LLP（元記事を見る）
