知財業界ではNPEと事業会社を分ける風潮がありますが、第三者から訴訟資金を得るにはどちらが有利なのでしょうか？最近は訴訟費用提供を受けて特許訴訟を起こすことも多くなってきたので、事業形態によって資金調達の難易度が変わるのかを考えてみたいと思います。
知的財産訴訟の世界では、革新的な製品を生産する事業会社と、知的財産を所有しているがそれ自体は実施していない、いわゆる非実施事業体（NPE）という2つのタイプの請求者の間に大きな隔たりがあると考えられています。
NPE に比べて、事業会社は法廷でより良いストーリーを語ることができ、差止命令による救済や逸失利益の損害賠償などの価値ある救済を容易に求めることができることが多いです。その一方、NPEは、裁判上のストーリーを確立することが難しく、訴訟費用を回避したい被告から和解金を引き出すことを目的とする悪名高い「パテント・トロール」と比較され、汚名を着せられたり、不当に比較されたりする可能性があります。したがって、事業会社の方が訴訟の見通しが良く、訴訟資金を確保しやすいと思うのではないでしょうか？
有利な事業会社？
多くの事業会社が貴重なクレームを持っており、ノンリコースの訴訟資金調達の有力な候補となっていることは確かです。しかし、事業会社は独自の課題にも直面しています。今年初めにGoogleとワイヤレススピーカーの開発・製造会社であるSonosとの間で勃発した特許訴訟を考えてみましょう。Sonosは1月にGoogleを提訴し、検索エンジンの巨人が共同事業を行っている間に同社の技術をコピーし、それを消費者に貶めたと主張しています。Google自身は、自社の特許を主張することはほとんどないとしていますが、6月にはSonosに対して独自の特許侵害主張で反論しています。
予測はできませんが、報復請求のリスクは常に存在しており、知的財産権を行使するために訴訟を起こそうとする事業会社が直面する危険性の一つです。実際、このような企業は、多くの場合、膨大な量の文書や多くの関連証人を必要とし、これらの情報を作成したり、相手側による破壊的なディスカバリー戦術から防御したりするために多額の費用がかかることがあります。また、特許出願中の製品を製造している企業は、製品にマークを付ける義務がありますが、これが満たされない場合には、訴訟前の損害賠償を受ける資格がなくなる可能性があります。
非実践的なイノベーター
一方NPEは、これらのリスクをほとんど回避することができます。そして、多くのNPEにとって、実践的な製品がないからといって、正当な主張や、法廷で豊かで説得力のあるストーリーを語る能力を奪うものではありません。
以下のシナリオを考えてみましょう。発明家は、革新的な新技術を開発・販売するために小さな会社を設立します。発明者は大企業とチームを組みますが、プロジェクトの途中で大企業が特許技術を独り占めし、同様の侵害製品の販売を開始します。大企業は、手元に多額の資金を持っているため、市場を急速に支配することができ、発明者は競合することができなくなります。発明者は、事業を行うことはできませんが、知的財産という非常に価値のある資産を保有しています。
市場から撤退した革新的な企業、画期的な発明をライセンスアウトしている大学やその他の研究機関、または他の人が実践している有用な発明を開発した個人の発明者のいずれであっても、多くの非実施事業体は、訴訟によって収益化できる貴重な知的財産を保有しています。このような企業の場合、自分自身がその知的財産を実践していないからといって、主張のメリットが削がれることもなく、訴訟ファンダからの投資を確保する能力が低下するわけではありません。
経験豊富な資金提供者の評価
現実には、事業会社と非実施事業体の間に明確な区分は存在しません。どちらも、成功の可能性が高く、多額の回収可能性がある非常に正当性の高い請求をしている可能性があることが、資金調達の主要な候補となる要素です。
経験豊富な訴訟ファンダは、それぞれの機会を個々の長所に基づいて検討し、事業会社の請求者と非実施事業体の請求者の両方が自分たちの請求の強さを評価し、潜在的な落とし穴に備えるのに役立つよう、適切な質問をする知識を持っています。例えば、ファンダーは、請求者およびその弁護士と協力して潜在的な反訴を特定し、それらの請求のメリットと相対的価値を分析し、予想されるリスクを考慮した資金調達計画を作成することができます。ファンダーはまた、潜在的なマーキングの防御策などの問題を発見し、請求者が裁判のストーリーを作成するのを支援することもできます。もちろん、ファンダーは、長期かつ高額な訴訟手続きになる可能性のある訴訟費用を賄うために、ノンリコースキャピタルを提供することもできます。
解説
最近では、特許訴訟の費用を外部から資金調達することも増えてきました。
そこで、NPEと事業会社のどちらがより資金調達しやすいかという話題を取り上げたのですが、結論から言うと、事業をしている・していないだけで有利・不利という判断はできないようです。
NPEにはNPEの強み（カウンタークレームがない）・弱み（イメージの悪さ、過去分の損賠賠償が得られない）があり、事業会社には事業会社の強み（侵害のストーリーを作りやすい、マーキングによる過去分の損害賠償）・弱み（カウンタークレームの可能性、訴訟費用の増加）があります。
結局は、資金提供者が見るのはもっと本質的な部分であり、訴訟で勝てるか？勝てるならどれくらいの賠償金が見込めるのか？そして、相手からの反撃があるか、訴訟は長期化するのか？などの様々な要素を考慮して資金提供を決定します。
つまり、訴訟の資金提供を求めるなら、事業会社であってもNPEであってもゲームプランが必要で、資金提供者を納得させるぐらい完成度の高いものが必要になります。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
TLCはアメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる今までにない新しい会員制コミュニティです。
現在第二期メンバー募集中です。詳細は以下の特設サイトに書かれているので、よかったら一度見てみて下さい。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Sarah Tsou. Omni Bridgeway（元記事を見る）
