アメリカでは限定的ではありますが「色」も商標として登録できます。今回は、そのようなカラーマークがパッケージの用途にも認められる可能性を示唆するカラーマークの適用範囲を拡大する判決です。
判例：In re Forney Industries, Inc., Case No. 2019-1073 (Fed. Cir. April 8, 2020) (O’Malley, J.)
判例のポイント：4月8日、米国連邦巡回区控訴裁判所は、製品パッケージに適用される複数の色のグラデーションで構成される商標の登録を拒否することを肯定した米国特許商標庁(USPTO)の商標審判・控訴委員会(TTAB)による2018年の判決を取り消し、再送しました。
概要
最高裁が明らかにしてきたように、固有の識別性は、消費者がその色の特徴をその出所と関連付ける傾向があるかどうかに依存します。ここで、連邦巡回控訴裁は、Forney のような色を基調とした明確な製品包装マークは、消費者に商品の出所を示すことができ、したがって、本質的に特徴的である可能性があると結論付けました。したがって、TTAB は、色だけでは本質的に識別力を持つことはできないと断定的に判断するのではなく、Forney のマークが連邦巡回控訴裁の本質的な識別力の基準を満たしているかどうかを検討すべきであった。
トレード・ドレスの固有の識別性を判断する際、適切な質問は、消費者がそのトレード・ドレスが特定の出所と関連していると 考えるような印象を消費者に与えているかどうかです。連邦巡回控訴裁は、この質問を評価するために、TTABは以下の要素を考慮しなければならないと述べています。
- トレードドレスが「一般的な」基本的な形状やデザインであるかどうか
- 特定の分野においてユニークであるか、珍しいものであるか
- それが、一般の人が見ている特定のクラスの商品のために一般的に採用され、よく知られている形の装飾品を、その商品のためのドレスや装飾品として改良しただけのものであるかどうか、または
- 添えられた言葉とは異なる商業的印象を与えることができるかどうか
これらの要因は、関連市場の顧客がトレードドレスを原産地の指標として認識すると仮定することが合理的かどうかを判断する方法を提供しています。本判決は、連邦巡回控訴裁判所からの判決であるため、USPTOにおける出願と審査の実務に影響を与えることになります。今後、この決定は、主にパッケージを介して製品デザインの色を使用し、その独占的権利の取得を目指している企業に登録への道筋を提供する可能性があります。現実的には、これにより、企業は同時に市場での二次的な意味を発展させながら、パッケージ上の色について早期に登録を得ることができるようになるかもしれません。
解説
アメリカでは色も商標（正確にはトレードドレス）として登録することができます。有名なのは、郵送会社のUPSの配達トラックのカラーであるUPS BROWN、Tiffany Blue、携帯キャリアーのT-mobile Magentaなどがあります。
しかし、「色」を商標にするのは簡単な作業ではなく、二次的な意味（Secondary meaning)、つまり、その「色」が付けられたモノやサービスが、消費者に商品やサービスの出所を示すことができなければいけません。
そうなれば、その「色」が本質的に特徴的である（Inherently Distinctive）ということになり、商標において重要なテストをパスできることになります。
今回、TTAB は色だけでは本質的に識別力を持つことはできないと断定的に判断しましたが、連邦巡回区控訴裁判所はこのような判断は軽率すぎるとして批難し、上記の4つの要素を考慮するように示しました。
今後は、特許庁でもTTABでも、連邦巡回区控訴裁判所が示した要素を用いて個別に判断されることになります。
TLCにおける議論
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Alexandra R. Caleca. Katten Muchin Rosenman LLP（元記事を見る）
