2023年5月、Bored Aped Yacht Club（BAYC）のNFTコレクションのクリエイターであるYuga Labsと、「アーティスト」であるRyder RippsとJeremy Cahenとの間の紛争に関し、カリフォルニア地方裁判所の知的財産権侵害判決がありました。この判決において、裁判所は被告を不利と判断し、2023年10月25日に損害賠償命令が下されました。今回は、この最近の損害賠償判決とその意味について考察します。
背景として、被告らはRyder RippsBAYC（RR BAYC）コレクションと呼ばれるNFTコレクションを作成し、本質的にYuga LabsのBAYCコレクションから象徴的な猿の画像をコピーしました。被告側は、これはYuga LabsとBAYC NFTの解説を目的としたものであると主張。しかし、裁判所は、虚偽の出所表示とサイバースクワッティング（被告が使用した特定のドメイン名に関するもの）の主張について、被告に不利な判決を下しました。また、「Yuga Labsが指摘し、裁判所も同意するように、被告によるRR/BAYC NFTsの販売は、偽造ハンドバッグの販売以上に芸術的なものではない」と判断し、芸術的表現が問題になっていないとして、被告による修正第1条/ロジャースの抗弁を棄却しました。
28ページに及ぶ長大な損害賠償判決には、被告に対する責任を判断する際の裁判所の主な所見が要約されており、その後にYuga Labsが利用可能な衡平法上の救済措置の評価がされています。特に、損害賠償に関して判断されるべき4つの問題がありました：
- Yuga Labs社は、虚偽の原産地呼称（false designation of origin）の主張に基づく被告らの利益の没収を受ける権利があるかどうか、また、権利があるとすればその額はいくらか？
- サイバースクワッティングの主張に対して、Yuga Labs社に与えられるべき法定損害賠償の額はいくらか？
- 終局的差止命令の範囲は？
- 本件がYuga Labs社への弁護士費用支払いを正当化する「例外的なケース」かどうか？
(1)について、裁判所は、利益分配は決して自動的に行われるものではなく、また権利の問題でもないことを強調した上で、衡平法上の要因からここでは利益分配が正当化されると判断した（Yuga Labsによる訴訟提起に遅延がなかったこと、将来の侵害行為の抑止力となること、被告はRR BAYCコレクションを作成することで消費者を欺くことを意図していたこと）。従って、裁判所は、侵害行為に起因する利益をYuga Labs社に与えました。
Yuga Labsは、この金額は158万9,455米ドルであり、これにはNFTの最初の販売による利益140万米ドル、再販利益10万米ドル、売れ残ったNFTの利益10万米ドルが含まれると主張しました。しかし、裁判所は、売れ残ったNFTは、RR BAYCスマートコントラクトのYuga Labsへの譲渡を求める終局的差止命令（詳細は後述）によって捕捉されるため除外し、被告がコレクションを作成するために費やした費用（作成するためのプログラマーへの支払いを含む）を差し引きました。これらの控除を適用すると、質問(1)に基づきYuga Labsに支払われた総額はほぼ140万米ドルとなりました。
質問(2)のサイバースクワッティングに対する損害賠償については、法令によりドメイン名1つにつき1,000～100,000米ドルの間で「裁判所が妥当と考える額」に制限がかけられています。裁判所は、サイバースクワッティングの故意かつ悪質な性質、すなわち被告らが商業的利益のためだけに、また悪意を持ってこれらのドメインネームを登録し、消費者を正当なBAYCコレクションから遠ざけようとしたことから、（問題となった2つのドメインネームについて）1つにつき10万米ドルという最高額の罰則は公平、公正かつ適切であると判断しました。
差止命令による救済の第3の問題について、裁判所は、被告らに対し、RR BAYC NFTを含め、BAYCマークを使用した製品またはサービスのマーケティング、宣伝、販売を永久に差し止めるよう命じました。被告はまた、ドメイン名、ソーシャルメディア・アカウント、RR BAYCスマート・コントラクトの管理権をYuga Labsに譲渡するよう命じました。興味深いことに、MetaBirkins NFT訴訟のニューヨーク地裁の損害賠償判決（こちらで報告）では、同地裁は、問題の侵害作品に芸術的表現がわずかに含まれていることを理由に、NFTスマートコントラクトの譲渡を命じませんでした。今回のRR BAYCコレクションが既存のBAYCアートワークを単にコピーしたものであることを考えると、裁判所はスマート契約の譲渡を命じることに何のためらいもなかったようです。
最後に、(4)の質問に関して、裁判所は状況を総合的に考慮し、本件はYuga Labsに相応の弁護士費用を請求できる「例外的なケース」であると結論づけました。裁判所は、被告らの行為の全てが悪意によるものであり、Yuga Labsが訴訟を提起し、責任判決が下された後も継続していたこと、被告らが煩わしく軽薄な方法で訴訟を管理し、終始妨害的で回避的であったことが顕著であると判断しました。
従って、裁判所は、合計で約160万米ドルの損害賠償と相応の弁護士費用をYuga Labs社に与えました。この判決は、他者の知的財産権を不当に踏みにじることでNFT分野での「現金強奪」を考える可能性のある他者に対する強い抑止力となります。特に、この訴訟はYuga Labsの未登録商標を正当化するものであり、今後彼らの知的財産権を保護する上で重要なものとなるでしょう。被告は、Yuga LabsとBAYCコレクションに関する陰謀説を宣伝するための公の場を与えられたが、最終的には同社（およびNFT全般）をより強い立場に置きました。
