ITC調査においてGEOが発行された場合、当事者でなくともGEOに抵触するのであれば自社製品のアメリカへの輸出ができなくなってしまいます。今回は、そのようなことが実際に起きたケースを紹介します。
第 337 条に基づく国際貿易委員会（ITC。International Trade Commission）の権限のユニークな側面の一つは、一般排除命令（GEO。general exclusion orders）を発令する権限です。このような命令の下では、ITCの訴状で回答者として名前が挙がらなかった企業であっても、米国税関・国境警備局によって自社製品が押収される可能性があります。
ITCの調査は連邦登録簿（Federal Register）に掲載されるため、世界中の企業はその調査を知っていると推定されます。したがって、米国に製品を輸入する企業が、自社に関係ある製品のGEOの危険性があるITC調査を知った場合、経過を待って良い結果を期待するか、調査に介入するかを判断しなければなりません。
米連邦巡回控訴裁判所による最近の意見は、介入しないことのリスクの一つを浮き彫りにしています。Mayborn Group, Ltd. v. Int’l Trade Comm’n, 2019-2077 (Fed. Cir. July 16, 2020)では、裁判所は次のような状況を検討しました。ITCの申立人が様々な指定された被申立人と和解した後、ITC判事は、残りの2つの指定された被申立人が不履行であると判断しました。ITC判事は、侵害されたセルフアンカリング飲料容器を販売している事業体に関する情報を得ることが困難であったため、一般排除命令の発動を勧告し、ITCはGEOを発行しました。
Maybornは、原告からITCの措置を知らされていたが、ITCの調査中は何の措置も取りませんでした。申立人が自社製品がGEOに違反していることをMaybornに通知したとき、Maybornは、ITCが命令の原因となった条件がもはや存在しない場合には、命令の取り消しまたは修正を認める法律に基づき、ITCにGEOの取り消しを申請しました。Maybornは、GEOの原因となった特許請求項は無効であり、GEOを取り消すべきであると主張しました。ITCは、GEOが発行された後にMaybornが無効な先行技術を発見したことは、法の下では変更された状態（changed condition）ではないと指摘し、この申立てを却下しました。
連邦巡回控訴審では、ITCは、これは変更された状態ではなく、調査または執行手続の外で無効性の申し立てを検討する法的権限を有していないと主張しました。ITCによるこのような権限の行使には公共の利益が優先されるというMaybornの主張にもかかわらず、連邦巡回控訴裁はITCに同意しました。
連邦巡回控訴裁判所は、ITCがMaybornの申立てを適切に拒否したのは、2つの独立した理由があると判断しました。第一に、ITCは「調査または執行手続の過程で被申立人から無効の抗弁が提起された場合に限り、特許の有効性を裁定することができる」。Maybornは調査や執行手続の過程で無効の抗弁を提起していないため、ITCはこの問題を裁定することができませんでした。第二に、Maybornの無効の主張は変更された状態（changed condition）ではなく、無効の決定（おそらく特許審理不服審査委員会または地方裁判所による）だけがそのような変更された状態となりうる。したがって、changed conditionが主張した法律は適用できないとしました。
留意点： 企業は、ITC 調査の結果、税関による製品の差し押さえを必要とする一般排除命令が出される可能性があることを知った場合、自社の利益を守るために調査に介入するかどうかを十分に検討し、そのような命令に対して持っている可能性のあるあらゆる防御策を提示する必要があります。介入は、短期的には傍観するよりも費用がかかるが、長期的には費用がかかることが判明する可能性があります。また、ITC の排除命令を受けている企業が ITC での執行手続を開始することを決定した場合、以前に提起されなかった無効性のような抗弁が、そのような執行手続で提起される可能性があることを認識しておかなければなりません。
解説
ITC調査は特許侵害が認められれば確実に侵害品のアメリカへの輸入を禁止できるため、「差し止め」が目的の特許権者にとって有効な手段です。そのためITCが活用されるケースが増えてきて、アメリカに製品を輸出している会社は特に気をつけるべきものです。
ITC調査における一般的な救済はlimited exclusion orders（LEO）であって、LEOの場合、 調査の対象になった被申立人だけが輸入禁止の対象になります。しかし、ITC調査の対象製品によっては、侵害品を販売している事業体の特定が難しい場合があり、そのような場合は、規制の対象になる会社を特定しないGEOが発行される場合があります。GEOの場合、ITC調査の当事者でなくとも、製品が特許を侵害している場合、輸入禁止の対象になり得るので、ITC調査が行われている間に、介入するか、それを見守るかを判断する必要があります。
参考文献：ITC調査におけるGeneral Exclusion Ordersについて知っておきたいこと
今回のMaybornの判例は、ITC調査が行われていた間に介入しなかったことにより、GEOが適用され、製品がアメリカに輸入できなくなってしまったケースです。今回のCAFCの判決から、すでにGEOによる輸入禁止措置が行われたあとに、その命令を変更するような手続きができないことがわかりました。
特許が無効だと主張するのであれば、ITC調査が行われている間に介入して、無効理由を主張する必要があります。すでにGEOが発行されてからでは遅いです。
また、Maybornが主張したGEOの変更を可能にするchanged conditionとなるためには、IPRや特許訴訟（e.g. declaratory judgement action）において、特許を無効にする必要があるでしょう。（当然、そのような手続きには時間も費用もかかりますし、特許が無効になる補償は何もありません。）
ITCの弁護は高額で、調査期間も短期間のため、会社にとては大きな負担です。しかし、自社製品が対象になるGEOが発行される危険性のあるITC調査が行われている場合、早急に介入するべきか、それとも調査の進捗を傍観者として見るか、上記のMaybornにおける教訓も考慮しながら、判断していく必要があります。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Steven E. Adkins, Matthew W. Cornelia, Wanda D. French-Brown, Fredericka J. Sowers and Tyler T. VanHoutan. McGuireWoods LLP（元記事を見る）
